LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société des Ets Bougro « Sodebo » (la société Sodebo) que sur le pourvoi incident relevé par la société Quick restaurants et la société France Quick (les sociétés Quick) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quick restaurants est propriétaire de la marque internationale couvrant la France « Giant », enregistrée le 14 juin 2006 sous le numéro 892 802 pour désigner divers produits et services des classes 29, 30 et 43 et exploitée sous licence par la société France Quick, qui gère la chaîne de restauration rapide à l'enseigne « Quick » sur le territoire français ; qu'ayant constaté que la société Sodebo avait déposé la marque française « Pizza Giant Sodebo », le 3 février 2011 sous le numéro 11 3 803 212, pour désigner divers produits en classes 29 et 30, et commercialisait en supermarché une gamme de pizzas sous la dénomination « Pizza Giant », les sociétés Quick, invoquant la marque « Giant » en ce qu'elle désigne les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food » en classe 29 et en classe 30, l'ont assignée en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de la marque « Pizza Giant Sodebo » ; que la société Sodebo a, reconventionnellement, demandé l'annulation de la partie française de la marque internationale « Giant » et, à titre subsidiaire, la déchéance des droits de la société Quick restaurants sur la partie française de ladite marque pour l'ensemble des produits et services désignés à son enregistrement ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal :
Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802 appartenant à la société Quick restaurants, et, en conséquence, prononcer la nullité de la marque française « Pizza Giant Sodebo » n° 11 3 803 212 de la société Sodebo et condamner celle-ci pour contrefaçon, l'arrêt, après avoir relevé que le mot anglais « giant », par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était, à la date du dépôt de la marque, compris du consommateur francophone comme signifiant géant et, par extension, énorme, retient que ce terme, suggérant, d'une manière générale et impersonnelle, la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l'importance des services exploités sous ce signe afin de leur conférer une image positive, sans pour autant informer le consommateur sur l'une de leurs qualités ou caractéristiques déterminantes, relève de l'évocation et en déduit que la marque « Giant » apparaît comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits et services qu'elle désigne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu'il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt condamnant la société Sodebo pour actes de concurrence déloyale à l'égard de la société France Quick, en tant que titulaire d'une licence sur la marque « Giant » ;
Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Sodebo pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société France Quick, l'arrêt relève qu'à l'instar de celle-ci qui décline les hamburgers commercialisés sous la marque « Giant » en plusieurs recettes, la société Sodebo décline les produits vendus sous la dénomination « Pizza Giant » en plusieurs recettes différentes, créant ainsi un effet de gamme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de commercialiser une gamme de produits alimentaires déclinée en plusieurs recettes ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Quick restaurants et France Quick aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société des Ets Bougro « Sodebo » la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société des Ets Bougro « Sodebo ».
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société des Ets Bougro « Sodebo » de sa demande en annulation de la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802 appartenant à la société Quick Restaurants, et d'avoir, en conséquence, débouté la société des Ets Bougro « Sodebo » de sa demande en déchéance des droits de la société Quick Restaurants sur la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802 en ce qu'elle vise des « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food » dans les classes 29 et 30 et des services dans la classes 43, prononcé la nullité de la marque française « Pizza Giant Sodebo » déposée le 3 février 2011 sous le n° 11 3 803 212, retenu que la société des Ets Bougro « Sodebo » a commis des actes de contrefaçon par dépôt et par usage de la marque internationale « Giant » n° 892 802, condamné cette société à payer à la société Quick Restaurants la somme de 20 000 euros à titre de dommagesintérêts en réparation des actes de contrefaçon et fait injonction à la société des Ets Bougro « Sodebo » de cesser les actes de contrefaçon de la marque « Giant » sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois de 200 euros par infraction passé un délai de dix jours suivant la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques qu'à partir de son enregistrement au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si elle y avait été directement déposée ; que l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage » ; que les premiers juges ont prononcé la nullité pour absence de distinctivité, de la partie française de la marque internationale « Giant » pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne au motif que le mot « giant » est très facilement compris par le consommateur français comme signifiant géant ou énorme et que dans le domaine des produits alimentaires, il est courant d'utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s'agissant de quantités importantes ou réduites ; que cette marque a été déposée pour désigner les produits et services suivants :
- en classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées ; confitures ; compotes ; oeufs, lait et autres produits laitiers, y compris boissons lactées et milk-shake ; huiles et graisses comestibles ; conserves de produits alimentaires non comprises dans d'autres classes ; aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food ;
- en classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain ; biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever, sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; sauces à salade ; glaces à rafraîchir ; conserves de produits alimentaires, non comprises dans d'autres classes ; aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food ;
- en classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la consommation ; services rendus par des salons de thé, des snack-bars, des cantines, des friteries, des restaurants, des restaurants libre-service, des restaurants à restauration rapide, des restaurants drive-in, des bars, des cafés et par des établissements analogues ; services visant à procurer des boissons, des aliments, des mets et des plats préparés à emporter ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ;
que les produits et services pour lesquels la protection par la marque est demandée sont ainsi identifiés par la société Quick Restaurants avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque ; que le mot anglais giant, par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était à la date du dépôt de la marque « GIANT » le 14 juin 2006 compris du consommateur francophone comme signifiant géant et par extension, énorme ; qu'il s'ensuit que ce terme suggère, d'une manière générale et impersonnelle pour l'ensemble des produits et services visés, la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l'importance des services exploités sous ce signe ; que le fait qu'une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernés, relève de l'évocation et non de la désignation au sens de l'article L 711-2 sous b) ; qu'en conséquence, la marque 'GIANT' apparaît comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits et services qu'elle désigne ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé et que statuant à nouveau, la SAS Sodebo sera déboutée de sa demande en annulation de la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802 dont la société Quick Restaurants est propriétaire ; que de ce fait la demande d'acquisition de la distinctivité par l'usage devient sans objet » ;
1°) ALORS QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque ; qu'en retenant que la marque internationale « Giant » n° 892 802 présenterait un caractère distinctif pour les produits des classes 29 et 30 et les services de la classe 43 désignés par celle-ci, tout en constatant que le terme « giant » était, à la date du dépôt de la marque, « compris du consommateur francophone comme signifiant géant, et par extension, énorme », ce dont il résultait qu'il pouvait servir à désigner une caractéristique des produits et services en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque, peu important que la caractéristique en question soit ou non essentielle ou déterminante ; qu'en se fondant, pour juger le signe « Giant » évocateur et non descriptif sur le fait que ce signe, tout en étant compris comme signifiant « géant » et par extension « énorme », n'informerait pas le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques « déterminantes » des produits et services en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
3°) ALORS QUE les produits ou services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque ; qu'en retenant, en l'espèce, que la marque internationale « Giant » n° 892 802 était valable, en ce qu'elle désigne, dans les classes 29 et 30, des « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food », cependant qu'un tel libellé, recouvrant une très grande variété des produits alimentaires différents et présentant, de surcroît, un caractère évolutif, ne permettait pas d'identifier avec suffisamment de clarté et de précision les produits ainsi visés et de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1, L. 712-2, R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de la directive n° 89/104 du 22 décembre 1988 applicable en l'espèce ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que « les produits et services pour lesquels la protection par la marque est demandée sont ainsi identifiés par la société Quick Restaurants avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque », sans indiquer à quels produits précis les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food » se rapporteraient et quels seraient ainsi les contours précis de la catégorie ainsi visée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1, L. 712-2, R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de la directive n° 89/104 du 22 décembre 1988 applicable en l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société des Ets Bougro « Sodebo » de sa demande en déchéance des droits de la société Quick Restaurants sur la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802 en ce qu'elle désigne, dans les classes 29 et 30, des « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fastfood » et des services de la classe 43 ;
AUX MOTIFS QUE « le point de départ du délai de cinq ans est celui de la publication de l'enregistrement de la marque dans la Gazette OMPI des marques internationales, soit en l'espèce le 28 septembre 2006 (numéro 2006/34 de la Gazette) ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des campagnes publicitaires télévisuelles pour chaque année d'exploitation et des rapports d'activité annuels du groupe Quick, que la marque « Giant » est utilisée de façon massive pour promouvoir les hamburgers commercialisés sous ce signe ; que le deuxième alinéa de l'article L 714-5 assimile à l'usage de la marque celui « de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif » ; qu'il n'est ainsi pas nécessaire de prouver l'usage de la marque de manière isolée et que la marque peut être exploitée conjointement avec un autre terme lui-même dépourvu de caractère distinctif ou avec un autre signe, comme la marque mère du propriétaire de la marque, à condition que la marque conserve son autonomie ; qu'en l'espèce, le fait que la marque « Giant » soit exploitée accompagnée soit de la marque « Quick », soit de termes descriptifs tels que « love » (pour des pains en forme de coeur), « junior » ou « max » n'en altère pas le caractère évocateur et distinctif ; qu'un hamburger est un plat préparé commercialisé dans le cadre de la restauration rapide, qu'il s'agit donc bien d'un article de fast-food tel que désigné dans les classes 29 et 30 exploité dans le cadre des services de restauration désignés dans la classe 43 ; que la marque est ainsi utilisée sur le marché pour désigner un produit visé dans l'enregistrement et que par son exploitation sérieuse et continue, le signe « GIANT » remplit bien sa fonction de marque pour les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food » des classes 29 et 30 et pour les services de la classe 43 » ;
1°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut échapper à la déchéance que pour les seuls produits pour lesquels il justifie d'un usage sérieux ; que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n'emporte usage que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée ; qu'en l'espèce, ayant relevé, d'une part, que la marque internationale « Giant » n° 892 802 n'avait été exploitée que pour les seuls hamburgers et, d'autre part, que les hamburgers constituaient des articles de fast-food désignés par la marque, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande en déchéance des droits de la société Quick Restaurants sur cette marque, qu'en ce que cette dernière vise, parmi les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food », les hamburgers ; qu'en retenant que la société Quick Restaurants n'était pas déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802 en ce qu'elle vise des « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food » dans les classes 29 et 30, sans procéder à cette limitation, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive (CE) n° 2008/95 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour identifier les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires ; qu'en écartant la demande en déchéance des droits de la société Quick Restaurants sur la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802 en ce qu'elle vise des « services de restauration (alimentation); services visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la consommation; services rendus par des salons de thé, des snack-bars, des cantines, des friteries, des restaurants, des restaurants libre-service, des restaurants à restauration rapide, des restaurants drive-in, des bars, des cafés et par des établissements analogues; services visant à procurer des boissons, des aliments, des mets et des plats préparés à emporter; services de traiteurs; hébergement temporaire » dans la classe 43, tout en constatant uniquement un usage de celle-ci pour désigner des hamburgers et non pour identifier, en tant que tels, ces services, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la marque française « Pizza Giant Sodebo », déposée le 3 février 2011 sous le numéro 11 3 803 212 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ; que l'article L 714-3 permet au titulaire d'un droit antérieur d'agir en nullité d'une marque sur le fondement de l'article L 711-4 ; que l'examen de la pertinence de l'antériorité invoquée nécessite de procéder à la comparaison à la fois des signes tels que déposés ou enregistrés et des produits ou services pour lesquels ils le sont ; La comparaison des produits : que les produits suivants désignés par la marque « Pizza Giant Sodebo », déposée le 03 février 2011, sont identiques aux produits visés par la marque antérieure « Giant » :
- en classe 29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ;
- en classe 30 : farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; miel, sirop de mélasse ; glaces comestibles ; glaces à rafraîchir ;
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; sauces à salade ;
que par ailleurs, en classe 29, les fruits et légumes « congelés » sont similaires aux fruits et légumes « conservés », qu'il en est de même des « yaourts ; boissons lactées où le lait prédomine » avec le « lait et autres produits laitiers, y compris boissons lactées et milk-shakes, des « 'graisses alimentaires » avec les « graisses comestibles » et des « conserves de viande ou de poisson, champignons conservés » avec les « conserves de produits alimentaires non comprises dans d'autres classes » ; qu'il s'agit en effet de produits alimentaires d'origine semblable ; que les produits de « charcuterie ; salaisons ; fromages ; bouillons, croquettes alimentaires ; plats cuisinés à base de légumes, de viande, de poisson, salades de fruits, salades de légumes » sont quant à eux similaires aux « conserves de produits alimentaires non comprises dans d'autres classes ; aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fastfood » ; qu'en classe 30 les produits de « pain d'épices, pâtes à gâteaux, biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat » sont similaires aux produits de « pâtisserie ; biscuits, gâteaux », s'agissant de produits alimentaires d'origine semblable ou entrant dans leur composition ; qu'il en est de même des produits de « poivre ; épices édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) » avec le « sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) », s'agissant de condiments ou d'assaisonnements utilisés conjointement en cuisine ; qu'il en est également de même des « boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour boissons » avec les produits de « café, thé, cacao, succédanés du café »' et des « galettes ; nouilles, pâtes alimentaires ; semoule » avec le « riz, tapioca, sagou », s'agissant de produits alimentaires d'origine semblable ; que les produits de « sandwiches, pizzas ; feuilletés, roulés, croques, tartes salées et sucrées, tartines, crêpes (alimentation), plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, de riz, de céréales ; sushis; couscous, quiches, taboulé » sont quant à eux similaires aux « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food » ; qu'en conséquence les produits désignés par la marque « Pizza Giant Sodebo » sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux visés par la marque antérieure « Giant » ; La comparaison des signes : que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que dans la marque seconde le terme « Pizza » est purement descriptif du produit commercialisé sous cette marque et que le terme « Sodebo » est le nom de la marque mère de la SAS Sodebo et sera perçue en tant que telle par le consommateur ; qu'il apparaît en conséquence que l'élément dominant et distinctif de la marque seconde est le terme « Giant » figurant en position centrale de la marque entre les termes non distinctifs ou dominants « Pizza » et « Sodebo » ; que ce terme est identique visuellement et phonétiquement à la marque antérieure « Giant » ; qu'en l'état du fort degré de similitude des produits désignés d'une part et des signes en présence d'autre part, il existe un fort risque de confusion entre les signes en cause, le consommateur moyennement attentif étant amené à croire que la marque seconde serait la déclinaison pour les pizzas de la marque antérieure ; qu'il s'ensuit que la marque française « Pizza Giant Sodebo » déposée le 03 février 2011 sous le numéro 11 3 803 212 par la SAS Sodebo porte atteinte aux droits antérieurs de la marque internationale « Giant » couvrant la France, enregistrée le 14 juin 2006 sous le numéro 892 802 par la société Quick Restaurants ; que de ce fait il sera prononcé la nullité de cette marque pour l'ensemble des produits qu'elle désigne » ;
1°) ALORS QUE la nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant un délai ininterrompu de cinq ans ; que si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou services ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un fort degré de similitude entre les produits en litige, sur une comparaison des produits couverts par la marque « Pizza Giant Sodebo » n° 11 3 803 212 avec des produits visés à l'enregistrement de la marque internationale antérieure « Giant » n° 892 802 qui, selon ses propres constatations, n'avaient fait l'objet d'aucun usage sérieux et pour lesquels elle avait prononcé la déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 711-4 tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 11 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;
2°) ALORS QUE pour annuler la marque « Pizza Giant Sodebo » n° 11 3 803 212, la cour d'appel s'est notamment fondée sur le fait que certains produits visés par cette marque seraient similaires aux « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particuliers articles de fast-food » couverts par la marque internationale « Giant » n° 892 802 ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur la première branche du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef visé au présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le degré de similitude des produits en cause ne peut être utilement apprécié, lorsque les produits visés dans l'enregistrement ne sont pas identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque ; qu'en l'espèce, la catégorie des « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food », présentant des contours particulièrement vagues, ne satisfaisait pas à cet exigence de clarté et de précision ; qu'en retenant néanmoins que ces « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food » seraient similaires aux « sandwiches, pizzas ; feuilletés, roulés, croques, tartes salées et sucrées, tartines, crêpes (alimentation), plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, de riz, de céréales ; sushis; couscous, quiches, taboulé », la cour d'appel a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que « les produits et services pour lesquels la protection par la marque est demandée sont ainsi identifiés par la société Quick Restaurants avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque », sans indiquer à quels produits précis les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food » se rapporteraient et quels seraient ainsi les contours précis de la catégorie ainsi visée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1, L. 712-2, R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de la directive n° 89/104 du 22 décembre 1988 applicable en l'espèce ;
5°) ALORS QUE dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble ; que la comparaison des signes ne peut être menée sur la seule base d'un élément, fût-il dominant, qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables dans la perception du consommateur moyen ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le terme « Pizza » présente un caractère descriptif et que le terme « Sodebo » est le nom de la marque mère de la société Sodebo et sera perçu en tant que telle par le consommateur, la cour d'appel s'est bornée à relever que le terme « Giant », constituant l'élément dominant et distinctif de la marque seconde et figurant en position centrale de la marque entre les termes non distinctifs ou dominants « Pizza » et « Sodebo », était identique visuellement et phonétiquement à la marque antérieure ; qu'en se bornant ainsi à mener l'examen de la similitude entre les signes sur la base du seul élément « Giant », sans caractériser en quoi les éléments « Pizza » et « Sodebo », même s'ils n'étaient pas dominants, présenteraient un caractère négligeable, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à une appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
6°) ALORS QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les signes et en prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, dont la distinctivité plus ou moins élevée des signes en présence ; qu'en retenant l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le degré de caractère distinctif du terme « Giant » commun aux deux signes, et sa perception par le consommateur moyen, quand elle avait, par ailleurs, constaté que ce terme était compris par le consommateur francophone comme signifiant « géant et par extension énorme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
7°) ALORS QUE la société des Ets Bougro « Sodebo » invoquait notamment une étude réalisée par le cabinet Market Vision et soutenait que celleci mettait en évidence l'absence de confusion entre les signes en présence ; qu'en retenant l'existence d'un risque de confusion entre les marques en litige, sans s'expliquer sur cette étude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen du signe « Pizza Giant » et en déposant la marque française « Pizza Giant Sodebo » n° 11 3 803 212, la société des Ets Bougro « Sodebo » a commis des actes de contrefaçon par dépôt et par usage de la marque « Giant » n° 892 802 appartenant à la société Quick Restaurants, d'avoir en conséquence, fait injonction à la société des Ets Bougro « Sodebo » de cesser les actes de contrefaçon de la marque « Giant » sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois, de 200 euros par infraction passé un délai de dix jours suivant la signification de l'arrêt et condamné la société des Ets Bougro « Sodebo » à payer à la société Quick Restaurants la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat d'achat du 11 juin 2012 et les captures d'écran de sites Internet dont l'authenticité n'est pas contestée, que la SAS Sodebo commercialise depuis le début de l'année 2011 sur le territoire français dans des magasins en grande surface, des portions de pizza à réchauffer à domicile dans un emballage portant en caractères apparents la mention « Pizza Giant » et la marque figurative « Sodebo », que ce produit est dénommé par la SAS Sodebo, en particulier sur sa page Facebook®, la « Pizza Giant » ; qu'il ne saurait être soutenu que le terme « Giant » figurant sur ces emballages et repris sur Internet ne serait utilisé par la SAS Sodebo qu'à des fins descriptives et informatives, que si tel était le cas il serait écrit en français et en caractères minuscules (Pizza géante) alors que d'une part il est rédigé en anglais, ce qui constituerait une infraction à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française s'il ne devait servir qu'à décrire le produit, et d'autre part il est systématiquement écrit avec une initiale majuscule ; que d'autre part, le terme « Pizza » est purement descriptif du produit commercialisé et que la mention sur les emballages de la marque mère « Sodebo » isolément du signe « Giant » fait apparaître ce signe comme la marque fille identifiant ce produit sous la dénomination « Giant » ; qu'il s'ensuit que l'usage du signe « Giant » par la SAS Sodebo porte atteinte aux fonctions de la marque « Giant » et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance ; qu'il sera en conséquence jugé qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen du signe « Pizza Giant » et en déposant la marque française « Pizza Giant Sodebo » n° 11 3 803 212, la SAS Sodebo a commis des actes de contrefaçon par dépôt et par usage de la marque internationale « Giant » n° 892 802 appartenant à la société Quick Restaurants » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la société des Ets Bougro « Sodebo » a commis des actes de contrefaçon en déposant la marque française « Pizza Giant Sodebo » ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contrefaçon par imitation, seule invoquée en l'espèce par la société Quick Restaurants, suppose une identité ou une similitude des produits désignés dans l'enregistrement de la marque antérieure et des produits exploités par le défendeur, ainsi que la démonstration de l'existence d'un risque de confusion ; que si elle n'est pas subordonnée à la démonstration d'un tel risque, la contrefaçon par reproduction ne peut, quant à elle, être constituée qu'en cas de double identité des signes et des produits ; qu'en se bornant à déduire la contrefaçon du simple fait que l'usage du signe « Pizza Giant » par la société Sodebo porterait atteinte aux fonctions de la marque internationale « Giant » n° 892 802, sans comparer les produits en cause ni constater l'existence d'une risque de confusion entre ces deux signes, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu'il doivent s'interpréter à la lumière de l'article 5 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les signes et en prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en retenant l'existence d'actes de contrefaçon de la marque internationale « Giant » n° 892 802 par l'usage du signe « Pizza Giant », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence de la marque « Sodebo » n'était pas de nature à exclure tout risque de confusion et sans s'expliquer ni sur le caractère peu distinctif du signe « Giant » ni sur la police et les couleurs employés par la société Sodebo sur les produits incriminés, pourtant invoqués comme éléments de différenciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen de la marque « Pizza Giant » en créant un effet de gamme, la société des Ets Bougro « Sodebo » a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société France Quick, et d'avoir, en conséquence, condamné la société des Ets Bougro « Sodebo » à payer à la société France Quick la somme de 15 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS QUE « les faits constitutifs de contrefaçon à l'égard de la société Quick Restaurants, propriétaire de la marque « Giant », constituent pour la SAS France Quick, en sa qualité de licenciée exploitant légitimement cette marque, des actes de concurrence déloyale, en raison du risque de confusion de l'activité de conception et de fabrication de produits traiteurs frais de la SAS Sodebo avec son activité de gestion de la chaîne de restauration rapide à l'enseigne Quick sur le territoire français ; qu'en outre, la SAS France Quick décline les hamburgers exploités sous la marque « Giant » en plusieurs recettes différentes (Giant Max, Giant Max Hot, Giant Gang, etc) et que la SAS Sodebo a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en déclinant les produits vendus sous la marque fille « Pizza Giant » en plusieurs recettes différentes (jambon-fromage, 4 fromages, chèvre-lardons), créant ainsi un effet de gamme ; qu'en conséquence, il sera jugé qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen de la marque « Pizza Giant » en créant un effet de gamme, la SAS Sodebo a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société France Quick » ;
1°) ALORS QUE pour juger que la société Sodebo a commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a relevé que les faits jugés contrefaisants à l'égard de la société Quick Restaurants constituent, pour la société France Quick, des actes de concurrence déloyale ; que la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt jugeant que la marque « Pizza Giant Sodebo » est nulle et que la société Sodebo s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque internationale « Giant » n° 892 802, entraînera donc, par voie de conséquence, celle du chef visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le fait de décliner un produit en plusieurs recettes différentes ne constitue pas, en soi, un acte contraire aux usages loyaux du commerce ; qu'en retenant que la société Sodebo aurait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en déclinant les produits vendus sous le signe « Pizza Giant » en plusieurs recettes différentes (jambon-fromage, 4 fromages, chèvre-lardons), sans relever aucune circonstance de nature à rendre, en elle-même, fautive la commercialisation de telles recettes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés France Quick et Quick restaurants.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société des Etablissements Bougro Sodebo recevable à demander la déchéance des droits de la société Quick Restaurants sur la marque "Giant" n° 892 802 pour l'ensemble des produits et services désignés à son enregistrement et prononcé la déchéance des droits de la société Quick Restaurants sur la partie française de cette marque à compter du 28 septembre 2011 pour les produits désignés à son enregistrement dans les classes 29 et 30, à l'exception des "aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food" ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que la sas Sodebo conçoit, fabrique et commercialise des produits traiteurs frais tels que notamment des plats à base de pâtes fraîches, des soupes, des pizzas, des sandwiches, des focaccias, des salades, des crêpes, des plats asiatiques (nems, acras, samoussas, beignets etc.) dont les ingrédients de base se retrouve dans les produits visés par la marque "Giant" en classes 29 et 30 et ce par le biais des services visés en classe 32 ; que cette société est dès lors recevable à demander la déchéance des droits de la société Quick Restaurants sur la marque "Giant" pour l'ensemble des produits et services visés, dans la mesure où son activité économique, ressortissant au domaine de ses produits et services, se trouve entravée par le dépôt d'une marque inexploitée (arrêt attaqué p. 6 deux derniers alinéas) ;
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions signifiées le 9 février 2015, p. 21), la société Quick Restaurants invoquait, sur le fondement de l'article 70 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de déchéance pour l'ensemble des produits visés par la marque "Giant" comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande originaire de contrefaçon de la marque opposée pour les seuls "aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food" des classes 29 et 30 ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l'activité économique de la société des Etablissements Bougro Sodebo ressortirait à l'ensemble des produits visés par la marque "Giant" en classes 29 et 30 pour la raison que ces produits entreraient comme ingrédients de base dans l'élaboration des "produits traiteurs frais" dont elle assurerait la conception, la fabrication et la commercialisation, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE ne justifie pas d'un intérêt rendant recevable sa demande de déchéance de marque la société qui ne démontre pas que les produits pour lesquels elle demande la déchéance font partie de son domaine d'activité économique, de sorte que la demande ne tend pas à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de cette activité ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de la société des Etablissements Bougro "Sodebo" porterait sur des "produits traiteurs frais, tels que notamment des plats à base de pâtes fraîches, des soupes, des pizzas, des sandwiches, des focaccias, des salades, des crêpes, des plats asiatiques (nems, acras, samoussas, beignets etc.)" et non sur les produits correspondant aux ingrédients de base entrant dans l'élaboration de ces produits, ingrédients qui se retrouveraient dans les produits visés par la marque, ne pouvait décider que l'activité économique de cette société ressortissait au domaine des produits visés par la marque, ce qui lui donnait un intérêt à agir, sans méconnaître la portée de ses propres constatations, violant ainsi les articles L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la cour d'appel, qui n'a pas identifié les "ingrédients de base" entrant dans l'élaboration des produits de la société des Etablissements Bougro "Sodebo" qui se retrouveraient dans les produits visés par la marque "Giant" en classes 29 et 30 a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du Code de procédure civile.
