LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2014), que la société Converse Inc (la société Converse), titulaire des marques internationales désignant l'Union européenne « Converse All Star » n° 924 653 et « All Star » n° 929 078, respectivement enregistrées le 16 et le 15 mai 2007 pour désigner des articles chaussants, et de la marque française « Converse All Star Chuck Taylor » n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006 pour désigner les chaussures, ayant fait procéder à un constat d'achat et à une saisie-contrefaçon de paires de chaussures revêtues de ces marques dans le magasin exploité par la société Sosnydis - Osnyssoise de distribution (la société Sosnydis), et la société Royer sport, licenciée et distributeur exclusif en France des marques susvisées, ont assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Sport négoce international (la société SNI), fournisseur des produits, est intervenue volontairement à l'instance et a assigné en intervention forcée son propre fournisseur, la société Dieseel AG (la société Dieseel) ; qu'à la suite de l'inscription au registre national des marques et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle de la cession à son profit de ces marques, la société All Star CV (la société All Star) est intervenue volontairement à l'instance ; que les sociétés Sosnydis, SNI et Dieseel ont invoqué l'épuisement des droits des sociétés Converse et All Star sur les marques susvisées pour les produits en cause ;
Attendu que la société Converse, la société Royer sport et la société All Star, venant aux droits de la société Converse, font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen, que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace économique européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, il demeure qu'il appartient préalablement à celui qui entend se prévaloir d'un tel renversement de la charge de la preuve d'établir que les produits en cause sont authentiques ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Converse, à la société Royer sport et à la société All Star, qui entendaient priver les défendeurs à l'action en contrefaçon du renversement de la charge de la preuve résultant d'un risque de cloisonnement des marchés, de démontrer que les produits litigieux n'étaient pas authentiques, bien qu'il ait appartenu aux défendeurs à l'action en contrefaçon, qui prétendaient bénéficier d'une présomption d'épuisement du droit de marque résultant d'un risque réel de cloisonnement des marchés, d'établir préalablement que les produits étaient authentiques, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, l'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ; qu'en retenant qu'il appartenait aux sociétés Converse, All Star et Royer sport, en tant que demanderesses à l'action en contrefaçon, de rapporter, au préalable, en se plaçant notamment sur le terrain de la fabrication, la preuve de l'absence d'authenticité des produits litigieux qu'elles alléguaient, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Converse Inc, Royer sport et All Star CV, venant aux droits de la société Converse Inc, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Sosnydis - Osnyssoise de distribution et Sport négoce international la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Converse Inc et autres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CONVERSE INC, la Société ROYER SPORT et la Société ALL STAR CV de leurs demandes tendant à voir interdire aux sociétés DIESEEL AG, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et SOSNYDIS de poursuivre tout acte d'importation, de détention, d'offre à la vente et d'offre sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, de produits portant atteinte aux marques communautaires CONVERSE ALL STAR n° 924653 et ALL STAR n° 929078, et en France, à la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1356944, et ce sous astreinte, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE la Société Converse Inc fait valoir que les produits litigieux sont manifestement contrefaisants ; que si c'est avec justesse qu'elle indique que l'authenticité des produits se démontre en comparant les produits litigieux avec les produits authentiques, c'est à la condition que les marqueurs des produits authentiques soient fiables ; que pour soutenir que les produits litigieux sont manifestement contrefaisants, la Société Converse lnc expose qu'elle justifie d'un faisceau d'indices concordants à cet effet car elle n'identifie pas ceux-ci comme étant des chaussures fabriquées avec son consentement par ses usines autorisées car :
* l'étiquette de la languette des chaussures présente un positionnement incorrect sur les deux paires de chaussures acquises dans le supermarché E. Leclerc, comme a pu le constater l'huissier qu'elle a mandaté, Maître Éric Y..., qui les a comparées avec les informations contenues dans un document technique interne intitulé Emboss et Heat Seal qui définit cet emplacement selon les références (SKU) des modèles et qui a décrit ce document dans un procès-verbal de constat du 26 juillet 2012 ;
* les chaussures litigieuses présentent sur leurs étiquettes de languette des informations fantaisistes qui ne correspondent à aucune paire de chaussures authentique fabriquée par l'usine indiquée aux dates de fabrication mentionnées et pour le licencié identifié car la référence mentionnée sur la chaussure acquise dans le magasin E. Leclerc indique par renvoi à ses codes à l'usine chinoise de Guangzou HSIEH DA Rubber LTD qui l'aurait fabriquée en juin 2008 et la responsable d'activité de cette usine Madame Yinghua Liu atteste que cette usine qui produit diverses catégories de chaussures, de pantalons de pêche, de vêtements de plongée, de divers vêtements qui contiennent des parties en caoutchouc, n'a pas fabriqué de chaussures Converse à cette époque, ce qui est corroboré par le procès-verbal de constat d'huissier du l6 novembre 2012 de Maître A..., huissier de justice, qui a consulté les listings de production tenus par la Société Converse Inc. ;
que cependant, comme relevé avec justesse par les sociétés Dieseel Ag, Sosnydis et SNI, en raison des relations commerciales entretenues par cette société avec la Société Converse détentrice de marques notoires qui assure une production importante de produits, l'attestation non non manuscrite de cette Responsable d'Activité, rédigée selon le même mode de rédaction d'autres employés d'usines, à laquelle n'est annexée aucune pièce justificative, ne revêt pas de caractère suffisamment probant ; que la Société Converse Inc ne s'explique pas les "fantaisies" apposées sur l'étiquette ; qu'elle ne définit pas les marqueurs d'authenticité de ses produits et ne procède pas à une comparaison de ceux-ci ;
que de plus, le procès-verbal du 30 janvier 2012 ne porte que sur deux paires de chaussures estimées contrefaisantes sur les cinq en possession de la Société Converse et en l'absence de connaissance des distance conformes, la différence relevée, qualifiée par l'huissier significative ne peut établir une absence d'authenticité ; que le procès-verbal de constat du 26 juillet 2012 de Maître Y... qui décrit quatre documents de la Société Converse Inc relatifs au positionnement des languettes fait apparaître que celui-ci a varié dans le temps et selon les modèles, alors que deux chaussures sur cinq arguées de contrefaçon présentent un positionnement contesté ; que par ailleurs, le constat de Maître A... qui ne permet pas de vérifier le fonctionnement de la base de données consultée et les modalités précises d'interrogation ne permettent pas de justifier de l'absence de production des produits litigieux, revendiquée ; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour fait siens, et peu important les dénégations de la Société SNI relativement à la force probante des procès-verbaux d'achat et de saisie en date des 27 novembre 2009 et 5 février 2010, que le Tribunal a jugé qu'en l'absence de preuve d'une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques du positionnement des étiquettes et de points de contrôle objectif des chaussures sortant des différentes usines fabriquant des chaussures Converse lnc, aux États-Unis, en Chine, à Taïwan, au Brésil, en Italie, en Islande, au Japon, en Corée, à Hong Kong, au Vietnam, le titulaire de la marque ne justifie pas comment un cahier des charges complexe, compte tenu du nombre de modèles différents et de la variation de la distance de la position des étiquettes, peut-être respecté par ses sous-traitants ; que la Société Dieseel AG, appuyée par la Société Sosnydis, se prévaut des conclusions d'un rapport d'expertise déposé le 2 mai 2014 au dossier du Tribunal de grande instance de Paris dans une affaire opposant les mêmes parties, désigné par un jugement avant dire droit du 18 octobre 2011, qui selon elle porte sur le même lot de chaussures que les présentes ; que les sociétés Converse, All Star et Royer opposent l'insuffisance de ce rapport en exposant qu'il n'est pas établi que les chaussures analysées par l'expert proviennent du même lot que celui de la présente procédure, l'expert n'a pas examiné l'intégralité des documents qui lui ont été communiqués, sa méthode d'investigation est critiquable et ses conclusions sont incertaines ; que la Société Dieseel AG fait valoir que les chaussures examinées par l'expert sont désignées par les factures n° 3605 et 3609 qui concernent les mêmes factures de livraison des chaussures de la présente procédure et ses investigations et ses essais tant techniques que physiques n'ont pas mis en évidence des différences entre les chaussures arguées de contrefaçon et celles reconnues comme authentiques ; que cependant, il ne peut être tenu compte de ce rapport d'expertise relatif à une autre procédure qui est étrangère aux produits objets de la présente, la pertinence des opérations d'expertise devant être évoquées dans cet autre procédure ; qu'en revanche la Société SNI justifie avoir acquis des chaussures Converse auprès d'un revendeur agréé qui comportent le même positionnement d'étiquette que sur les produits argués de contrefaçon et la Société Converse réplique alors avoir introduit une action en contrefaçon à l'encontre de ce revendeur ; que rien dans le dossier n'établit sérieusement que les chaussures litigieuses ont été fournies par l'un de ses distributeurs autorisés, de sorte que les Sociétés Sosnydis, SNI et Dieseel ne peuvent se prévaloir d'une autorisation tacite donnée par la Société Converse Inc, les procès-verbaux dressés les 2l juin 2011 par Maître B..., huissier de justice à Paris, communiqués par la Société Dieseel n'établissent pas la licéité de cette fourniture en l'absence de vérification de la comptabilité du premier fournisseur, pas plus que le procès-verbal de constat d'huissier établi dans un autre dossier opposant les mêmes parties qui a pour origine une retenue douanière de février 2009 qui comporte des photographies prises par l'huissier de cartons de livraisons de produits marqués Converse à destination de distributeurs espagnol, français, italien et allemand de Converse lnc. ; qu'elle précise que la Société Dieseel AG est dans l'incapacité de démontrer le caractère intracommunautaire de la première mise en circulation ; qu'effectivement, le dernier constat de Maître C... en date du 4 novembre 2011, étranger aux produits du présent litige est inopérant à établir cette licéité d'importation revendiquée ; qu'il est par ailleurs exact qu'en raison de l'acquisition des produits dont s'agit, hors réseau de distribution autorisée classique, les sociétés incriminées ne sont pas fondées à invoquer une présomption tacite d'autorisation d'usage des marques Converse en cause ; qu'en revanche, les sociétés Converse lnc, All Star CV et Royer Sport, à qui la preuve incombe en leur qualité de demanderesses à la procédure en contrefaçon de marque, n'établissent pas suffisamment la preuve que les produits litigieux ne sont pas authentiques ou que ceux-ci ont été mis sur le marché de la Communauté Économique Européenne sans leur accord ; que sur l'épuisement du droit de marques Converse invoquée par la Société Dieseel AG, il appartient à la Société Dieseel AG, qui invoque cette exception, conformément aux dispositions de l'arrêt Van Doren de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 8 avril 2003 rappelé ci-dessus, de démontrer, préalablement à l'examen de l'authenticité des produits dont la charge de la preuve dépendra ce prémisse, qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ;
1°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace Économique Européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, il demeure qu'il appartient préalablement à celui qui entend se prévaloir d'un tel renversement de la charge de la preuve d'établir que les produits en cause sont authentiques ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la Société CONVERSE INC, à la Société ROYER SPORT et à la Société ALL STAR CV, qui entendaient priver les défendeurs à l'action en contrefaçon du renversement de la charge de la preuve résultant d'un risque de cloisonnement des marchés, de démontrer que les produits litigieux n'étaient pas authentiques, bien qu'il ait appartenu aux défendeurs à l'action en contrefaçon, qui prétendaient bénéficier d'une présomption d'épuisement du droit de marque résultant d'un risque réel de cloisonnement des marchés, d'établir préalablement que les produits étaient authentiques, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L.713-2, L.713-4 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace Économique Européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, cette présomption ne joue qu'à la condition que les produits litigieux soient authentiques ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état d'un risque de cloisonnement des marchés, il appartenait à la Société CONVERSE INC, à la Société ROYER SPORT et à la Société ALL STAR CV de démontrer que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elle-même ou avec leur consentement en dehors de l'Espace Économique Européen, sans avoir préalablement constaté que l'authenticité des produits litigieux était établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.713-2, L.713-4 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
