| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-27159

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 puis le 28 juin 2011, l'administration des douanes a procédé à la retenue de divers articles importés par la société Sybille accessoires, en provenance d'Inde et susceptibles de contrefaire une marque appartenant à la société Cinq huitièmes ; que cette dernière, informée des retenues opérées, a déposé plainte, pour contrefaçon de marque, auprès du procureur de la République puis, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, a assigné la société Sybille accessoires en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire ; qu'à titre reconventionnel, la société Sybille accessoires a soulevé la nullité des marques et demandé l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle des saisies pratiquées ;
Sur le pourvoi incident, qui est préalable :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société Cinq huitièmes, enregistrées sous les n° 05 3 338 690 et 10 3 722 956, portaient sur la représentation d'un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d'appel incident, la société Sybille accessoires reconnaissait que les marques invoquées étaient dépourvues de couleur, l'arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Cinq huitièmes, retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que les marques litigieuses avaient été déposées sans revendication de couleurs, la cour d'appel, en ajoutant des caractéristiques ne figurant pas dans les enregistrements de ces marques, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ;
Attendu que pour pour retenir qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les produits vendus par les sociétés Cinq huitièmes et Sybille accessoires, l'arrêt relève que les marques sont apposées sur des produits essentiellement masculins, tandis que le signe litigieux l'est sur des produits davantage féminins et à visée décorative ;
Qu'en statuant ainsi, au vu des conditions d'exploitation des marques pour la commercialisation des produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi principal :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande en contrefaçon de marques entraîne, par voie de conséquence, celle de ses dispositions prononçant sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la société Sybille accessoires, lesquelles s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant la demande en contrefaçon de la société Cinq huitièmes et la demande reconventionnelle en indemnisation de la société Sybille accessoires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sybille accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cinq huitièmes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Cinq huitièmes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cinq-Huitièmes de sa demande en contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'action en contrefaçon de marques, la société appelante fait valoir que les signes en présence présentent des différences insignifiantes au regard de leur impression d'ensemble qui passeront inaperçues aux yeux du consommateur moyen dans la mesure où ce dernier n'aura que le souvenir imparfait qu'il a gardé de la marque antérieure et le signe argué de contrefaçon ; qu'elle ajoute que l'usage intensif qui a été fait sur ses marques figuratives pour les produits objets du contentieux : produits de maroquinerie et chaussures lui a permis d'acquérir une grande renommée qui lui confèrent un caractère distinctif élevé et qu'il existe un risque de confusion avéré entre les signes ou à tout le moins un risque d'association entre le signe litigieux et ses marques car la société intimée a utilisé le signe litigieux qu'elle a apposé sur le même emplacement que ces marques, sur tout un éventail de produits, risque de confusion comme cela ressort d'une enquête menée sur un échantillon représentatif de 1.000 personnes les 28 et 29 janvier 2014 ; que la société intimée dénie tout risque de confusion entre les signes ; que, sur la comparaison des produits, les parties ne contestent pas que les produits en litige sont similaires concernant la marque 05 3 338 690 pour les chaussures ou similaires concernant la marque et 10 3 722 956 pour les articles de maroquinerie : pochettes, étuis, ceintures, ou similaire à ces deux marques ; que, sur la comparaison des signes, les marques antérieures portent sur – un noeud papillon stylisé en noir et blanc ; que le signe contesté porte sur un noeud papillon stylisé ; que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques antérieurs qui lui sont opposées il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; que visuellement, les signes représentent tous un noeud papillon stylisé, qui comportent des bouts plats aux extrémités, un centre en forme de carré légèrement arrondi ; qu'ils diffèrent en ce que les marques sont en noir et blanc et le signe litigieux est en métal doré, les lignes sont légèrement plus arrondies dans les marques et ne comportent pas de retour sous le noeud pour l'une des marques ou sont discrets alors qu'ils sont nettement marqués sur le signe litigieux ; que les marques présentent un pli horizontal de part et d'autre du centre du noeud dont est dépourvu le signe litigieux alors que leur forme générale est orientée vers le haut pour les marques et vers le bas pour le signe litigieux ; que phonétiquement, s'agissant de signes figuratifs sans élément verbaux ils ne sont pas prononcés en tant que tels mais leur description visuelle se prononcera de façon identique par noeud papillon ; que conceptuellement, les signes opposés renvoient au noeud papillon ; que le signe litigieux sur plusieurs produits de la société Sybille Accessoires est reproduits à plusieurs reprises comme élément décoratif sur lesquels figurent systématiquement la marque "petiteMendigote" ; que l'examen des produits sur lesquels sont apposés les marques et le signe litigieux, selon les documents produits respectivement par les parties, fait apparaître que les marques sont apposés sur des produits essentiellement masculins, alors que le signe litigieux l'est sur des produits davantage féminin et à visée décorative ; qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur normalement attentif aux tendances de la mode, s'agissant pour les deux sociétés d'articles vendus à des prix élevés, et ce d'autant que le noeud papillon est, en soi, un élément figuratif ornemental présentant une certaine banalité, dont l'appelante ne peut s'approprier le monopole, ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de marques » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la contrefaçon, l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle indique que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée" ; qu'en l'espèce, le signe paraissant sur les produits destinées à la société Sybille Accessoires représente un noeud papillon, qui n'apparaît pas comme une reproduction à l'identique de ceux figurant sur les marques en cause ; qu'en effet, le noeud figurant sur les produits destinés à la société Sybille Accessoires ne présente pas le pli horizontal figurant de chaque côté du noeud des marques en question ; que par conséquent, aucune contrefaçon ne saurait être retenue sur ce fondement ; que l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle indique que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; que l'appréciation du risque de confusion doit être réalisée au vu du caractère distinctif de la marque, de l'identité ou de la similitude des produits en cause, et des similitudes entre la marque en question et le signe querellé ; qu'en l'occurrence, les marques en question sont enregistrées en noir et blanc, alors que le signe paraissant sur touts les produits destinés à la société Sybille Accessoires versés aux débats est un signe en métal doré ; que par ailleurs, l'ensemble des lignes des marques en cause sont arrondies ou courbes, alors que celles composant le signe querellé sont droites ; que de plus, le retour sous le noeud figurant sur ce signe est important, alors que ce retour n'existe pas dans la marque n° 103722956, et est d'une taille beaucoup plus réduite dans la marque n° 053338690 ; qu'enfin, les marques précitées présentent toutes les deux la représentation d'un pli, d'une forme ovale allongée, située horizontalement de part et d'autre du centre du noeud ; qu'or, ce pli ne figure pas sur le signe apparaissant sur les produits destinés à la société Sybille Accessoires ; qu'aussi il apparaît des différences marquées entre le signe querellé et les marques en question, qui donnent une impression d'ensemble différente ; que la société Sybille Accessoires distribue, au vu des pièces produites, des accessoires, de la maroquinerie et des chaussures exclusivement pour femmes, et justifie d'une certaine considération dans les milieux de la mode ; que de son côté, la société CINQ HUITIEMES dispose d'une gamme de produits plus étendue, puisqu'elle couvre notamment les domaines de l'habillement, des vêtements et des accessoires ; que pour autant, si l'image fondatrice sur laquelle elle s'est développée est celle du rugby, il ne peut être contesté au vu des pièces versées que la société CINQ HUITIEME vise également la clientèle féminine, et appose ses marques sur les produits qu'elle leur propose ; que par ailleurs, les deux sociétés partagent certains réseaux de distribution, puisqu'elles distribuent toutes les deux leurs produits notamment aux galeries LAFAYETTE ; que les produits développés par les deux sociétés, et proposés sous ses marques pour la société CINQ HUITIEMES et avec le signe querellé pour la société Sybille Accessoires, sont pour certains identiques, s'agissant notamment des pochettes de téléphone portable, de ceintures, de sacs ou de chaussures pour femmes ; que pour autant, les différences relevées précédemment entre le signe en question et les marques de la demanderesse ne passeront pas inaperçues pour une clientèle normalement attentive, suivant les tendances de la mode, ce d'autant que le noeud papillon est en soi un élément figuratif ornemental présentant une certaine banalité ; qu'il ressort de ce qui précède que malgré l'identité des produits et d'une parties de la clientèle visée, le signe querellé présente une impression d'ensemble distincte de celle donnée par les marques précitées, qui est de nature à exclure tout risque de confusion ; que par conséquent, la société CINQ HUITIEMES sera déboutée de sa demande présentée au titre de la contrefaçon » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la propriété de la marque s'acquiert par son enregistrement lequel détermine le signe ainsi que les produits et services couverts par la marque ; que le titulaire d'une marque est en droit d'interdire l'usage d'un signe similaire à sa marque pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; que le risque de confusion doit s'apprécier par référence au contenu de la marque telle qu'enregistrée ; qu'en l'espèce, les deux marques françaises figuratives de la société Cinq-Huitièmes, enregistrées sous les n° 05 3 338 690 et 10 3 722 956, portent sur la représentation d'un noeud papillon stylisé sans revendication de couleurs ; qu'appréciant la distinctivité de ces deux marques, la cour d'appel a constaté qu'elles étaient chacune constituées « d'un noeud papillon stylisé » ; qu'en retenant, pour écarter tout risque de confusion, que « les marques antérieurs portent sur un noeud papillon stylisé en noir et blanc » et que, sur le plan visuel, les signes diffèrent en ce que « les marques sont en noir et blanc et le signe litigieux est en métal doré », la cour d'appel, qui a ainsi ajouté aux marques déposées des caractéristiques qui ne figurent pas dans leurs enregistrements qui couvrent la forme stylisée d'un noeud papillon et non pas seulement cette forme en noir et blanc, a violé les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de façon interdépendante de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la connaissance de la marque sur le marché ; que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important ; que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celle dont le caractère distinctif est moindre ; qu'il peut exister un risque de confusion malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par elle est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort ; qu'en l'espèce la société Cinq Huitièmes invoquait le caractère distinctif élevé de ses marques à raison de l'usage intensif dont elles avaient fait l'objet ; qu'après avoir reconnu le caractère distinctif de ses marques constituées d'un noeud papillon stylisé et relevé l'identité ou la similarité des produits en cause, certaines ressemblances entre les signes sur le plan visuel, leur identité sur le plan phonétique et conceptuel, la cour d'appel a conclu à l'absence de risque de confusion sans prendre en compte dans son appréciation de ce risque, la connaissance des marques sur le marché, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que la circonstance qu'il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe, ne fait pas partie de ces facteurs pertinents ; qu'en relevant, pour écarter tout risque de confusion que « le noeud papillon est, en soi, un élément figuratif ornemental présentant une certaine banalité, dont l'appelante ne peut s'approprier le monopole », la cour d'appel qui a ainsi pris en compte, dans son appréciation du risque de confusion, le besoin de disponibilité du signe, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le risque de confusion doit s'apprécier uniquement par référence au contenu de la marque sans tenir compte des conditions dans lesquelles celle-ci est concrètement exploitée ; qu'en l'espèce tout en admettant l'identité ou la similarité des produits en cause, la Cour d'appel a pris en compte, dans son appréciation globale du risque de confusion le fait que « les marques sont apposées sur des produits essentiellement masculins alors que le signe litigieux l'est sur des produits davantage féminins » ; qu'en prenant ainsi en compte, dans son appréciation du risque de confusion, les conditions dans lesquelles les marques étaient exploitées, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.