LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société IOR Ltd, venant aux droits de la société IOR Limited, anciennement dénommée International Operations Research Limited (la société IOR), que sur le pourvoi incident relevé par la société Visa International Service Association (la société Visa International) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2013), que la société Visa International, titulaire de la marque communautaire « Visa » n° 405 480, déposée le 25 octobre 1996, enregistrée le 2 octobre 2000 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les services de cartes de crédit, de carte bancaire, de cartes de débit et autres cartes à usage financier, a assigné, pour atteinte portée à la renommée de sa marque, la société IOR, titulaire de la marque verbale française « Visa de Robert X... » n° 04 3 330 253, déposée le 17 décembre 2004, pour désigner, en classe 3, notamment des produits de parfumerie, parfums et fragrances, cosmétiques et produits cosmétiques parfumés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières et deux dernières branches :
Attendu que la société IOR fait grief à l'arrêt de dire que la marque verbale communautaire « Visa » n° 405 480 dont est titulaire la société Visa International bénéficie de la protection accordée à une marque communautaire jouissant d'une renommée dans la Communauté telle que prévue à l'article 9 § 1, sous c) du règlement (CE) n° 207/2009, de dire que l'enregistrement de la marque verbale « Visa de Robert X... » n° 04 3 330 253 déposée le 17 décembre 2004 porte atteinte à la marque renommée «Visa » n° 405 480 en ce qu'elle tire indûment profit de son caractère distinctif et de sa renommée, de prononcer, en conséquence, la nullité de l'enregistrement de la marque « Visa de Robert X... » n° 04 3 330 253 et dire que l'inscription en sera faite au Registre national des marques à la diligence de la société Visa International et de faire interdiction à la société IOR d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les dénominations « Visa », «Visa de Robert X... » ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société Visa International détient sur l'enregistrement de sa marque « Visa » n° 405 480 alors, selon le moyen :
1°/ que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'atteinte à une marque de renommée ne peut se produire que si le public concerné établit un lien entre les marques alors même qu'il ne les confond pas ; que l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tenant au degré de similitude entre les marques en conflit, à la nature des produits et services désignés dans l'enregistrement, à l'intensité de la renommée, au caractère distinctif de la marque ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'un lien serait établi dans l'esprit du public concerné entre les marques en présence après avoir seulement établi que le public établirait un lien entre les signes en présence, mais sans tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment la nature des produits et services désignés dans l'enregistrement, l'intensité de la renommée, ou du caractère distinctif de la marque renommée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 § 1, sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 ;
2°/ qu'afin de déterminer si l'usage d'un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la société IOR tirerait indûment profit de la renommée de la marque « Visa », au motif que « la marque « Visa » largement connue du public grâce au nombre important de cartes en circulation et au budget conséquent consacré à sa promotion ou à sa défense, véhicule des qualités de confiance et d'excellence et que ces qualités sont également attendues par le consommateur normalement attentif et avisé de produits de parfumerie ou de produits cosmétiques de luxe, tels ceux qui sont commercialisés par la société intimée » sans procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 § 1, sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 ;
3°/ que le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ; qu'en excluant que la société IOR dispose d'un juste motif de faire usage de la marque « Visa de Robert X...» au seul motif qu'elle n'aurait pas démontré avoir elle-même «commencé à exploiter dans la vie des affaires la marque litigieuse « Visa de Robert X... » déposée en 2004 », « avant la date à partir de laquelle la marque « Visa » a acquis sa renommée», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 § 1, sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 ;
4°/ que le juge ne peut prononcer l'annulation d'une marque enregistrée que si elle n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne peut prononcer l'annulation d'une marque au motif qu'elle porterait atteinte à une marque renommée ; qu'en prononçant l'annulation de la marque française « Visa de Robert X... » n° 04 3 330 253, en raison de l'atteinte qu'elle porterait à la marque renommée « Visa » n°405 480, la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, la renommée de la marque « Visa » invoquée et rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'atteinte portée à cette renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu'il ne les confond pas, et que l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l'intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion, l'arrêt retient d'abord, au terme d'une comparaison motivée des marques en présence sur les plans visuel, phonétique et conceptuel tenant compte du caractère distinctif du terme « visa », qu'eu égard à l'impression d'ensemble qu'elles produisent, il est établi un lien entre elles dans l'esprit du public concerné ; qu'il retient ensuite que la marque «Visa », largement connue du public en raison du nombre élevé de cartes en circulation et de l'importance du budget consacré par la société Visa International à sa promotion ou à sa défense, véhicule des qualités de confiance et d'excellence, lesquelles sont également attendues par le consommateur normalement attentif et avisé de produits de parfumerie et de cosmétique de luxe ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, dont elle a déduit qu'en faisant usage de la marque « Visa de Robert X... » pour désigner de tels produits, la société IOR exploitait indûment la renommée de la marque « Visa », la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la Cour de justice de l'Union européenne (6 février 2014, Red Bull, C-65/12), interprétant l'article 5, § 2, de la directive n° 89/104/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont les dispositions sont équivalentes à celles de l'article 9 § 1, sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, a dit pour droit que cet article « doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un « juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi » ; que l'arrêt retient, d'abord, que la société IOR, qui déclare avoir, à l'occasion de la réédition de la gamme des parfums créés par Robert X..., déposé la marque « Visa de Robert X...», laquelle était en vigueur de 1947 à 1972, ne peut se prévaloir de la titularité de droits sur des marques déposées par un tiers et restées inexploitées durant plusieurs décennies et, ensuite, que cette société, qui a déposé la marque litigieuse en 2004, ne démontre pas avoir commencé à l'exploiter avant la date à partir de laquelle la marque « Visa » a acquis sa renommée ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a retenu que la société IOR n'établissait pas avoir un juste motif de faire usage du signe incriminé, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle combinés, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure ; qu'ayant constaté que la marque « Visa de Robert X... » portait atteinte à la renommée de la marque communautaire « Visa », c'est à bon droit que la cour d'appel en a prononcé la nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Visa International fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque notoire « Visa » alors, selon le moyen :
1°/ que l'exploitation injustifiée de la renommée d'une marque est, en elle-même, nécessairement constitutive d'une atteinte à la renommée et à la valeur de la marque justifiant, à elle seule, l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la société Visa International tendant à voir condamner la société IOR à lui verser des dommages-intérêts pour l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque notoire « Visa », qu'une telle demande ne tendrait qu'à réparer le préjudice, non admis par la cour, résultant de la dilution, la cour d'appel a violé les articles 9 § 1, sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'exploitation injustifiée de la renommée d'une marque est, en elle-même, nécessairement constitutive d'une atteinte à la renommée et à la valeur de la marque justifiant, à elle seule, l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en affirmant que la société Visa International n'évoquerait ni n'établirait aucun préjudice avéré, quand le préjudice invoqué par cette société s'inférait nécessairement de l'atteinte à sa marque renommée « Visa » constatée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 9 § 1, sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'il appartenait à la société Visa International de démontrer que l'atteinte résultait soit de ce que l'usage du signe second portait préjudice au caractère distinctif de la marque ou à sa renommée, soit de ce qu'il était indûment tiré profit de la marque ou de sa renommée, et que la société Visa International n'apportait pas la preuve d'une telle atteinte en l'absence d'une modification du comportement des consommateurs concernés, ni celle d'un risque sérieux d'une telle modification résultant de la dilution de la marque « Visa », c'est à juste titre que la cour d'appel, ayant relevé qu'elle n'était saisie d'une demande de dommages-intérêts qu'en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque renommée «Visa» et n'ayant pas admis l'existence d'un préjudice causé par une telle atteinte, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;
Attendu, d'autre part, que, s'agissant du profit indûment tiré par la société IOR du caractère distinctif ou de la renommée de la marque «Visa», qu'elle a constaté, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli les seules demandes formées par la société Visa International à ce titre, tendant au prononcé de la nullité de la marque incriminée et des mesures d'interdiction d'usage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société IOR Ltd
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la marque verbale communautaire VISA n° 405 480 dont est titulaire la société Visa International bénéficie de la protection accordée à une marque communautaire jouissant d'une renommée dans la Communauté telle que prévue à l'article 9.1 sous c) du Règlement CE 207/2009, d'AVOIR dit que l'enregistrement de la marque verbale VISA DE ROBERT X... n° 04 3 330 253 déposée le 17 décembre 2004, porte atteinte à la marque renommée VISA n° 405 480 en ce qu'elle tire indûment profit de son caractère distinctif et de sa renommée, d'AVOIR prononcé, en conséquence, la nullité de l'enregistrement de la marque verbale VISA DE ROBERT X..., n° 04 3 330 253, déposée le 17 décembre 2004 et dit que l'inscription en sera faite au Registre national des marques à la diligence de la société Visa International et d'AVOIR fait interdiction à la société IOR Ltd d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers les dénominations "Visa", "Visa de Robert X..." ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société Visa International détient sur l'enregistrement de sa marque VISA n° 405 480 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la notoriété de la marque communautaire verbale VISA n° 405 480 ;
Considérant que l'appelante soutient, en produisant de nombreuses pièces, que tant l'usage intense de cette marque à travers le monde et, particulièrement, en France et dans l'Union européenne depuis plus de trente ans que les investissements massifs qu'elle a déployés pour promouvoir et défendre sa marque en ont fait l'une des marques les plus connues du public ;
Qu'elle conteste le jugement en ce qu'il énonce que "si notoriété il y a, elle ne peut concerner que les logos reprenant les caractéristiques qui font que le consommateur mémorise ces signes distinctifs qu'il associe aux cartes de crédit du même nom", alors, selon elle, qu'il est indifférent que le terme VISA soit utilisé dans différentes couleurs ou graphismes, l'élément distinctif de la marque étant l'élément verbal VISA et le public le reconnaissant et l'associant aux divers produits et services qu'elle offre ;
Qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la marque VISA est loin d'être présentée uniquement sous forme graphique et la notoriété n'est pas limitée à la perception purement visuelle de la marque sur certains supports ;
Considérant qu'en réplique l'intimée soutient que la preuve de la renommée de la marque verbale VISA seule opposée, n'est pas rapportée et que cette marque ne peut être protégée que pour les produits ou services visés dans son enregistrement dont les parfums ne font pas partie ;
Qu'elle fait valoir que l'identité visuelle de la société appelante, attestée par la représentation de cartes de crédit, de publicités ou d'articles de presse, tient, depuis la création du réseau carte VISA en 1976, à l'association de ce terme à trois couleurs (bleu, blanc et ocre) utilisée comme telle dans la vie des affaires et qui fait l'objet d'une protection par le dépôt de marques figuratives n° 3315561 et n° 004339561 ; qu'en outre, les articles de presse produits montrent que le terme VISA dont elle relève qu'il appartient au langage courant et dont l'appelante ne saurait, à son sens, empêcher l'utilisation, n'est pas présenté isolément mais associé au terme "carte" et ne renvoie pas automatiquement à la société Visa International Service Association ;
Considérant, ceci exposé, que pour bénéficier du régime spécial de protection prévu à l'article 9. 1 sous c) du Règlement CE n° 207/2009, la société Visa International, se conformant aux prescriptions des juridictions communautaires selon lesquelles le juge national se doit "de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir", établit, sans être contestée :
- que l'usage de la marque VISA est ancien puisqu'il date des années 1970, que ses apparitions publicitaires sont multiples et répétées au fil du temps, qu'il s'agisse de campagnes publicitaires sur des chaînes hertziennes ou câblées (pièces 9, 24, 33, 44, 46, 54, 58, 59, 66, 64, 94), de publicités dans les quotidiens ou magazines les plus variés (pièces 16 à 21, 27, 57, 58, 88, 89, 90 à 95), de spots publicitaires radiophoniques ou de visuels apposés dans la rue, chez les commerçants et dans les banques (pièces 94, 96 à 98) ou encore à travers un partenariat olympique de plus de vingt années (pièces 74 à 81), - qu'en 2003, 24 millions de cartes VISA étaient en circulation en France ; 224,1 millions en Europe, qu'en 2004 sur les 36 pays formant la zone Visa Europe, la France représentait 9,9 % des parts du marché (pièce 71), qu'une enquête DAFSA réalisée en août 2002 auprès de 1.527 consommateurs révélait que la carte VISA représente 52 % des parts de marché des cartes bancaires classiques (pièce 68), qu'une organisation telle que le Jury des Grandes Marques lui a décerné le titre de "Grande Marque" (pièces 14 et 15) ou encore qu'il résulte de coupures provenant de divers organes de presse (Les Echos, La Tribune, Le Figaro) qu'en mai 2000, le nombre de cartes VISA en circulation a franchi le nombre du milliard et qu'en juillet 2002, elle était qualifiée de "géant international de la carte bancaire" avec une part de marché de 57 % pour les paiements électroniques (pièces 16 à 20) ;
Que c'est en vain que l'intimée lui reproche de ne pouvoir se prévaloir de la notoriété de la marque verbale VISA en prétendant que les preuves d'exploitation portent sur le signe associé à trois couleurs, objet de dépôts de marque distincts ;
Que force est, en effet, de constater que les documents précités reprennent tous l'élément verbal "Visa" ; que dans certaines hypothèses il est uniquement appelé à être prononcé ; que dans sa forme écrite, il n'est pas nécessairement représenté en association avec des couleurs ;
Qu'en outre, et selon l'article 15 sous a) consacré à l'usage de la marque communautaire (dans une rédaction similaire, à l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle) est considéré comme tel " l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n 'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée" ; qu'à cet égard, selon la jurisprudence communautaire, une combinaison de couleurs doit être apte à retenir l'attention du public en comportant des éléments de nature à l'individualiser afin de remplir une fonction d'identification d'origine commerciale et ne pas être susceptible d'être perçue par le public ciblé - en l'espèce, le grand public - comme un élément de décoration (TPICE, 29 avril 2004, bouteille Corona), ce que l'intimée ne démontre pas ;
Que tout aussi vainement l'intimée conteste (sans pour autant conclure à l'absence de validité de la marque) le droit exclusif que tente de se donner la société Visa International en utilisant un terme du langage courant dès lors que le terme "visa" n'est pas susceptible d'être perçu par le public concerné comme une description du produit ou du service concerné ou bien comme l'une de ses caractéristiques, étant relevé que de multiples cartes bancaires existent dans la vie des affaires avec de multiples noms ; qu'enfin, si l'intimée invoque un usage de la marque en association avec le mot carte, elle ne se réfère qu'à quelques articles de la presse écrite et ne démontre pas que cette association est, comme elle le prétend à tort, "systématique" ;
Qu'il suit de ce qui précède que la société Visa International est fondée à revendiquer le bénéfice de la protection accordée par le droit communautaire à une marque jouissant d'une renommée dans la Communauté et que le jugement qui en a disposé autrement doit être infirmé de ce chef ;
Sur l'atteinte portée à la marque verbale communautaire "Visa" n° 405 480 :
Considérant que, selon l'article 9.1 sous e) du Règlement précité le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire de faire usage sans son consentement, dans la vie des affaires, " d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice" ;
Qu'il s'en évince que l'acte matériel de reproduction ou d'imitation de la marque renommée, hors ou dans sa spécialité, ne suffit pas pour le rendre condamnable et qu'il appartient au titulaire de la marque renommée de rapporter la preuve que l'usage du signe postérieur constitue une atteinte à cette marque ;
Sur le lien entre les signes
Considérant que la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit (notamment CJCE, 27 novembre 2008, Intel, § 30 et suivants, invoqué par l'appelante) que cette atteinte ne peut se produire que si le public concerné établit un lien entre les marques alors même qu'il ne les confond pas ; que l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tenant au degré de similitude entre les marques en conflit, à la nature des produits et services désignés dans l'enregistrement, à l'intensité de la renommée, au caractère distinctif de la marque, précisant qu'un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion;
Que cette appréciation globale, fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en présence, doit, notamment, tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que les deux marques opposées sont des marques verbales ; que la marque VISA se présente en caractères majuscules, droits, gras et noirs ; que la marque VISA DE ROBERT X..., développée sur une seule ligne, présente les mêmes caractéristiques graphiques ;
Que visuellement, en dépit d'une architecture différente tenant à leurs longueurs respectives et à leur présentation, les deux signes opposés ont en commun le terme Visa sur lequel se referme la marque première ;
Que, phonétiquement, bien que ces signes appellent des prononciations différentes, la présence du terme "Visa" dans la marque seconde, placé en attaque et incluant en son entier le signe premier, tend à les rapprocher ;
Que, conceptuellement, en raison du caractère distinctif et dominant du terme "Visa" dans la marque seconde, le public concerné par les produits de parfumerie haut de gamme pour lesquels la marque seconde a été enregistrée - public dont rien ne permet de dire qu'il ne se chevauche pas avec le grand public concerné par les produits et services couverts par la marque première dont le nombre excède sur la planète, comme il a été dit, le milliard - sera conduit à établir un lien entre les deux marques, lequel se trouve renforcé par les similitudes visuelles et phonétiques sus-évoquées, quand bien même les produits et services en cause seraient différents ;
Qu'en effet, et contrairement à l'affirmation de l'intimée selon laquelle le terme "Visa" dans la marque notoire se détache de son acception habituelle de "formule exigée en sus du passeport pour entrer dans certains pays ou sous certaines conditions dans un pays" (Petit Robert de la langue française) tandis que "le parfum Visa s'inspire d'une voyageuse qui parcourt le monde en récoltant toutes les senteurs des endroits qu'elle visite : notes de pêches, de vigne, de poire, de feuille de violette, de bergamote, de mandarine, etc", c'est à juste titre que l'appelante souligne que la séquence finale "de Robert X..." de la marque seconde ne fait pas perdre à la dénomination "Visa" son caractère distinctif et dominant au sein de ce signe dès lors qu'elle sert à désigner le produit lui-même, ce que l'intimée admet implicitement en évoquant, comme ci-avant repris, "le parfum Visa" (page 20/ 44 de ses dernières conclusions) ; qu'incidemment, l'appelante observe que cette appréciation est confirmée par la présentation du produit tel que commercialisé par l'intimée qui met fortement en valeur le terme "Visa" au détriment de la séquence finale du signe contesté (pièces 107, 109 à 111) ;
Qu'ainsi, eu égard à l'impression d'ensemble produite par ces deux signes, l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'aucun lien ne peut être établi, dans l'esprit du public concerné, entre les signes en présence ;
Qu'il appartient dès lors à l'appelante de démontrer, selon les enseignements de cette même justice communautaire, que l'atteinte est constituée, soit que l'usage du signe second porte préjudice au caractère distinctif de la marque ou à sa renommée, soit qu'il soit indûment tiré profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ;
Sur le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque Considérant que l'appelante peut, certes, prétendre, ainsi qu'affirmé par l'intimée, à une réputation dans le domaine des instruments financiers mais non point dans celui des produits de parfumerie ou de cosmétique ;
Qu'elle ne saurait, cependant, se prévaloir du préjudice porté au caractère distinctif de la marque VISA du fait d'une dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public dès lors qu'elle ne démontre pas une modification du comportement économique du consommateur concerné par les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée, consécutivement à l'usage de la marque VISA DE ROBERT X..., pas plus que le risque sérieux qu'une telle modification ne se produise dans le futur du fait de la dilution de sa marque ;
Qu'elle ne peut, en effet, se dispenser de cette nécessaire démonstration et se borner à écrire qu'"il est manifeste que si tout opérateur économique utilise une marque de type "Visa", (sa) marque VISA n'aura très rapidement plus aucune valeur" et échoue, par voie de conséquence, en cette démonstration ;
Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Considérant qu'il appartient à la société Visa International de démontrer qu'en exploitant des produits de parfumerie et de cosmétique sous la marque VISA DE ROBERT X... la société intimée cherche à bénéficier de l'image attachée à la marque renommée "Visa" afin d'en favoriser la commercialisation grâce à l'association que fera le consommateur desdits produits avec la marque antérieure renommée ;
Que la société intimée ne peut valablement affirmer que la marque VISA dont il est démontré qu'elle est utilisée pour désigner des produits et services financiers mais aussi pour parrainer des compétitions sportives ou revêtir des produits dérivés comme des sacs, des agendas, des vêtements ou des balles de golf (pièces 94, 95, 99 de l'appelante), est "systématiquement associée à l'idée de paiement et d'assurance voyage (assurance contre la perte ou le vol de bagages, assurance rapatriement, etc)" ;
Que l'appelante fait, en revanche, justement valoir que la marque VISA largement connue du public grâce au nombre important de cartes en circulation et au budget conséquent consacré à sa promotion ou à sa défense, véhicule des qualités de confiance et d'excellence ; que ces qualités sont également attendues par le consommateur normalement attentif et avisé de produits de parfumerie ou de produits cosmétiques de luxe, tels ceux qui sont commercialisés par la société intimée, de telle sorte qu'elle peut prétendre, en contemplation de ces éléments, que l'utilisation de la marque VISA DE ROBERT X... pour désigner de tels produits constitue une exploitation injustifiée de la renommée de la marque VISA dont elle est titulaire ;
Considérant, toutefois, sur le caractère de cette exploitation, que l'intimée soutient qu'en tout état de cause celle-ci ne peut être qualifiée d'injustifiée et oppose un "juste motif" constituant une exception à la protection spéciale instaurée par l'article 9 1 sous c) du Règlement CE précité;
Qu'elle se prévaut de l'usage de la dénomination VISA DE ROBERT X... depuis 1947, date à laquelle Monsieur X... l'a déposée à titre de marque pour désigner des produits de parfumerie, de même que la marque VISA en 1945, soit bien antérieurement à la création du réseau de cartes VISA qui ne remonte qu'à 1976 ;
Qu'elle entend ainsi expliciter le contexte dans lequel elle a déposé la marque VISA DE ROBERT X... en 2004 puisqu'elle était alors désireuse de procéder à la réédition de la gamme des parfums Robert X..., qu'elle a confiée à une société Givaudan qui en détenait la formule originelle la fabrication d'un jus correspondant à la fragrance d'origine, rachetant, par ailleurs, les marques encore en vigueur et déposant celles qui n'avaient pas été renouvelées, telle la marque VISA DE ROBERT X... en vigueur de 1947 à 1972 ;
Mais considérant que, ce faisant, la société IOR Ltd ne peut se prévaloir de la titularité de droits sur des marques déposées par un tiers et restées inexploitées durant plusieurs décennies ;
Que ne pouvant établir qu'elle a commencé à exploiter dans la vie des affaires la marque litigieuse VISA DE ROBERT X... déposée en 2004 avant la date à partir de laquelle la marque VISA a acquis sa renommée, elle ne peut valablement contester le caractère illégitime de l'exploitation incriminée ;
Sur la réparation du préjudice résultant du profit indûment tiré de l'exploitation de la renommée Considérant que l'acte de parasitisme ainsi retenu justifie qu'il soit fait droit aux demandes de l'appelante tendant à voir prononcer la nullité de la marque incriminée, avec inscription subséquente au Registre national des marques, et à voir interdire à la société IOR Ltd de faire usage de la dénomination "Visa de Robert", ainsi qu'il sera précisé au dispositif, dès lors que ces mesures sont de nature à faire cesser la faute retenue par la cour et à prévenir la survenance d'un dommage ;
Qu'en ce qui concerne la demande indemnitaire également formée, outre le fait que l'appelante n'évoque, dans le corps de ses conclusions, aucun préjudice avéré et, a fortiori, ne l'établit, force est de relever que dans leur dispositif, il est demandé à la Cour de "condamner la société IOR Ltd à verser à la société Visa International Service Association la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque notoire", autrement dit : résultant de sa dilution ;
Que la Cour n'ayant pas retenu ce chef de préjudice et étant, par ailleurs, tenue de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande indemnitaire qui ne tend à réparer que le préjudice, non admis par la cour, résultant de la dilution de la marque ;
1°) ALORS QUE la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'atteinte à une marque de renommée ne peut se produire que si le public concerné établit un lien entre les marques alors même qu'il ne les confond pas ; que l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tenant au degré de similitude entre les marques en conflit, à la nature des produits et services désignés dans l'enregistrement, à l'intensité de la renommée, au caractère distinctif de la marque ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'un lien serait établi dans l'esprit du public concerné entre les marques en présence après avoir seulement établi que le public établirait un lien entre les signes en présence, mais sans tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment la nature des produits et services désignés dans l'enregistrement, l'intensité de la renommée, ou du caractère distinctif de la marque renommée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9. 1 sous c) du Règlement CE n° 207/2009 ;
2°) ALORS QUE afin de déterminer si l'usage d'un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la société IOR tirerait indûment profit de la renommée de la marque VISA, au motif que « la marque VISA largement connue du public grâce au nombre important de cartes en circulation et au budget conséquent consacré à sa promotion ou à sa défense, véhicule des qualités de confiance et d'excellence et que ces qualités sont également attendues par le consommateur normalement attentif et avisé de produits de parfumerie ou de produits cosmétiques de luxe, tels ceux qui sont commercialisés par la société intimée » (arrêt p. 8, al. 2) sans procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9. 1 sous c) du Règlement CE n° 207/2009 ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Visa International faisait valoir que l'« image véhiculée par la marque VISA est une image de voyage, de liberté, de modernité, d'élégance et de prestige » (conclusions de la société Visa International, p. 17, dernier al.) ; qu'en affirmant que « l'appelante fait … valoir que la marque "Visa", largement connue du public grâce au nombre important de cartes en circulation et au budget conséquent consacré à sa promotion ou à sa défense, véhicule des qualités de confiance et d'excellence » la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ; qu'en excluant que la société IOR Ltd dispose d'un juste motif de faire usage de la marque VISA DE ROBERT X... au seul motif qu'elle n'aurait pas démontré avoir elle-même « commencé à exploiter dans la vie des affaires la marque litigieuse "Visa de Robert X..." déposée en 2004 », « avant la date à partir de laquelle la marque "Visa" a acquis sa renommée » (arrêt p. 8, al. 7) la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9. 1 sous c) du Règlement CE n° 207/2009 ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer l'annulation d'une marque enregistrée que si elle n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne peut prononcer l'annulation d'une marque au motif qu'elle porterait atteinte à une marque renommée ; qu'en prononçant l'annulation de la marque française VISA DE ROBERT X... n° 3330253, en raison de l'atteinte qu'elle porterait à la marque renommée VISA n°405 480, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Visa International Service Association
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION de sa demande tendant à voir condamner la société IOR LTD à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque notoire « VISA » ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la demande indemnitaire également formée, outre le fait que l'appelante n'évoque, dans le corps de ses conclusions, aucun préjudice avéré et, a fortiori, ne l'établi, force est de relever que dans leur dispositif, il est demandé à la cour de « condamner la société IOR Ltd à verser à la société Visa International Service Association la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque notoire » : autrement dit résultant de sa dilution ; que la cour n'ayant pas retenu ce chef de préjudice et étant, par ailleurs, tenue de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande indemnitaire qui ne tend qu'à réparer le préjudice, non admis par la cour, résultant de la dilution de la marque » ;
1°) ALORS QUE l'exploitation injustifiée de la renommée d'une marque est, en elle-même, nécessairement constitutive d'une atteinte à la renommée et à la valeur de la marque justifiant, à elle seule, l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION tendant à voir condamner la société IOR Ltd à lui verser des dommages-intérêts pour l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque notoire VISA, qu'une telle demande ne tendrait qu'à réparer le préjudice, non admis par la cour, résultant de la dilution, la cour d'appel a violé les articles 9 § 1 sous c) du Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exploitation injustifiée de la renommée d'une marque est, en elle-même, nécessairement constitutive d'une atteinte à la renommée et à la valeur de la marque justifiant, à elle seule, l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en affirmant que la société VISA INTERNATIONAL n'évoquerait ni n'établirait aucun préjudice avéré, quand le préjudice invoqué par cette société s'inférait nécessairement de l'atteinte à sa marque renommée VISA constatée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 9 § 1 sous c) du Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 1382 du code civil.
