| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 20-10452

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ La société [W] International Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La société Mars, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Herrman International Europe, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ La société Ajrs, pris en ses bureaux [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [W] International Europe, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Z 20-10.452 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [W] Global LLC, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),

2°/ à la société [W] International Inc, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat des sociétés [W] International Europe, Mars et Ajrs, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés [W] Global LLC et [W] International Inc, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2019), [S] [W] a mis au point, dans les années 1970, un système d'analyse des préférences cérébrales dénommé « [W] Brain Dominance Instrument » (le système HBDI) utilisé par des services de ressources humaines à travers le monde. Pour l'exploitation commerciale de ce système et des outils associés, ainsi que des droits de propriété intellectuelle dont ils font l'objet, il a créé, en 1993, une société appelée The [S] [W] group, devenue la société [W] international Inc. (la société HI) en 2011. Cette société a son siège aux Etats-Unis, en Caroline du nord.

2. La société [W] international Europe (la société HIE), créée en 1987, a pour activité le développement de produits de formation fondés sur les recherches de [S] [W] sur le fonctionnement cérébral. Par lettre du 5 septembre 1995, The [S] [W] Group a autorisé la société HIE à lui payer les royalties annuelles avec un décalage de deux ans.

3. La société [W] global LCC (la société HG) a été constituée à effet au 1er janvier 2012. Son siège social est également situé en Caroline du nord. La société HI lui a transféré ses actifs en propriété intellectuelle à compter du 1er janvier 2012.

4. Après avoir mis en demeure la société HIE de payer à la société HG la somme de 156 225,57 US dollars en principal, outre une somme complémentaire de 73 392,75 US dollars exigible en décembre 2015, au titre des arriérés de royalties, les sociétés HI et HGI ont assigné cette société en paiement le 16 août 2016.

Examen des moyens

La chambre commerciale de la Cour de cassation a délibéré sur le premier moyen, sur l'avis de Mme Gueguen, avocat général, après débats à l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

7. La société HIE fait grief à l'arrêt de dire que le transfert au profit de la société HG à compter du 1er janvier 2012 du contrat de licence portant sur le système HBDI lui est opposable et de la condamner à payer diverses sommes aux sociétés HI et HG, alors :

« 2° / que la règle de conflit édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne a tout aussi bien vocation à s'appliquer à la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit qu'à celle du titulaire actuel des droits d'auteur sur cette même oeuvre ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 5-2 de la Convention de Berne, par refus d'application de ce texte ;

5°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une des parties qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que le juge doit préciser la disposition de la loi étrangère à

laquelle il se réfère ; que la cour d'appel a affirmé qu'en application de la loi de la Caroline du Nord, la société HIE n'avait pas l'obligation de fournir à ses licenciés une notification de ce qu'elle avait transféré à la société HG ses droits de propriété intellectuelle et le bénéfice d'un accord de licence ; qu'en statuant ainsi, sans identifier la disposition de la loi de la Caroline du Nord dont elle a fait application, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

6°/ qu'en se fondant sur la seule attestation du 5 avril 2019 de M. [P] [U], qui n'envisageait que la réalisation inter partes du transfert de droits de propriété intellectuelle et non celle de l'opposabilité dudit transfert aux tiers, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles dispositions du droit de la Caroline du Nord justifiaient l'opposabilité aux tiers du transfert des droits de propriété intellectuelle en l'absence de toute information ou acceptation préalable par ces derniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, dès lors qu'elle a constaté qu'était en cause l'opposabilité à la société HIE du contrat de cession du 1er janvier 2012 et non la protection par le droit d'auteur des produits de formation et la titularité initiale de ces droits, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application de la Convention de Berne.

9. En second lieu, en retenant que la loi applicable était celle de l'Etat de Caroline du Nord, dont elle a précisé le contenu au regard du certificat de coutume produit par les sociétés HI et HG, et en en déduisant qu'en application de cette loi le transfert du contrat de licence n'avait pas à être accepté par la société HIE pour lui être opposable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

10. Le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [W] International Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W] International Europe et la condamne à payer aux sociétés [W] Global LLC et [W] International Inc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [W] International Europe, la société Mars et la société Ajrs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat de licence portant sur le système HBDI pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration de la société [W] International Europe ;

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que le contrat de licence litigieux est une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce au regard des fonctions de dirigeante de Mme [L] [W] au sein des sociétés HI et HG et de sa qualité d'administrateur de la société HIE ; l'article L. 225-42 du code de commerce prévoit qu'une telle convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement soutenu par la société HIE que le contrat de licence litigieux a eu des conséquences dommageables pour elle dès lors que l'exploitation de la solution HBDI est l'objet même de son activité et que sans la licence elle ne peut pas exercer son activité ; que la preuve des conséquences financières dommageables ne peut être déduite du retraitement de ses comptes en intégrant au résultat d'exploitation les redevances réclamées alors que la société HIE a réglé pendant plusieurs années les redevances sans que son activité ait été pour autant déficitaire ; que d'ailleurs, la dette de la société HIE au titre de ces redevances apparaît à ses bilans au titre de "dettes fournisseurs" ce qu'a expressément reconnu son directeur financier dans un document rédigé en mars 2016 dans lequel il fait apparaître "dettes USA 302 K€" qui correspond au montant inscrit à ce titre au bilan de l'exercice 2014, ce que confirme encore le grand livre du compte fournisseur [W] USA des années 2010 et 2011 ; que l'arrêt du paiement par la société HIE des redevances dues au titre de l'année 2009 et au titre des exercices suivants ne saurait donc induire pour cette société des conséquences dommageables au sens de l'article susvisé ; que la nullité de la convention n'a pas lieu d'être prononcée en sorte qu'il convient de rejeter cette prétention de la société HIE tendant à la nullité de la convention » ;

1°/ ALORS QUE les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées lorsqu'elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que pour rejeter la demande de nullité du contrat de licence pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration de la société [W] International Europe, la cour d'appel a affirmé qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que ledit contrat avait eu des conséquences dommageables pour la société [W] International Europe dès lors que l'exploitation de la solution HBDI était l'objet même de son activité et que sans la licence elle ne pouvait pas exercer son activité (cf. arrêt p. 8, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée (cf. conclusions de l'exposante p. 37, dernier §), si les conséquences dommageables pour la société [W] International Europe ne résultaient pas non de l'existence du contrat de licence, mais de son économie et de ses conditions financières manifestement inadaptées à la capacité financière de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.225-42 du code de commerce ;

2°/ ALORS QU'au surplus, en affirmant que la société [W] International Europe avait réglé pendant plusieurs années les redevances sans que son activité ait été pour autant déficitaire, quand il lui appartenait d'apprécier l'impact du paiement des redevances sur l'équilibre financier de la société au cours de la période de référence, au cours de laquelle l'autorisation préalable du conseil d'administration était requise (soit entre 2009 et 2015), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 et L. 225-38 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le transfert au profit de la société Hermann Global LLC à compter du 1er janvier 2012 du contrat de licence portant sur le système HBDI est opposable à la société [W] International Europe et condamné, en conséquence, cette dernière à payer à la société [W] International Europe à payer à la société [W] International Inc. la somme de 162 164,05 US dollars ou son équivalent en euros selon le taux de change applicable au jour de l'arrêt et à la société [W] Global LLC la somme de 401.403,65 $ ou son équivalent en euros selon le taux de change applicable au jour de l'arrêt et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « si la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la convention de Berne (Cour de cassation civ. 1ère 10 avril 2013 pourvois nos 11-12508, 11-12509 et 11-12510), celle-ci ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'identifier le titulaire actuel des droits d'auteur ; qu'ainsi, s'agissant de la cession des droits d'auteur, c'est la loi du contrat de cession qui s'applique ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord conclu entre les sociétés HI et HG transférant les droits de propriété intellectuelle à la société HG est soumis à la loi de la Caroline du Nord puisque ce contrat a été passé sur le territoire de cet Etat entre deux sociétés ayant leur siège social dans cet Etat ; que selon une attestation du 5 avril 2019 de M. [P] [U], avocat "admis en Caroline du Nord", dont le contenu n'est en soi pas contesté par la société HIE, en application de la loi de la Caroline du Nord, "à la suite du transfert par la société HI à la société HG de ses droits de propriété intellectuelle, la société HI n'avait pas l'obligation de fournir à ses licenciés une notification de ce qu'elle a transféré à la société HG ses droits de propriété intellectuelle et le bénéfice d'un accord de licence ; que la notification d'un changement d'un transfert des droits de propriété intellectuelle n'est pas requise suivant la loi de Caroline du Nord ; que sauf à ce que l'accord en dispose autrement, les droits et obligations d'un contrat peuvent être transférés sans notification ou accord des autres parties au contrat" que le transfert du contrat de licence soumis au droit de la Caroline du Nord, selon l'opération elle-même soumise à cette loi, n'avait donc pas à être acceptée par la société HIE pour lui être opposable ; qu'en vertu de ce transfert, la société HG est devenue créancière de la société HIE depuis le 1er janvier 2012 au titre des redevances dues en contrepartie de l'exploitation des droits d'auteur transmis ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des appelantes au motif que le transfert du contrat entre la société HI et la société HG n'était pas opposable à la société HIE faute du consentement de cette dernière et de condamner la société HIE à s'acquitter d'une part, auprès de la société HI des redevances dues pour les exercices 2008 à 2011 antérieurs au transfert des droits et d'autre part à la société HG des redevances échues depuis le 1er janvier 2012 ; qu'au vu des montants figurant dans les conclusions des appelantes, non discutés par la société HIE, et des pièces produites, le calcul s'établira ainsi :

*redevances dues à la société HI :

- montant des redevances dues au titre de l'exercice 2008 : 95.624,60 dollars,
- montant des redevances dues au titre de l'exercice 2009 : 85.149,97 dollars,
- montant des redevances dues au titre de l'exercice 2010 : 84.410,90 dollars,
- montant des redevances dues au titre de l'exercice 2011 : 85.891,75 dollars, Total : 351.077,22 dollars à déduire tous les virements opérés par la société HIE au titre des royalties dues pour ces exercices sur le compte de "The [S] [W] Group" puis de la société HI (28.226 +82.998,90 + 77.688,27) soit une somme de 162.164,05 US dollars ;

*redevances dues à la société HG qu'étant précisé que les accords des parties prévoient un règlement des redevances avec un décalage de deux années par rapport à l'année au titre de laquelle les redevances sont dues, la société HG n'est pas fondée à invoquer la déchéance du délai de paiement et ne peut réclamer le paiement que des seules redevances exigibles à ce jour soit celles au titre des années 2012 à 2016 ;

que le calcul s'établi ainsi :

-montant des redevances dues au titre de l'exercice 2012 : 70.720,04 dollars,
-montant des redevances dues au titre de l'exercice 2013 : 76.196,65 dollars,
-montant des redevances dues au titre de l'exercice 2014 : 86.573,89 dollars,
-montant des redevances dues au titre de l'exercice 2015 : 84.265,62 dollars,
-montant des redevances dues au titre de l'exercice 2016 : 83.647,45 dollars, Total : 401.403,65 dollars » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la règle de conflit édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'identifier le titulaire actuel des droits d'auteur, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la règle de conflit édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne a tout aussi bien vocation à s'appliquer à la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit qu'à celle du titulaire actuel des droits d'auteur sur cette même oeuvre ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 5-2 de la Convention de Berne, par refus d'application de ce texte ;

3°/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en affirmant que, s'agissant de l'opposabilité de la cession de droits d'auteur, c'est la loi du contrat de cession qui s'applique, sans préciser la règle de conflit de lois dont elle a fait application, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'à supposer que pour retenir la loi du contrat de cession, la cour d'appel ait fait application de l'article 4.2 de la Convention de Rome, celle-ci ne pouvait statuer de la sorte sans répondre au moyen soulevé par l'exposante tiré de ce que cette convention n'a pas vocation à s'appliquer aux questions relevant, comme en l'espèce, du droit des sociétés, s'agissant d'un transfert de droit d'auteur intervenu dans le cadre d'un apport partiel d'actifs (cf.conclusions p. 28 et 29) ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une des parties qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que le juge doit préciser la disposition de la loi étrangère à laquelle il se réfère ; que la cour d'appel a affirmé qu'en application de la loi de la Caroline du Nord, la société [W] International Inc. n'avait pas l'obligation de fournir à ses licenciés une notification de ce qu'elle avait transféré à la société [W] Global LLC ses droits de propriété intellectuelle et le bénéfice d'un accord de licence (cf. arrêt p. 11, §3) ; qu'en statuant ainsi, sans identifier la disposition de la loi de la Caroline du Nord dont elle a fait application, la Cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

6°/ ALORS QU'au surplus, en se fondant sur la seule attestation du 5 avril 2019 de M. [P] [U], qui n'envisageait que la réalisation inter partes du transfert de droits de propriété intellectuelle et non celle de l'opposabilité dudit transfert aux tiers, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles dispositions du droit de la Caroline du Nord justifiaient l'opposabilité aux tiers du transfert des droits de propriété intellectuelle en l'absence de toute information ou acceptation préalable par ces derniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.

Le greffier de chambre