LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que la société Hachette Filipacchi presse (la société HFP) est titulaire des marques françaises verbales « Match » n° 1 419 920 et « Paris-Match » n° 1 459 968, déposées par la société Cogedipresse respectivement les 18 juillet 1977 et 8 mai 1968 et régulièrement renouvelées, pour, en dernier lieu, désigner les produits et services des classes 1 à 45, dont elle a concédé le droit d'exploitation à la société Hachette Filipacchi associés (la société HFA) ; que la société Match.Com LP est titulaire de la marque communautaire verbale « Match.com », déposée le 1er avril 1996, laquelle, à l'issue d'une procédure d'opposition engagée le 27 mars 1998 par la société Cogedipresse et clôturée le 8 juillet 2002, a été enregistrée le 9 mars 2004 sous le numéro 000182253 pour désigner, en classe 42, les « services d'information et de conseils concernant et sous la forme de présentation et d'agence matrimoniale en ligne » puis a été renouvelée ; qu'estimant qu'il était porté atteinte à leurs marques notoires, les sociétés HFP et HFA (les sociétés Hachette) ont assigné la société Match.Com International Limited et la société Match.Com LP (les sociétés Match.Com), sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en contrefaçon de marque ; que les sociétés Match.Com ont soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la forclusion par tolérance ; que la société Match.Com LLC, venant aux droits de la société Match.Com LP, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que les sociétés Hachette font grief à l'arrêt de dire que la société HFP a toléré l'usage de la marque communautaire « Match.com » déposée le 1er avril 1996 durant plus de cinq ans sur le territoire français et, en conséquence, que l'action des sociétés Hachette tendant à voir prononcer l'interdiction d'usage en France de cette marque est irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Hachette faisaient valoir que la forclusion par tolérance ne pouvait concerner qu'une action en contrefaçon stricto sensu et non une action en responsabilité concernant des marques notoires ; qu'ainsi, la forclusion par tolérance ne pouvait rendre irrecevable qu'une action en contrefaçon fondée sur la défense d'un droit de propriété intellectuelle, ce que n'était pas l'action en responsabilité qui est une action personnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la forclusion par tolérance présuppose nécessairement un usage effectif de la marque communautaire postérieure dans l'État membre où la marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé et qu'il n'y a pas d'exploitation sur le territoire national d'un site informatique lorsque celui-ci n'est pas orienté vers le public français ; qu'en se bornant à relever que la société Hachette avait eu connaissance de l'existence du site « Match.com » en 2000 ayant été informée à cette occasion de l'existence de 1 978 abonnés audit site exploité en langue anglaise, quand la circonstance que ce site n'ait pas été exploité en langue française avant 2002, ainsi que cela était soutenu, et le faible nombre d'abonnés, établissaient que le site n'était pas destiné au public de France et qu'ainsi il ne faisait pas l'objet d'une exploitation en France, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 54 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en procédant au dépôt de la marque litigieuse, les sociétés Match.Com n'avaient pas précisément en vue l'instauration d'une confusion en raison de la grande notoriété de la marque « Match » depuis de très nombreuses années, ainsi que cela était rappelé dans les conclusions, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 54 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la forclusion par tolérance pouvait être opposée à tout titulaire d'une antériorité et non pas seulement aux titulaires d'une marque ou d'un signe exploité dans la même spécialité, la cour d'appel a répondu au moyen par lequel il était soutenu que cette fin de non-recevoir ne s'appliquait pas à l'action en responsabilité pour atteinte aux marques jouissant d'une renommée ou notoirement connues ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il résultait d'un article du quotidien Libération, daté du 17 avril 1998, que le site « Match.com » était l'un des sites de rencontres les plus fréquentés, que, nonobstant sa rédaction en langue anglaise, il comptait, à cette date, des abonnés français et que, selon les pièces versées aux débats, au cours de l'année 2000, ce site comportait 1 978 abonnés français, l'arrêt retient qu'étaient ainsi démontrés sa destination effective en France et, partant, l'usage effectif de la marque éponyme sur le territoire français ; qu'il constate, en outre, qu'à l'occasion de la procédure d'opposition à l'enregistrement de la marque litigieuse, la société Match.Com a, le 22 juin 2000, présenté des observations auxquelles était jointe une liste confirmant la présence de 1 978 adhérents en France ; qu'il en déduit que la société HFP a, au plus tard en 2000, eu connaissance de l'usage, en France, du signe contesté, de sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, cette société avait toléré en connaissance de cause, pendant plus de cinq années, l'usage de ce signe ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le signe Match.com constituait depuis 1995 la dénomination sociale de la société déposante et que celle-ci était titulaire d'une marque éponyme enregistrée aux Etats-Unis le 8 mai 1995, puis retenu que la mauvaise foi du titulaire de la marque seconde ne pouvait résulter de la simple connaissance de la marque antérieure, la cour d'appel, qui s'est placée au moment du dépôt et qui a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hachette Filipacchi presse et Hachette Filipacchi associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Match.Com LLC et Match.Com International Limited la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Hachette Filipacchi presse et autre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Hachette Filipacchi Presse a toléré l'usage de la marque communautaire "MATCH.COM" déposée le 1er avril 1996 durant plus de cinq ans sur le territoire français et, en conséquence, D'AVOIR dit que l'action des sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés tendant à voir prononcer l'interdiction d'usage en France de la marque communautaire MATCH.COM est irrecevable ;
AUX MOTIFS sur la forclusion par tolérance QUE les sociétés appelantes, se prévalant des dispositions de l'article 54 § 2 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire selon lesquelles "le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8 § 2 ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8 § 4 qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'Etat membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour le produit ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi", poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les sociétés HFP et HFA n'étaient pas forcloses à agir à leur encontre ; qu'elle font valoir à cet effet que la marque MATCH.COM a été utilisée en France depuis 1998 comme en témoigne un article de presse du 17 avril 1998 et qu'en tout état de cause l'usage de la marque a été porté à la connaissance de la société HFP en juin 2000 dans le cadre de la procédure incriminée a été toléré pendant plus de cinq années avant la délivrance de l'assignation intervenue le 11 octobre 2006 et que l'action des sociétés intimées est donc forclose ; que les sociétés HACHETTE répliquent que la forclusion par tolérance ne peut affecter qu'une action en contrefaçon fondée sur une marque antérieure pour sanctionner l'usage par un tiers de celle-ci pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et non pas une action en responsabilité fondée sur une marque notoire ; qu'elles ajoutent qu'il n'est pas établi qu'elles ont toléré, tant en 1998 qu'en 2000, l'usage de la marque en cause ; que toutefois la forclusion par tolérance peut être opposée à tout titulaire d'une antériorité et non pas seulement aux titulaires d'une marque ou d'un signe exploité dans la même spécialité ; qu'il résulte des dispositions précitées que la marque seconde doit avoir été déposée de bonne foi, la preuve de la mauvaise foi appartenant au titulaire de la marque première, et que le titulaire de la marque doit avoir toléré l'usage du signe litigieux pendant une période de cinq ans ; qu'il importe en conséquence de rechercher en l'espèce si le signe match.com a été exploité en France et si les sociétés HACHETTE ont eu connaissance de cette exploitation ou n'ont pu l'ignorer ; qu'il résulte d'un article du journal Libération daté du 17 avril 1998 que le site Match.com est "l'un des sites de rencontres les plus fréquentés" et ce que site comptait à cette date, nonobstant sa rédaction en langue anglaise, des abonnés français ; que les pièces versées aux débats révèlent que le site Match.com comportait ainsi 1978 abonnés français en 2000, ce qui démontre sa destination effective en France et partant l'usage effectif de la marque éponyme sur le territoire français ; que par ailleurs la société COGEDIPRESSE aux droits de laquelle vient la société HFP, a formé opposition le 30 mars 1998 devant l'OHMI à l'enregistrement de la marque communautaire MATCH.COM pour désigner les produits et services des classes 25, 38 et 42, à l'exclusion des services d'agence matrimoniale, ce qui confirme qu'elle a eu connaissance de la marque MATCH.COM dès sa publication ; que dans le cadre de la procédure d'opposition, la société MATCH.COM a, dans ses observations du 22 juin 2000 transmises à la société HFP, indiqué au § 2 que "la popularité croissante de ce service en a fait le leader du marché dans ce domaine ce qui a conduit à son énorme expansion dans un grand nombre de pays du monde entier, y compris des pays de l'Union européenne. Une décomposition par pays des membres payants du service "one and only" se trouve dans Pièce versée au dossier PMB2. La liste montre qu'il existe des membres dans tous les États membres de l'UE" et communiqué en annexe ladite liste référencée PMB2 qui confirme que la France comportait à cette date 1978 adhérents ; qu'il résulte de ces éléments que la société HFP a eu connaissance, au plus tard en 2000, de l'exploitation en France par la société MATCH.COM, de l'usage du signe contesté ; que l'assignation a été délivrée le 11 octobre 2006 et que la forclusion par tolérance sanctionne non pas l'absence d'action en contrefaçon par le titulaire de la marque mais la tolérance en connaissance de cause de l'usage du signe second, il y a lieu de constater que la société HFP a toléré en toute connaissance de cause pendant plus de cinq années l'usage du signe match.com » ; que la mauvaise foi du titulaire de la marque ne peut résulter de la simple connaissance de la marque antérieure ; que les termes MATCH.COM constituant la dénomination sociale de la société appelante depuis 1995 et celle-ci étant titulaire d'une marque éponyme enregistrée aux États-Unis le 8 mai 1995, la mauvaise foi n'est pas établie ; qu'il résulte de ces éléments que l'action des sociétés HACHETTE fondée sur les marques notoires MATCH et PARIS MATCH et les demandes en interdiction liées à cette action doivent être déclarées irrecevables et le jugement dont appel infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 55-56) les sociétés HACHETTE faisaient valoir que la forclusion par tolérance ne pouvait concerner qu'une action en contrefaçon stricto sensu et non une action en responsabilité concernant des marques notoires ; qu'ainsi, la forclusion par tolérance ne pouvait rendre irrecevable qu'une action en contrefaçon fondée sur la défense d'un droit de propriété intellectuelle, ce que n'était pas l'action en responsabilité qui est une action personnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code e procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la forclusion par tolérance présuppose nécessairement un usage effectif de la marque communautaire postérieure dans l'État membre où la marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé et qu'il n'y a pas d'exploitation sur le territoire national d'un site informatique lorsque celui-ci n'est pas orienté vers le public français ; qu'en se bornant à relever que la société HACHETTE avait eu connaissance de l'existence du site « MATCH.COM » en 2000 ayant été informée à cette occasion de l'existence de 1978 abonnés audit site exploité en langue anglaise, quand la circonstance que ce site n'ait pas été exploité en langue française avant 2002, ainsi que cela était soutenu (cf. concl. p. 57 à 63), et le faible nombre d'abonnés, établissaient que le site n'était pas destiné au public de France et qu'ainsi il ne faisait pas l'objet d'une exploitation en France, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 54 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;
ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. p. 63-64) si, en procédant au dépôt de la marque litigieuse, les sociétés MATCH n'avaient pas précisément en vue l'instauration d'une confusion en raison de la grande notoriété de la marque « MATCH » depuis de très nombreuses années, ainsi que cela était rappelé dans les conclusions (p. 13 et s.), la Cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 54 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009.
