Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui exerce une activité commerciale sous l'enseigne Institut Dermo esthétique Reine au sein de la société Dermo esthétique Reine et qui est titulaire des marques déposées les 10 juin 1981 et 2 août 1983 et renouvelées auprès de l'INPI dans les classes 3 et 42, en désignant les " Produits de beauté et de parfumerie, Soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ", " Dermo esthétique Reine " sous le numéro 1 173 185 et " Dermo Esthetique " sous le numéro 1 270 243, a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale Mme Y..., qui a, le 24 octobre 2001, déposé auprès de l'INPI sous le numéro 01 31 27669 et pour les classes 3 et 42 la marque " Center Laser Dermo Esthétique " en désignant les " Produits cosmétiques pour soigner la peau, produits dépilatoires et épilatoires, produits de toilette et rasage, Clinique, centre ou institut esthétique, Clinique, centre ou institut laser, Clinique, centre ou institut médical, Clinique, centre ou institut chirurgical, Salons de beauté, Laboratoire de recherche en cosmétologie " ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 714-3, alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la décision d'annulation d'une marque a un effet absolu ;
Attendu que par jugement définitif du 30 avril 2009, frappé d'une tierce opposition sans incidence sur le présent litige, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, a déclaré nulle la marque " Dermo Esthéthique " ; que l'arrêt déféré étant sans fondement, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour retenir la contrefaçon par reproduction de la marque " Dermo esthétique Reine " par la marque " Centre laser dermo esthéthique ", l'arrêt retient que la contrefaçon ne peut être examinée que pour l'expression commune dermo esthétique qui correspond à une activité non-médicale mais esthétique similaire aux deux marques litigieuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contrefaçon par reproduction suppose l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Dermo esthétique Reine a, du fait de l'utilisation illicite de la marque " Centre laser dermo esthétique ", subi un préjudice constitué par le trouble commercial résultant pour sa clientèle du risque de confusion entre cette marque et les deux marques qu'elle exploite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Dermo esthétique Reine n'incriminait pas l'imitation des marques en cause mais celle de son nom commercial et de son enseigne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la société Dermo esthétique Reine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour Mme Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE n° 0 3 127 669 constituait une contrefaçon de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243, d'avoir, en conséquence, condamné Madame Y... à verser la somme de 6. 000 € à Madame X... à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la contrefaçon, et d'avoir condamné Madame Y... à verser la somme de 6. 000 € à la société DERMO ESTHETIQUE REINE à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « la contrefaçon ne peut être examinée que pour les mots communs aux marques en conflit c'est-à-dire l'expression « DERMO ESTHETIQUE » ; que les produits et services visés dans le dépôt par Madame X... des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMOESTHETIQUE sont les « Produits de beauté et de parfumerie, Soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer », c'est-à-dire qu'ils sont relatifs aux soins esthétiques ou cosmétiques et par suite n'ont ni finalité thérapeutique, ni caractère médical ; qu'il en est de même pour 5 des 9 produits et services visés dans le dépôt par Madame Y... de sa marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE que sont les « Produits cosmétiques pour soigner la peau, produits dépilatoires et épilatoires, produits de toilette et rasage, Clinique, centre ou institut esthétique, Salons de beauté » ; que par contre, sont de nature thérapeutique et / ou médicale et donc différente les 4 autres produits et services de cette marque que sont « Clinique, centre ou institut laser, Clinique, centre ou institut médical, Clinique, centre ou institut chirurgical, Laboratoire de recherche en cosmétologie » ; que Madame Y... est médecin qualifiée en dermatologie et en vénéréologie, et figure d'ailleurs sous cette discipline dans l'annuaire de l'Ordre National des Médecins ; que par contre, cet Ordre a précisé les 23 et 30 mai 2007 à Madame X... qu'il n'existe pas de spécialité médicale intitulée soit « dermoesthétique », soit « dermato-esthétique » soit « médecine esthétique » ; que Madame Y... n'est pas une esthéticienne comme le sont Madame X... et la S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE, et qu'elle précise s'être spécialisée dans la technique très spécifique et très pointue des lasers médicaux qui ne peut être employée que par un médecin mais jamais par une esthéticienne ; que Madame Y..., en utilisant dans sa marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE l'expression « DERMO ESTHETIQUE » qui correspond à une activité non-médicale mais esthétique qui est similaire à celle de Madame X... et de la S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE, et en visant dans le dépôt de cette marque des produits et services de nature esthétique qui sont similaires à ceux des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMOESTHETIQUE déposées par Madame X... et la S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE, a commis un acte de reproduction à l'identique des marques de ses adversaires, ce qui constitue une contrefaçon contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de Grande Instance ; que si en effet les marques de soins esthétiques ne peuvent être contrefaites par un élément médical au sens strict, il n'en est pas de même pour les soins esthétiques accomplis par un médecin ayant déposé une marque pour les protéger ; qu'au surplus, il existe une contradiction entre le caractère libéral c'est-à-dire non commercial de l'activité médicale de Madame Y..., et le dépôt par celle-ci d'une marque qui n'a d'autres fins que d'assurer une protection d'une activité commerciale ; qu'enfin, une marque déposée en France bénéficie d'une protection nationale, laquelle existe même si la marque contrefaisante est déposée par une personne demeurant dans une zone géographique située à 300 km ; que le jugement sera donc infirmé pour avoir limité géographiquement la protection des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMOESTHETIQUE » ;
ALORS QUE l'annulation d'une marque servant de base à une action en contrefaçon prive rétroactivement de tout fondement juridique la condamnation pour contrefaçon prononcée à raison de la similitude des produits et services concernés par l'annulation et ceux visés par la marque postérieure ; que par jugement du 30 avril 2009, devenu définitif, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé l'annulation de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243, pour l'ensemble des produits et services qu'elle désignait, à l'exception des « produits de parfumerie » ; qu'en l'espèce, pour juger que Madame Y... aurait commis une contrefaçon de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243, la Cour d'appel a relevé que les « produits cosmétiques pour soigner la peau, produits cosmétiques pour soigner la peau, produits dépilatoires et épilatoires, produits de toilette et rasage, clinique, centre ou institut esthétique, salons de beauté » couverts par la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE seraient similaires aux « produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer » alors visés au dépôt de la marque DERMO ESTHETIQUE ; que la Cour d'appel a ainsi appréhendé la similitude des produits et services par référence à l'ensemble de ceux visés au dépôt de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243, aujourd'hui annulée en ce qu'elle désigne la majeure partie de ces produits et services, à l'exception des produits de parfumerie ; que cette annulation a pour effet de priver l'arrêt attaqué de fondement légal au regard de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE n° 0 3 127 669 constituait une contrefaçon des marques DERMO ESTHETIQUE REINE n° 1 173 185 et DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 et d'avoir condamné Madame Y... à verser la somme de 6. 000 € à Madame X... à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la contrefaçon ne peut être examinée que pour les mots communs aux marques en conflit c'est-à-dire l'expression « DERMO ESTHETIQUE » ; que les produits et services visés dans le dépôt par Madame X... des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMOESTHETIQUE sont les « Produits de beauté et de parfumerie, Soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer », c'est-à-dire qu'ils sont relatifs aux soins esthétiques ou cosmétiques et par suite n'ont ni finalité thérapeutique, ni caractère médical ; qu'il en est de même pour 5 des 9 produits et services visés dans le dépôt par Madame Y... de sa marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE que sont les « Produits cosmétiques pour soigner la peau, produits dépilatoires et épilatoires, produits de toilette et rasage, Clinique, centre ou institut esthétique, Salons de beauté » ; que par contre, sont de nature thérapeutique et / ou médicale et donc différente les 4 autres produits et services de cette marque que sont « Clinique, centre ou institut laser, Clinique, centre ou institut médical, Clinique, centre ou institut chirurgical, Laboratoire de recherche en cosmétologie » ; que Madame Y... est médecin qualifiée en dermatologie et en vénéréologie, et figure d'ailleurs sous cette discipline dans l'annuaire de l'Ordre National des Médecins ; que par contre, cet Ordre a précisé les 23 et 30 mai 2007 à Madame X... qu'il n'existe pas de spécialité médicale intitulée soit « dermoesthétique », soit « dermato-esthétique » soit « médecine esthétique » ; que Madame Y... n'est pas une esthéticienne comme le sont Madame X... et la S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE, et qu'elle précise s'être spécialisée dans la technique très spécifique et très pointue des lasers médicaux qui ne peut être employée que par un médecin mais jamais par une esthéticienne ; que Madame Y..., en utilisant dans sa marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE l'expression « DERMO ESTHETIQUE » qui correspond à une activité non-médicale mais esthétique qui est similaire à celle de Madame X... et de la S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE, et en visant dans le dépôt de cette marque des produits et services de nature esthétique qui sont similaires à ceux des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMOESTHETIQUE déposées par Madame X... et la S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE, a commis un acte de reproduction à l'identique des marques de ses adversaires, ce qui constitue une contrefaçon contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de Grande Instance ; que si en effet les marques de soins esthétiques ne peuvent être contrefaites par un élément médical au sens strict, il n'en est pas de même pour les soins esthétiques accomplis par un médecin ayant déposé une marque pour les protéger ; qu'au surplus, il existe une contradiction entre le caractère libéral c'est-à-dire non commercial de l'activité médicale de Madame Y..., et le dépôt par celle-ci d'une marque qui n'a d'autres fins que d'assurer une protection d'une activité commerciale ; qu'enfin, une marque déposée en France bénéficie d'une protection nationale, laquelle existe même si la marque contrefaisante est déposée par une personne demeurant dans une zone géographique située à 300 km ; que le jugement sera donc infirmé pour avoir limité géographiquement la protection des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMOESTHETIQUE » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contrefaçon par reproduction suppose l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; qu'en retenant que Madame Y... aurait commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMO ESTHETIQUE, tout en constatant que les marques en présence visaient des produits et services similaires, et non des produits et services identiques, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, §. 1, de la directive 89 / 104 / CE du 21 décembre 1988, devenue la directive 2008 / 95 / CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contrefaçon par reproduction suppose l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... était titulaire des marques DERMO ESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE, tandis qu'était incriminé le dépôt et l'usage par Madame Y... de la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE ; qu'il résultait de ces constatations que la marque déposée par Madame Y... n'était pas la reproduction à l'identique des deux marques de Madame X..., qui portaient elles-mêmes sur des signes qui n'étaient pas identiques ; qu'en retenant néanmoins que Madame Y... se serait rendue coupable de contrefaçon par reproduction à l'identique des deux marques de Madame X..., après avoir considéré que la contrefaçon ne pouvait être examinée que « pour les mots communs aux marques en conflit, c'est-à-dire l'expression « DERMO ESTHETIQUE » », la Cour d'appel a encore violé l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, §. 1, de la directive 89 / 104 / CE du 21 décembre 1988, devenue la directive 2008 / 95 / CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée).
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contrefaçon par imitation suppose l'existence d'un risque de confusion ; que le risque de confusion entre deux marques doit s'apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, et en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les marques ; qu'en se bornant à affirmer, au titre de la concurrence déloyale, l'existence d'un risque de confusion entre les marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMO ESTHETIQUE, d'une part, et la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE, d'autre part, après avoir considéré que la contrefaçon ne pouvait être examinée que « pour les mots communs aux marques en conflit c'est-à-dire l'expression « DERMO ESTHETIQUE » », la Cour d'appel, qui s'est ainsi expressément et volontairement abstenue de comparer les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, et ne s'est donc pas livrée à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, §. 1, de la directive 89 / 104 / CE du 21 décembre 1988, devenue la directive 2008 / 95 / CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à la société DERMO ESTHETIQUE REINE la somme de 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « l'ancienneté ci-dessus indiquée des marques DERMO ESTHETIQUE REINE et DERMO-ESTHETIQUE , comme celle de la S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE constituée il y a 18 ans aujourd'hui, font que cette société a du fait de l'utilisation illicite de la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE subi un préjudice constitué par le trouble commercial résultant pour sa clientèle du risque de confusion entre ladite marque et les deux marques qu'elle exploite ; que là aussi, la période à retenir est celle de 20 mois précitée, et le montant du préjudice sera de 6. 000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la condamnation de Madame Y... pour concurrence déloyale étant fondée sur le constat d'une atteinte aux marques DERMO ESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE en raison de l'usage de la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE, la cassation de l'arrêt attaqué sur le deuxième moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le troisième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant que Madame Y... aurait commis, à l'encontre de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, des actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion qui existerait entre la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE et les deux marques DERMO ESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE, quand la société DERMO ESTHETIQUE REINE n'incriminait pas l'imitation des marques en cause, mais celle de son nom commercial et de son enseigne, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en accueillant l'action en concurrence déloyale de la société DERMO ESTHETIQUE REINE fondée sur la reproduction de son nom commercial et de son enseigne par le dépôt et l'usage de la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le nom commercial et l'enseigne invoqués par la société DERMO ESTHETIQUE REINE étaient connus sur l'ensemble du territoire national, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil.
