COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 3CB
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/02825
AFFAIRE :
SAS FREE
C/
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/07812
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yves COURSIN,
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS FREE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2186
APPELANTE
****************
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140231
Représentant : Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 10 avril 2014, par la société Free d'un jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui :
* l'a déboutée de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société Mondadori Magazines France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 6 mai 2014, par lesquelles la société Free, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de:
*juger que le dépôt et le maintien par la société Mondadori Magazines France de la marque française "FREE GIRLS" n° 07 3 512 768 est fautif en ce qu'il porte atteinte aux marques FREE n° 1 734 391 et n° 99 785 839 dont est titulaire la société Free pour des services identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services qu'elles désignent, au sens de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle;
* en tout état de cause, juger que le dépôt et le maintien, à titre de marque, du signe "FREE GIRLS" est également un acte d'usage, et donc de contrefaçon, des marques antérieures FREE n° 1 734 391 et n° 99 785 839 au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services qu'elles désignent ;
* juger que ce dépôt et le maintien du signe "FREE GIRLS" à titre de marque engage la responsabilité civile de la société Mondadori Magazines France par application de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle pour les services ni identiques, ni similaires, à savoir :
Education ; formation ; divertissement ; services de clubs (divertissement) ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; organisation de spectacles (services d'impresario); organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; services de réservation de places de spectacles; services de billetterie (divertissement);organisation de loteries et de jeux;
* subsidiairement, juger que le dépôt et le maintien du signe "FREE GIRLS" n° 07 3 512 768 à titre de marque engage la responsabilité civile de la société Mondadori Magazines France par application de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle et ce, pour l'ensemble des services qu'elle désigne ;
* juger que le dépôt et le maintien par la société Mondadori Magazines France du signe 'FREE GIRLS", à titre de marque, constitue l'usurpation de la dénomination sociale FREE, du nom commercial FREE et du nom de domaine "free.fr", 1382, voire une négligence fautive au sens de l'article 1383 du code civil ;
* juger que cela constitue également une atteinte aux dits signes, au sens de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
* interdire à la société Mondadori Magazines France d'utiliser le signe "FREE GIRLS" sous quelques modalités que ce soient, de quelque manière que ce soit, seul ou associé à quelque terme ou signe que ce soit, pour des activités, services ou produits identiques ou similaires, voire préjudiciables, aux produits, services et activités désignés et/ou exploités par la société FREE, sous ses signes antérieurs "FREE", ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
* réserver la liquidation des astreintes à votre cour ;
* condamner la société Mondadori Magazines France à payer à la société Free :
· 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les atteintes aux marques ;
· 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les atteintes à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine;
* condamner la société Mondadori Magazines France au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 3 juillet 2014, aux termes desquelles la société Mondadori Magazines France prie la cour de:
A titre principal :
* constater qu'elle a déposé auprès de l'institut national de la propriété industrielle une demande de renonciation à la marque « FREE GIRLS »
* constater que les demandes de la société Free sont devenues sans objet et notamment celle tendant à voir interdire à la société Mondadori Magazines France d'utiliser le signe « FREE GIRLS » et d'une façon plus générale « FREE » de quelque manière que ce soit ;
* constater que la société Free ne démontre pas que les conditions d'une atteinte à sa marque soient remplies ;
En conséquence,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Free de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait considérer que l'action de la société Free n'est pas dépourvue d'objet :
* constater qu'elle ne justifie pas de l'existence des préjudices qu'elle invoque;
En conséquence,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Free de l'intégralité de ses demandes;
A titre très subsidiaire, si, par impossible, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Mondadori Magazines France :
* constater que la société Free ne justifie pas du quantum des préjudices qu'elle invoque et réduire les dommages et intérêts réclamés à la somme d'un euro symbolique ;
En tout état de cause et statuant à nouveau
* condamner la société Free au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Free immatriculée le 18 février 1999, exerce ses activités dans les secteurs des télécommunications, de la communication, de l'audiovisuel, de l'informatique, des divertissements et des jeux, de l'information, de la formation,
* elle est titulaire :
- de la marque verbale 'FREE' déposée le 25 octobre 1989, enregistrée sous le n°1734391 pour désigner en classe 38 les services suivants: Service télématique grand public, messagerie conviviale, petites annonces. Service de stockage, de réception et de diffusion de messages,
- de la marque semi-figurative "FREE" déposée le 8 avril 1999 et enregistrée sous le n° 99 785 839 pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38, 40, 42 et 45 et notamment les : Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Gestion de fichiers informatiques. Services de courriers électroniques et de diffusion d'informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet. Communication par terminaux d'ordinateurs, communications télématiques et téléphoniques, télécommunications, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, information en matière de télécommunication. Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données, gestion de lieux d'exposition, location de temps d'accès à un centre serveur de base de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet,
* elle a adopté le signe 'FREE' à titre de dénomination sociale, nom commercial,
* elle a enregistré le signe 'free.fr' comme nom de domaine le 15 mars 1999,
* la société Mondadori Magazines France a pour activité la création, l'édition et la vente de périodiques,
* elle a acquis le 28 mai 2010, à l'occasion d'une transmission universelle de patrimoine de la société Mondadori France Digital, la marque française verbale 'FREE GIRLS' déposée le 9 juillet 2007 dans les classes 38, 41 et 42,
*estimant que le dépôt de cette marque portait atteinte à ses droits sur le signe 'FREE' et constituait la contrefaçon par imitation voire l'utilisation injustifiée et préjudiciable de ses marques de renommée, ainsi que l'usurpation de sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine, la société Free a mis en demeure le 25 mai 2012 la société Mondadori Magazines France de renoncer à la marque 'FREE GIRLS',
* c'est dans ces circonstances que le 2 juillet 2012, la société Free a assigné la société Mondadori Magazines France devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
* suite à la délivrance de cette assignation, la société Mondadori Magazines France a fait les démarches nécessaires auprès de l'institut national de la propriété industrielle pour procéder au retrait de la marque 'FREE GIRLS' n°0743512768,
* cette marque a été retirée selon inscription au registre national des marques du 17 septembre 2012,
* par un courrier officiel du 4 octobre 2012, le conseil de la société Mondadori Magazines France a avisé la société Free du renoncement par son client à la marque 'FREE GIRLS',
* la société Free a maintenu son action devant le tribunal de grande instance de Nanterre;
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Considérant à titre liminaire et pour circonscrire le débat, qu'il convient de rappeler que ne sont pas contestés par la société Mondadori Magazines France:
- l'activité de la société Free dans les secteurs des télécommunications, de la communication, de l'audiovisuel, de l'informatique, des divertissements et jeux, de l'information et de la presse multimédia, de l'éducation et de la formation,
- les droits de la société Free sur les deux marques:
verbale 'FREE' déposée le 25 octobre 1989, enregistrée sous le n°1734391,
semi-figurative "FREE" déposée le 8 avril 1999 et enregistrée sous le n° 99 785 839,
-les droits de la société Free sur sa dénomination sociale et son nom commercial,
- les droits de la société Free sur son nom de domaine 'free-fr'
- la renommée de la société Free et de ses signes;
Sur l'atteinte aux droits antérieurs au visa de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle :
Considérant que la société Free aborde, en premier lieu, l'atteinte portée à ses droits antérieurs, telle que prévue et définie par l'article L.7111-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'elle soutient qu'en raison de ses droits antérieurs sur les signes 'FREE' dont, au premier chef, ses marques, le dépôt de la marque litigieuse 'FREE GIRLS' constitue une atteinte et donc une faute civile qui doit être prise en compte en tant que telle et donner lieu à réparation et à interdiction;
Considérant que la société Mondadori Magazines France réplique que la demande de la société Free est dépourvue d'objet, dès lors qu'elle a fait le choix, à la suite de la mise en demeure adressée par la société Free, de renoncer de façon amiable à la marque 'FREE GIRLS' qui avait été déposée cinq ans auparavant par la société Mondadori Digital France et qu'elle n'utilisait pas;
Qu'elle soutient ainsi que n'ayant jamais utilisé la marque 'FREE GIRLS' dans la vie des affaires, son dépôt n'a porté aucune atteinte à la marque antérieure 'FREE', que la marque ayant été retirée au mois de septembre 2012, la société Free a fait preuve d'un acharnement répréhensible et ne peut lui reprocher une obstruction passive;
Considérant qu'il est acquis aux débats que dans le cadre d'une transmission universelle à son profit du patrimoine de la société Mondadori France Digital, la société Mondadori Magazines France s'est vue transférer le 28 mai 2010, la marque verbale 'FREE GIRLS' déposée le 9 juillet 2007, qu'elle a reçu le 25 mai 2012 une mise en demeure du conseil de la société Free lui indiquant que cette dernière avait découvert le dépôt de cette marque, considérait que ce dépôt portait atteinte à ses droits sur les signes 'FREE' et constituait la contrefaçon voire l'utilisation injustifiée et préjudiciable de ses marques renommées, la mettant en demeure de renoncer à la marque 'FREE GIRLS' pour l'ensemble des services visés au dépôt, de n'entreprendre aucune utilisation de ce signe, l'avisant qu'à défaut de suites positives, seraient prises toutes les mesures nécessaires, notamment judiciaires, à la protection de ses droits;
Qu'il est également constant que la société Mondadori Magazines France, qui n'est pas à l'origine du dépôt de la marque, a initié auprès de l'institut national de la propriété industrielle les démarches nécessaires au retrait de la marque 'FREE GIRLS' qu'elle n'exploitait pas et a averti la société Free par courrier officiel du 4 octobre 2012, que même si elle était surprise par la démarche soudaine de celle-ci, elle avait décidé de renoncer amiablement et totalement à sa marque : Vous trouverez ci-attachée la demande de renonciation déposée ce jour auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Les demandes formées par la société Free nous paraissent désormais sans objet et nous vous remercions de nous confirmer le désistement d'instance et d'action de votre cliente;
Que la société Free a maintenu son action devant le tribunal introduite le 2 juillet 2012;
Considérant que l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée, à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
Que cet article doit s'appliquer à la lumière de l'article 4 de la directive communautaire 2008/95/CE rapprochant les législations des états membres sur les marques et de la jurisprudence dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes;
Que selon l'article 4 de cette directive, une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits et services que les deux marques désignent, il existe dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;
Considérant que la société Free ne nie pas que la marque litigieuse n'a jamais été exploitée, mais prétend que le dépôt, même en l'absence d'exploitation du signe, génère en tant que tel un préjudice indemnisable;
Qu'elle soutient qu'aucun usage dans la vie des affaires n'est requis pour qu'il soit tranché sur le dépôt d'une marque portant atteinte à des droits antérieurs sur le fondement de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu'afin de bénéficier de la protection instaurée par l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle interprétée à la lumière de l'article 4 de la directive, le titulaire de la marque n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque; qu'en effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage;
Que cependant ce titulaire doit établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur;
Considérant en l'espèce, que la marque 'FREE GIRLS' a été enregistrée le 9 juillet 2007 par la société Mondadori France Digital, que cette marque a été transmise à la société Mondadori Magazines France selon une transmission universelle de patrimoine le 28 mai 2010;
Que force est de constater que cette marque jamais été exploitée depuis son dépôt, a fait l'objet d'une détention passive par la société Mondadori Magazines France qui mise en demeure par la société Free le 25 mai 2012, a, sans tarder, procédé au retrait de la marque auprès de l'institut national de la propriété industrielle régulièrement inscrit le 17 septembre 2012;
Que dans ces circonstances, le risque sérieux d'un usage futur de la marque n'est pas démontré, de sorte que la société Free ne saurait prétendre que le seul dépôt de la marque 'FREE GIRLS' aurait porté atteinte à ses droits antérieurs sur ses signes et notamment les marques 'FREE' et solliciter, au-delà de la nullité de la marque 'FREE GIRLS' qui n'a plus lieu d'être demandée, la réparation d'un quelconque préjudice;
Sur la contrefaçon au visa de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle :
Considérant que la société Free, qui rappelle la similitude et la similarité des services visés aux dépôts des marques 'FREE' et 'FREE GIRLS', soutient le risque de confusion entre ces signes et fait valoir que le dépôt de la marque postérieure constitue l'imitation de sa marque 'FREE' et un acte de contrefaçon en application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la société Mondadori Magazines France oppose que n'est prohibé que l'usage du signe dans la vie des affaires, que sans exploitation il n'y a pas de risque de confusion, qu'aucune atteinte à la fonction essentielle de la marque 'FREE' n'est constituée;
Qu'elle souligne qu'en affirmant que le dépôt génère en tant que tel un préjudice, la société Free se place en complète contradiction avec la directive communautaire 2008/95/CE qui dispose en son article 5 que le titulaire [d'une marque enregistrée] est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d'un signe identique à la marque (...) b) d'un signe pour lequel (...) il existe dans l'esprit du public un risque de confusion;
Considérant que l'article L.173-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
Que cet article interprété en adéquation de l'article 5 de la directive communautaire prohibe l'usage d'un signe à titre de marque dans la vie des affaires;
Que le titulaire d'une marque n'est habilité à interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée;
Qu'en l'espèce, la marque 'FREE GIRLS' n'a jamais été exploitée, de sorte d'une part, qu'aucun consommateur n'a risqué de confondre une marque exclusivement publiée à l'institut national de la propriété industrielle et une marque effectivement commercialisée sur le marché, d'autre part, qu'aucune atteinte n'a été portée à la fonction essentielle de la marque 'FREE' ;
Considérant par voie de conséquence, qu'aucun acte de contrefaçon n'est caractérisé;
Sur l'atteinte aux marques renommées au visa de l'article L.7313-5 du code de la propriété intellectuelle :
Considérant que la société Free, qui rappelle la notoriété de ses marques, invoque les dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle qui énoncent que la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur, si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière;
Mais considérant que la société Mondadori Magazines France n'ayant pas fait usage de la marque 'FREE GIRLS', la société Free manque à démontrer la preuve d'une exploitation injustifiée ou d'un préjudice; que faute d'usage de la marque litigieuse, il ne peut être reproché à la société Mondadori Magazines France d'avoir indûment tiré profit de la renommée des marques 'FREE' et porté atteinte à la valeur distinctive de celles-ci;
Sur l'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial, l'usurpation du nom de domaine:
Considérant que la société Free reproche encore à la société Mondadori Magazines France l'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial, de son nom de domaine au visa des articles L.711-4 du code de la propriété intellectuelle , 1382 et 1383 du code civil;
Or considérant que faute d'usage de la dénomination 'FREE GIRLS', du caractère passif de la détention de la marque, la société Free ne saurait arguer d'un quelconque préjudice, étant rappelé que la mise en demeure ayant été adressée le 25 mai 2012, la société Mondadori Magazines France a fait les diligences nécessaires, dans un délai exempt de caractère fautif, pour retirer au mois de septembre l'enregistrement de la marque auprès de l'institut national de la propriété industrielle, faisant preuve de réactivité, l'assignation lui ayant été délivrée le 2 juillet 2012;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens ;
Que réformant la décision déférée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer à la société Mondadori Magazines France la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance;
Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Mondadori Magazines France, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Free qui succombe et doit supporter la charge des dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la société Free à payer à la société Mondadori Magazines France la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Free à payer à la société Mondadori Magazines France la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Free aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
