Notification par LRARRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 AVRIL 2017
(n°102/2017, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05465
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Décembre 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP15-2579
DÉCLARANTE AU RECOURS
Société AUGUST STORCK KG,
Société de droit allemand ayant son siège social
[Adresse 1],
[Adresse 1],
représentée par la société AUGUST STORCK VERWAL TUNGSGESELLSCHAFT mbH, elle-même représentée par ses vice-présidents exécutifs Messieurs [Y] [N], [D] [M], [G] [S] & [I] [C]
Elisant domicile à la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT
Avocats à la cour - [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0126
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Marianne CANTET, chargée de mission, munie d'un pouvoir général
APPELÉ EN CAUSE
Monsieur [V] [R]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant, non assisté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benjamin RAJBAUT, Président
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
***
Vu la décision rendue le 03 décembre 2015 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l'opposition formée par la société de droit allemand August Storck KG, titulaire de la marque communautaire verbale 'MERCI' déposée le 27 mars 2004, régulièrement renouvelée sous le n° 003 858 231, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 15 4 163 735, du 11 mars 2015, de M. [V] [R] portant sur le signe verbal 'MERCI QUERCY'.
Vu le recours formé le 02 mars 2016 contre cette décision par la société August Storck KG et le mémoire reçu au greffe le 04 avril 2016.
Vu la convocation à l'audience du 11 octobre 2016 adressée au directeur général de l'INPI, à la société August Storck KG et à M. [V] [R] par lettres recommandées et réceptionnées 18 avril 2016.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 février 2017.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 26 septembre 2016 et le 13 janvier 2017.
Vu les mémoires en réplique et en duplique déposés au greffe le 10 octobre 2016 et le 31 janvier 2017 par la société August Storck KG.
Vu les observations orales de M. [V] [R] présent en personne à l'audience du 21 février 2017.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Considérant qu'à titre liminaire le directeur général de l'INPI 's'interroge' sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, actuellement saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu par la deuxième chambre du pôle cinq de la cour de céans le 30 mai 2014 dans une affaire similaire concernant le requérant ;
Considérant que cet arrêt a été rendu avant l'arrêt Iron & Smith rendu le 03 septembre 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne, de telle sorte que la cour, dans la présente affaire, ne statuera pas en fonction des mêmes questions de droit et qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner un sursis à statuer ;
Sur la notoriété de la marque antérieure :
Considérant qu'au soutien de son recours, la société August Storck KG fait grief au directeur général de l'INPI de ne pas avoir tenu compte des pièces versées pour établir la connaissance qu'avait le public français de sa marque antérieure et de s'être livré à une appréciation erronée de la portée de la renommée de sa marque communautaire 'MERCI', laquelle doit être prise en considération dans l'analyse des similitudes que présentent les signes opposés et les produits et services qu'ils visent ;
Qu'elle expose qu'une marque communautaire est considérée comme de renommée et protégée à ce titre dès lors qu'elle est connue dans une partie importante du territoire de l'Union européenne, sans distinguer ensuite entre les pays de l'Union européenne ;
Qu'elle soutient ainsi que la demande d'enregistrement 'MERCI QUERCY' constituant l'imitation de sa marque antérieure 'MERCI' pour désigner des produits identiques ou similaires, il n'est nullement nécessaire de déterminer si sa marque est connue d'une partie non négligeable du public français dès l'instant que sa notoriété est acquise sur une partie substantielle du territoire de l'Union, ce qui est le cas en l'espèce, les chocolats 'Merci' étant apparus sur le marché allemand dès 1965 et sont commercialisés dans plus de 23 pays ;
Qu'elle invoque également une exploitation ancienne et avérée en France des chocolats 'Merci' et expose que sa marque bénéficie en France même d'un taux de reconnaissance important dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de [Localité 1] ;
Considérant que le directeur général de l'INPI ne conteste pas que la requérante dispose d'une marque communautaire renommée mais qu'elle ne peut prétendre automatiquement à la protection élargie de l'article 4 §3 de la directive 2008/95 sur l'ensemble des États de l'Union européenne, notamment ceux dans lesquels cette marque ne serait pas connue ;
Qu'il expose qu'aucun élément produit au cours de la procédure d'opposition ne permettait d'établir que la marque 'MERCI' bénéficiait d'une quelconque connaissance auprès du grand public français et qu'il n'est donc pas établi qu'une partie non négligeable du public français connaissait celle-ci ;
Considérant que l'article 9 §1 sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire permet au titulaire d'une marque communautaire d'interdire l'usage dans la vie des affaires 'd'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice';
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Pago International GmbH du 06 octobre 2009 que ce texte 'doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne , et que, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, le territoire de l'État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté' ;
Considérant par ailleurs que l'article 4 §3 de la Directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques dispose qu'une marque est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, 'lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur porterait préjudice' ;
Que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Iron & Smith kft du 03 septembre 2015 que 'Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l'État membre dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l'opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/05 lorsqu'il s'avère qu'une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu'il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur' ;
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi indiqué ce qu'il fallait entendre par 'partie substantielle' de l'Union européenne et par la nature de la protection d'une marque communautaire antérieure n'ayant pas acquis une renommée auprès du public pertinent de l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure est demandée ; qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande subsidiaire tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ces points ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la marque communautaire antérieure 'MERCI' jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, à savoir essentiellement en Allemagne et en Autriche depuis près d'une cinquantaine d'années mais également aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Suède, au Danemark, en Slovaquie, en République Tchèque, en Hongrie et en Espagne ;
Considérant que si les chocolats de la marque 'MERCI' sont également commercialisés sur le territoire français, les volumes de vente apparaissent très faibles par rapport à ceux réalisés dans les pays où cette marque jouit d'une renommée ;
Qu'en effet l'attestation du directeur juridique du requérant (pièce 14) fait état de 11 tonnes de chocolats vendues en France en 2008, de 14 tonnes en 2010, de 43 tonnes en 2011, de 22 tonnes en 2012, de 17 tonnes en 2013 et de 21 tonnes en 2014, à comparer avec les 9.043 tonnes de chocolats vendues en Allemagne en 2002 (10.005 tonnes en 2005), aux 2.132 tonnes vendues en Pologne en 2002 (2.187 tonnes en 2003) ou aux 1.882 tonnes vendues aux Pays-Bas en 2002 (1.902 tonnes en 2003) ainsi qu'indiqué par la Chambre des recours de l'OHMI dans sa décision du 18 août 2010 (pièce 12) ;
Qu'en tout état de cause, force est de constater que cette attestation n'est pas étayée par des factures ou confirmée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
Considérant que si la société August Storck KG produit également une étude réalisée en janvier 2016 par l'institut de sondage IPSOS (pièce 16), il apparaît que ce document est postérieur à la décision faisant l'objet du présent recours et n'a donc pas été soumis à l'appréciation du directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition ;
Que cette pièce doit donc être déclarée irrecevable, étant rappelé que le présent recours n'a pas d'effet dévolutif et que la cour ne peut statuer qu'au vu des moyens et des pièces présentées dans le cadre de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI ;
Considérant en conséquence qu'il ressort des dites pièces qu'il n'est pas démontré que la marque communautaire 'MERCI' serait connue d'une partie significative du public pertinent de l'État membre (en l'occurrence la France) dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé ;
Sur la similitude des produits :
Considérant que la marque antérieure désigne en classe 30 les 'Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie';
Que le signe contesté désigne les produits et services suivants :
'29 Viande (à l'exception de la viande de volaille et de la viande d'ovin), viande d'ovin bénéficiant de l'indication géographique protégée « Agneau du Quercy », poisson, volaille bénéficiant de l'indication géographique protégée « Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, [Localité 2], Périgord, Quercy) » et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (à l'exception des melons) ; melons conservés, congelés, séchés et cuits bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande (à l'exception des conserves de viande de volaille) ; conserves de viande de volaille bénéficiant de l'indication géographique protégée « Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, [Localité 2], Périgord, Quercy) », conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés cuits (à l'exception des melons) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais (à l'exception des melons) ; melons frais bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ;
32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Coteaux du Quercy ».
35 Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).' ;
Considérant que la société August Storck KG soutient que les 'fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (à l'exception des melons) ; fruits et légumes frais (à l'exception des melons)' du signe contesté sont susceptibles d'entrer dans la composition des 'chocolat, pâtisserie' de la marque antérieure ;
Mais considérant que le chocolat et les pâtisseries ne contiennent pas nécessairement des fruits et encore moins des légumes, qu'ils soient frais, congelés, séchés ou cuits, lesquels sont en revanche susceptibles d'entrer dans la composition de nombreux autres produits alimentaires, de telle sorte que c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI n'a pas retenu un lien de similarité par complémentarité entre ces produits ;
Considérant que la société August Storck KG soutient encore que les 'Bières ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool' du signe sont similaires par complémentarité avec les 'Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie'du signe contesté, ces produits entrant pour certains dans la composition des produits finis couverts par la marque antérieure et les boissons étant fréquemment proposés et consommés en même temps que les produits de la marque antérieure et peuvent s'adresser à un même public ; qu'il est d'usage répandu de fabriquer et de commercialiser ces produits sous une marque identique et par une même entreprise ;
Mais considérant que les produits des signes en présence répondent à des besoins distincts et ne s'adressent pas à la même clientèle et qu'il n'est pas démontré une généralisation de la fabrication et de la commercialisation de ces produits sous une même marque et par une même entreprise, de telle sorte que, pour les mêmes motifs que précédemment, c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI n'a pas retenu un lien de similarité par complémentarité entre ces produits ;
Considérant que la société August Storck KG ne saurait soutenir une similarité entre les produits de sa marque antérieure et les 'Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux' en classe 33 du signe contesté dans la mesure où M. [V] [R] n'a déposé sa marque en classe 33 que pour désigner les 'Vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Coteaux du Quercy »' ;
Considérant enfin que M. [V] [R] a retiré le 15 septembre 2015 les services de 'présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail', de telles sorte que l'argumentation de la société August Storck KG sur la similarité de ces services avec les produits visés par sa marque antérieure est devenue sans objet ;
Considérant en conséquence que c'est à bon droit que la décision du directeur général de l'INPI n'a pas retenu de similarité ou de complémentarité de ces produits et avec ceux de la marque antérieure et a décidé que seuls les 'gelées, confitures, compotes, cacao, sucre, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de chocolat' sont identiques et/ou similaires aux produits de la marque antérieure ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe verbal 'MERCI' et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal 'MERCI QUERCY' ;
Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient d'abord de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;
Considérant que dans le cas d'une marque communautaire antérieure renommée, le 30ème point de l'arrêt Iron & Smith kft ajoute que 'même si la marque communautaire antérieure n'est pas connue d'une partie significative du public pertinent de l'État membre dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, il ne saurait néanmoins être exclu qu'une partie commercialement non négligeable de ce dernier connaisse ladite marque et établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure' ;
Que le 31ème point rappelle que l'existence d'un tel lien 'doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir arrêt Intel Corporation, C-252.07, EU/C/2008/655, point 41)' ;
Considérant que visuellement et phonétiquement, les signes en litige ont en commun le terme 'MERCI' auquel est adjoint, dans le signe contesté, le terme 'QUERCY' et que dans cette marque les deux termes apparaissent également distinctifs et arbitraires par rapport aux produits retenus comme identiques et/ou similaires tels que rappelés précédemment ; qu'ainsi dans le signe contesté, le terme 'MERCI' ne présente pas de caractère dominant ;
Considérant qu'il s'ensuit que les signes en litige se distinguent par leur structure (un mot de cinq lettres dans la marque antérieure, deux mots totalisant onze lettres dans le signe contesté), leur rythme (deux temps pour la marque antérieure, quatre temps pour le signe contesté) et leur sonorité finale, le signe contesté se distinguant en outre par la répétition de la séquence phonique [erci] précédée des consonnes [m] et [k] ;
Considérant que conceptuellement, le signe contesté renvoie à un remerciement adressé spécifiquement à la région française du Quercy alors que la marque antérieure, telle que pouvant être comprise par le public francophone, évoque plus généralement un terme de politesse ;
Considérant enfin qu'eu égard à l'absence de démonstration que la marque communautaire antérieure 'MERCI' serait connue d'une partie significative du public français pertinent, à savoir le grand public, il n'est pas davantage démontré au vu des seules pièces produites à l'occasion de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI qu'une partie commercialement non négligeable de ce public connaîtrait la marque communautaire 'MERCI', désignant essentiellement des produits de chocolaterie fabriqués en Allemagne, et établirait un lien entre celle-ci et la marque française 'MERCI QUERCY' évoquant exclusivement les produits en provenance de cette province française ;
Considérant dès lors qu'en l'état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le public pertinent français ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et a établir un lien entre la marque communautaire antérieure de renommée et la marque française postérieure ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la 2ème chambre du pôle 5 de la cour de céans ;
Déboute la société August Storck KG de sa demande tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
Rejette le recours formé par la société August Storck KG à l'encontre de la décision rendue le 03 décembre 2015 par le directeur général de l'INPI ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société August Storck KG et à M. [V] [R] ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
