COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2011
N° 2011/ 274
Rôle N° 10/18138
S.A. AVENIR TELECOM
C/
S.A.R.L. AVIR TELECOM
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le :
à : TOUBOUL
MAYNARD
I.N.P.I.
M P
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 28 septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° OPP10-1051
DEMANDERESSE
S.A. AVENIR TELECOM, agisssant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration et Directeur Général, M. [E] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Corinne MIMRAN substituée par Me Diane PINARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AVIR TELECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Melle [W] [J] (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
en ses bureaux sis [Adresse 4]
représenté par M. Jules PINELLI (Substitut Général) en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011
Ministère Public : Monsieur Jules PINELLI, Substitut Général, lequel a été entendu en ses observations orales
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La S.A. AVENIR TELECOM est titulaire de la marque verbale : 'AVENIR TELECOM ' pour l'avoir déposée, le 15 décembre 1997, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour désigner des produits et services des classes 9 et 38.
La S.A.R.L. AVIR TELECOM a déposé, le 24 décembre 2009, une demande d'enregistrement concernant la marque purement verbale : ' AVIR TELECOM ' pour désigner des services de la classe 38 (télécommunications, communications radiophoniques ou téléphoniques, communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques').
Par décision du 28 septembre 2010, Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté l'opposition à l'enregistrement formée par la S.A. AVENIR TELECOM. La S.A. AVENIR TELECOM a formé un recours contre cette décision.
Vu les observations écrites de la S.A. AVENIR TELECOM en date du 22 avril 2001 soutenant que *l'ensemble des services visés dans la demande d'enregistrement de la S.A.R.L. AVIR TELECOM sont identiques ou similaires à eux visés dans le dépôt de la marque antérieure, * qu'un risque de confusion existe entre la marque antérieure et le signe dès lors que des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles sont manifestes, *l'absence de signification du vocable AVIR au contraire du vocable AVENIR, réalisant une faible similitude conceptuelle est compensée par les similitudes existantes sur les deux autres plans, * que la notoriété de la marque AVENIR TELECOM auprès des opérateurs de téléphonie et des particuliers confère à la marque un « fort caractère distinctif ».
Vu les observations écrites de la S.A.R.L. AVIR TELECOM en date du 13 mai 2011 soutenant que * les services visés respectivement par la S.A. AVENIR TELECOM et par la S.A.R.L. AVIR TELECOM sont nettement distincts (pour la S.A. AVENIR TELECOM, il s'agit de services en lien avec la téléphonie mobile distribuée par des intermédiaires et pour la S.A.R.L. AVIR TELECOM, il s'agit de services en lien « majoritaire » avec la téléphonie fixe en direction des seules entreprises), * que considérés dans leur globalité, seules les vocables respectifs AVIR et AVENIR qui ont un caractère distinctif ou arbitraire, devant être pris en considération, la marque antérieure et le signe ne sont pas susceptibles d'être confondus tant sur le plan visuel, que phonétique et conceptuel (Avir en hébreu signifiant l'Air et le Temps).
Vu les observations écrites de Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 15 avril 2011 soutenant *que la S.A. AVENIR TELECOM ne peut soumettre à la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE la question de la comparaison de services l'impression alors qu'elle n'avait pas saisi l'Institut National de la Propriété Industrielle de cette comparaison, * que pour la comparaison soumise initialement à l'Institut National de la Propriété Industrielle et portant sur deux services, ceux-ci tels que le dépôt et dans la demande ne sont pas de même nature, * que l'impression d'ensemble produite par la marque antérieure et le signe considéré est différente tant sur le plan visuel, que phonétique et conceptuel (le vocable Avir étant de pure fantaisie et purement arbitraire).
Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses observations présentées oralement à l'audience.
Attendu que la S.A. AVENIR TELECOM n'a pas, au cours de la procédure d'opposition, développé une argumentation selon laquelle il existait une identité ou une similarité entre tous les services faisant l'objet de sa marque et tous ceux visés dans la demande d'enregistrement de la S.A.R.L. AVIR TELECOM ; que dans le document intitulé « opposition à enregistrement », après avoir déclaré qu'elle formait une opposition pour l'intégralité des services visés dans la demande d'enregistrement, elle n'a détaillé que pour certains d'entre eux des éléments de similarité faisant qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public ; que la S.A. AVENIR TELECOM a soutenu l'existence d'un risque de confusion pour seulement certains services de la S.A.R.L. AVIR TELECOM qu'elle a précisément énumérés ; qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif du recours, la S.A. AVENIR TELECOM est irrecevable à soutenir devant la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE que d'autres services non expressément visés par elle dans son opposition présentent un risque de confusion ; qu'il n'appartenait pas au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle de se substituer à la S.A. AVENIR TELECOM pour examiner une éventuelle identité ou similarité entre les services respectivement en cause ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, saisie dans le cadre restrictif de l'opposition et de la décision qui lui fait suite, d'examiner une éventuelle identité ou similarité entre d'autres services ;
Attendu que la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a omis de prendre en considération le libellé des services visés dans la marque déposée de la S.A. AVENIR TELECOM  ; qu'une modification concernant les services est intervenue, le 7 juillet 1998, par l'introduction d'un nouveau service intitulé : « messages » ; que le service : « services de messagerie électronique » visé dans la demande d'enregistrement de la S.A.R.L. AVIR TELECOM est pour le moins similaire au service : « messages » visé dans la marque déposée de la S.A. AVENIR TELECOM ;
Attendu que l'appréciation faite par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle concernant l'identité ou la similarité entre les autres services respectivement visés par la S.A. AVENIR TELECOM et par la S.A.R.L. AVIR TELECOM ne souffre pas de critique en ce qu'elle a conclut que la demande d'enregistrement désigne des services qui, sont pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; que la S.A.R.L. AVIR TELECOM n'est pas fondée à soutenir que la comparaison doit être effectuée en tenant compte des conditions dans lesquelles les deux entreprises exploitent effectivement la marque ou le signe ; que, notamment , la S.A.R.L. AVIR TELECOM ne peut faire valoir que les services sont destinés à des catégories différentes de clients (particuliers ou professionnels) ;
Attendu que la S.A. AVENIR TELECOM n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE le moyen selon lequel, déposée pour apprécier le risque de confusion entre les deux signes incriminés, il doit être pris en considération « la notoriété certaine  » de sa marque ; que la finalité du recours exercé devant la présente juridiction de l'ordre judiciaire est de contrôler la légalité de la décision administrative prise par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté l'opposition de la S.A. AVENIR TELECOM à la demande d'enregistrement formée par la S.A.R.L. AVIR TELECOM ; que la décision critiquée, prise par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle à l'occasion de la délivrance à la S.A.R.L. AVIR TELECOM d'un titre de propriété industrielle, constitue un acte administratif individuel en leur faveur ; que l'effet dévolutif de l'appel impliquant en principe, selon l'article 462 du code de procédure civile, la faculté de soumettre des moyens nouveaux pour justifier une prétention déjà émise, n'est pas attaché au recours exercé contre une telle décision si bien que les moyens ou éléments de discussion qui n'ont pas été soumis lors de la procédure d'opposition devant l'Institut National de la Propriété Industrielle, ne peuvent être soumis pour la première fois à l'examen de la Cour d'Appel ;
Attendu que pour apprécier le risque de confusion entre la marque antérieure et le signe litigieux, il convient de s'attacher à l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux en prenant en compte de tous les facteurs pertinents de chacun d'eux, après avoir distinguer les éléments distincts et dominants, des éléments insignifiants ;
Attendu en l'espèce que concernant l'aspect visuel, les deux signes sans graphisme particulier comprennent un vocable identique, (Telecom), placé en même position (seconde) dans le groupe verbal ; que, pour les vocables distincts (Avenir et Avir), les deux lettres qui les différencient sont situées au milieu du vocable et n'accrochent pas l'attention d'un consommateur moyennement vigilant ; que concernant l'aspect phonétique, les deux signes comparés comportent une même attaque et une même finale de telle manière que leur sonorité est très proche et ne permet pas à un consommateur moyennement vigilant de différencier clairement les deux signes ; que la syllabe centrale du vocable Avenir n'est pas nécessairement et clairement prononcée et est souvent quasiment éludée ; que concernant l'aspect conceptuel, si le signe Avenir est chargé d'une signification manifeste, et le second, non, l'absence de similitude conceptuelle n'empêche pas de retenir l'existence d'un risque de confusion dès lors que l'impression d'ensemble produite par les éléments visuel et phonétique compense le déficit de similitude conceptuelle et donne à penser à un consommateur d'attention moyenne que les services proviennent d'une origine commune ; que l'attention d'un tel consommateur pour identifier les services proposés sera essentiellement attirée par les éléments visuel et phonétique des signes, éléments qui, pour la perception immédiate, sont dominants ; qu'il existe un réel risque de confusion entre la marque antérieure et le signe faisant l'objet de la demande d'enregistrement ;
Attendu qu'il convient d'annuler la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle justement contestée par la S.A. AVENIR TELECOM, sauf à limiter cette annulation aux seuls services visés dans la demande d'enregistrement de la S.A.R.L. AVIR TELECOM qui sont identiques ou similaires aux services visés dans le dépôt de marque de la S.A. AVENIR TELECOM ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule la décision de Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 28 septembre 2010, en ce qu'elle a rejeté l'opposition à enregistrement formée par la S.A. AVENIR TELECOM concernant les services suivants : « services de messagerie électronique, télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, services de radiotéléphonie mobile ».
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettres recommandées avec avis de réception aux parties et à Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Le Greffier Le Président
