ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
2 juillet 2025 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale TESTAROSSA – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage par des tiers – Nature de l’usage – Consentement implicite du titulaire de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets) »
Dans l’affaire T‑1104/23,
Ferrari SpA, établie à Modène (Italie), représentée par Mes K. Muraro, G. Russo et C. Comolli Acquaviva, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Kurt Hesse, demeurant à Nuremberg (Allemagne), représenté par Me M. Krogmann, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 décembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ferrari SpA, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2023 (affaire R 887/2016-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Par un enregistrement international du 17 octobre 2006, désignant l’Union européenne et reçu par l’EUIPO le 8 février 2007, la requérante, Ferrari SpA, a demandé la protection dans l’Union de la marque verbale TESTAROSSA.
3 L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques communautaires le 12 février 2007 et a été inscrit au registre des marques communautaires le 17 décembre 2007.
4 Les produits couverts par la marque contestée relèvent, notamment, de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, notamment, à la description suivante : « Modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets), jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs) ».
5 Le 14 novembre 2014, l’intervenant, M. Kurt Hesse, a présenté une demande en nullité des effets de l’enregistrement international pour les produits visés au point 4 ci-dessus, au titre de l’article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union
européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001].
6 Par décision du 18 mars 2016, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance. Elle a rejeté celle-ci s’agissant des « modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets) » (ci-après les « modèles réduits de véhicules »), mais l’a accueillie pour les autres produits relevant de la classe 28.
7 Le 12 mai 2016, l’intervenant a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière avait refusé de prononcer la déchéance de la marque contestée s’agissant des modèles réduits de véhicules.
8 Le 17 octobre 2016, la requérante a également demandé, dans le cadre d’un recours incident, l’annulation partielle de la décision de la division d’annulation, dans la mesure où celle-ci avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour les « jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs) » compris dans la classe 28.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours de l’intervenant et rejeté celui de la requérante. Ainsi, la requérante a été déchue de ses droits sur la marque contestée pour l’ensemble des produits mentionnés au point 4 ci-dessus.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée, dans la mesure où l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les modèles réduits de véhicules ;
– condamner l’EUIPO ainsi que l’intervenant aux dépens exposés devant la chambre de recours et dans la présente procédure.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
12 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la détermination du droit matériel et procédural applicable ratione temporis
13 Compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance en cause, à savoir le 14 novembre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 et du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) (voir, en ce sens, arrêts du
6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 2, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, point 3).
14 À cet égard, il ressort des dispositions de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que l’effet d’une éventuelle déclaration de déchéance rétroagit à compter de la date de la demande en déchéance. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le
litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001. Il y a lieu de relever toutefois que, en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, en application notamment de l’article 82, paragraphe 2, sous d), f), et i), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), le litige est régi par les dispositions du règlement no 2868/95
[arrêt du 24 mars 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, non publié, EU:T:2021:157, point 20].
15 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
Sur la portée du premier chef de conclusions
16 Par son premier chef de conclusions, la requérante demande sans autre précision l’annulation de la décision attaquée.
17 Toutefois, il ressort d’une lecture globale de la requête qu’elle ne conteste pas la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la division d’annulation dans la mesure où cette dernière avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour les « jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs) », compris dans la classe 28.
18 Partant, il s’ensuit que la requérante ne demande, en réalité, que l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les modèles réduits de véhicules compris dans la classe 28.
Sur le fond
19 La requérante avance deux moyens tirés, en substance, le premier, d’un défaut de motivation en ce que tous les facteurs pertinents n’auraient pas été pris en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée et, le second, d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours a conclu à tort qu’elle n’avait pas démontré un usage sérieux de la marque contestée pour les modèles réduits de véhicules.
20 Il convient d’examiner d’abord le second moyen.
21 En vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, laquelle s’étend, en l’espèce, du 14 novembre 2009 au 13 novembre 2014 inclus (ci-après la « période pertinente »), ladite marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
22 Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, qui s’applique mutatis mutandis aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. Selon le paragraphe 4 de cette règle, les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des
catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ainsi qu’aux déclarations écrites visées par l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.
23 Ainsi, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêts du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 25 et jurisprudence citée, et du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, point 22 (non publié) et jurisprudence citée].
24 Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée].
25 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du
marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque doivent être pris en considération (voir arrêt du 18 mars 2015, SMART WATER, T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 26 et jurisprudence citée).
26 Concernant, en particulier, les caractéristiques du marché des modèles réduits de véhicules, la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner, dans son arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), la question de savoir si, lorsqu’une marque est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles et pour des jouets, comme en l’espèce, l’apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d’un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite
marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits constituent un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire.
27 À cet égard, la Cour a souligné que l’exercice du droit exclusif du titulaire d’une marque devait être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers portait atteinte ou était susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, point 21).
28 Dès lors, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’apposition par un tiers d’un signe identique à une marque enregistrée pour des jouets sur des modèles réduits de véhicules ne peut être interdit que s’il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, point 22).
29 La question de savoir si une telle apposition porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque doit être appréciée en prenant en considération les caractéristiques spécifiques du marché des modèles réduits de véhicules. À cet égard, il convient d’examiner si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est habitué à ce que les modèles réduits de véhicules s’appuient sur des exemples réels et s’il accorde même beaucoup d’importance
à la fidélité absolue à l’original, de sorte qu’il est en mesure de comprendre que l’apposition de la marque du constructeur automobile sur de tels modèles réduits ne fait qu’indiquer qu’il s’agit de la reproduction à échelle réduite d’un véhicule de cette marque. Dans une telle hypothèse, selon la Cour, le public pertinent ne percevrait pas le signe identique à ladite marque figurant sur les modèles réduits de véhicules commercialisés par un tiers comme une indication que ces produits
proviennent du constructeur automobile ou d’une entreprise économiquement liée à ce dernier, de sorte qu’un tel usage ne porterait pas atteinte à la fonction essentielle de cette marque en tant que marque enregistrée pour des jouets (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, points 23 et 24).
30 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le marché des modèles réduits de véhicules était caractérisé par la coexistence de fabricants de jouets indépendants – qui utilisent des marques également enregistrées pour des automobiles, telles que la marque contestée, comme de simples indications qu’un modèle réduit est une reproduction fidèle d’un modèle de voiture réelle – et de modèles réduits de véhicules produits et commercialisés directement par les titulaires de telles
marques ou par des entreprises qui leur sont économiquement liées, notamment par le biais d’une licence.
31 La chambre de recours a également relevé que le public pertinent était habitué à voir des modèles réduits de véhicules, avec ou sans licence du constructeur automobile, en fonction des informations figurant sur leurs emballages. Les parties ne contestent pas ces constatations.
32 Il en découle qu’un tiers peut utiliser une telle marque sans le consentement de son titulaire, à condition que l’usage qu’il en fait sur un modèle réduit de véhicule se limite à indiquer au public pertinent que ledit modèle est une reproduction fidèle d’un véritable modèle d’automobile.
33 En revanche, lorsque l’usage de la marque par un tiers va au-delà d’une simple indication du caractère fidèle de la reproduction, en faisant référence, lors de la commercialisation des modèles réduits de véhicules en cause, par exemple, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, à un accord de licence conclu avec le titulaire de cette marque, un tel usage sera perçu comme une indication que ces produits proviennent du constructeur automobile ou d’une entreprise économiquement liée à ce
dernier par un tel accord. Un tel usage serait conforme à la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l’origine commerciale du produit. Dans cette hypothèse, le titulaire de la marque sera fondé à s’opposer à un tel usage de sa marque par un tiers sans son consentement.
34 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
35 À titre liminaire, il convient de préciser que, si, comme il a été rappelé au point 22 ci-dessus, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée, la chambre de recours s’est limitée, dans la décision attaquée, à apprécier la nature de l’usage de la marque contestée, comme l’a d’ailleurs admis l’EUIPO lors de l’audience. Dans ces circonstances, ce critère est le seul soumis au contrôle du Tribunal dans la présente
affaire.
36 En outre, il n’est pas contesté que les éléments de preuve produits par la requérante comportent la marque contestée, tantôt sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, à savoir TESTAROSSA, tantôt sous la forme de deux éléments verbaux séparés, à savoir « testa » et « rossa », mais que cette variation n’a pas d’incidence sur le caractère distinctif de celle-ci, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ces deux formes
d’utilisation.
37 Par ailleurs, s’agissant des éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque contestée par la société Amalgam, la chambre de recours a constaté que ceux-ci faisaient uniquement référence à des modèles réduits de grande dimension n’étant pas destinés au jeu, de sorte qu’ils ne démontraient pas un usage de la marque contestée pour les produits visés par celle-ci. Elle a donc écarté ces éléments comme dépourvus de pertinence. Interrogée lors de l’audience à cet égard, la requérante a indiqué
qu’elle ne contestait pas cet aspect de la décision attaquée.
38 Enfin, il est constant que, au cours de la période pertinente, des modèles réduits de véhicules Testarossa ont été commercialisés, non pas par la requérante elle-même, mais par des tiers, à savoir, des fabricants de tels modèles réduits.
39 C’est au regard à ces considérations préliminaires qu’il convient d’examiner, premièrement, si la marque contestée a été utilisée conformément à sa fonction essentielle et, deuxièmement, si tel est le cas, si cet usage a été effectué avec le consentement de la requérante.
– Sur l’usage de la marque contestée conformément à sa fonction essentielle
40 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’usage fait par des tiers de la marque contestée se limitait à indiquer que les modèles réduits de véhicules en cause étaient des reproductions fidèles de véritables voitures Testarossa. Elle est arrivée à une telle conclusion, notamment, en constatant que, sur les éléments de preuve fournis par la requérante, les marques des tiers dominaient l’emballage desdits modèles réduits de véhicule, que la mention « Ferrari
Official Licensed Product » (produit officiel sous licence Ferrari) (ci-après la « mention “produit officiel sous licence Ferrari” ») ne faisait pas référence à la marque contestée et que cette dernière n’était pas accompagnée des symboles « TM » ou « ® », de sorte que cette marque n’était pas utilisée comme une indication de l’origine commerciale desdits modèles réduits. La chambre de recours a également ajouté que le fait que la marque contestée soit apposée par des tiers sur des modèles
réduits de véhicules, produits par ces derniers avec des standards de qualité variés et commercialisés à des prix différents, allait à l’encontre de la conclusion selon laquelle la marque contestée aurait été utilisée en tant qu’indicateur de l’origine commerciale du produit.
41 La requérante fait valoir que l’usage de la marque contestée pour des modèles réduits de véhicules ne se limite pas à indiquer qu’il s’agit de la reproduction à l’échelle réduite d’un véhicule de cette marque, car les éléments de preuve qu’elle a présentés montreraient que ledit usage de la marque contestée a été fait sous des licences accordées par elle à des tiers, de sorte que la marque contestée a été utilisée conformément à sa fonction essentielle. La requérante fait également valoir que
l’absence d’utilisation des symboles « TM » et « ® » à côté de la marque contestée ne saurait signifier que l’usage de celle-ci n’est pas conforme à sa fonction essentielle.
42 L’EUIPO, soutenu par l’intervenant, avance que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les éléments de preuve ne démontraient pas un usage de la marque contestée selon sa fonction essentielle, dans la mesure où les marques identifiant l’origine commerciale des produits n’étaient pas la marque contestée, mais diverses autres marques, dont des marques de fabricants de jouets indépendants. Il ajoute que lesdits éléments de preuve démontrent uniquement que la marque contestée a été
utilisée en tant qu’élément de référence, pour indiquer une reproduction fidèle du véritable modèle de voiture Testarossa.
43 À cet égard, premièrement, force est de constater que la requérante a présenté plusieurs catalogues de la société Bburago, dans lesquels figure la marque contestée. Ces catalogues, datés des années 2011 à 2015, sont intitulés « Ferrari Race and Play » et présentent de nombreux modèles réduits de véhicules Ferrari, dont des modèles réduits de véhicules Testarossa. La plupart de ces catalogues contiennent, en outre, sur leurs couvertures, la mention « produit officiel sous licence Ferrari », ainsi
que l’indication suivante : « Produit sous licence FERRARI Spa., FERRARI, l’élément figuratif du CHEVAL CABRÉ, tous les logos et dessins ou modèles distinctifs associés sont la propriété de FERRARI Spa. Les dessins ou modèles des carrosseries des voitures FERRARI sont protégés en tant que propriété de FERRARI en vertu des règlements sur les dessins et modèles, les marques et l’habillage commercial ». Sur l’ensemble de ces catalogues, la marque contestée figure sous les photographies des modèles
réduits de véhicules Testarossa. En haut à gauche du catalogue, se trouve également le logo de l’entreprise Bburago, tandis qu’en haut, centrée, la marque verbale Ferrari est mise en avant.
44 La requérante a également produit des éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque contestée par la société Hachette, consistant notamment en des photographies de modèles réduits de véhicules Testarossa dans leurs emballages. La marque contestée est inscrite, en grands caractères, dans la partie supérieure de l’emballage ainsi que sur le socle du modèle réduit. La marque verbale Ferrari figure, en très grandes lettres, à côté d’un cheval cabré, dans la partie supérieure de l’emballage. En
outre, la mention « produit officiel sous licence Ferrari » est clairement lisible sur la partie inférieure de l’emballage. La mention « Hachette » apparaît, quant à elle, en bas dudit emballage.
45 À cet égard, d’une part, force est de constater que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que les emballages des modèles réduits de véhicules en cause étaient « dominés » par les marques des tiers. Cette constatation ne correspond pas à la matérialité des faits relevés aux points 43 et 44 ci-dessus.
46 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation de la chambre de recours, soutenue également par l’EUIPO et l’intervenant, selon laquelle la marque contestée était utilisée conjointement avec d’autres marques, appartenant tant à la requérante qu’à d’autres entreprises. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la condition d’usage sérieux d’une marque peut être remplie lorsque cette marque est utilisée conjointement avec une autre marque, pour autant que la première
marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine du produit en cause [voir arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 142 et jurisprudence citée].
47 Tel est le cas en l’espèce. En effet, sur les éléments de preuve susmentionnés figurent non seulement la marque contestée en tant que telle, clairement visible, mais également la marque figurative Ferrari représentant un cheval cabré, la marque verbale Ferrari et, surtout, la mention « produit officiel sous licence Ferrari », de même que les marques des tiers, fabricants desdits modèles réduits de véhicules. Ces indications permettent au public pertinent de comprendre que les modèles réduits de
véhicules portant la marque contestée sont fabriqués par un tiers sous licence de la requérante, de sorte qu’un tel usage de la marque contestée est conforme à la fonction essentielle de celle-ci, qui est de garantir aux consommateurs l’origine commerciale desdits produits.
48 Le simple fait, relevé par la chambre de recours, que les modèles réduits de véhicules Testarossa soient commercialisés par des entreprises différentes et que leur qualité et leur prix soient différents ne permet pas de conclure que cet usage n’est pas conforme à la fonction essentielle de la marque. En effet, ainsi que cela a été constaté au point 47 ci-dessus, les entreprises tierces apposent sur l’emballage de leurs produits ou sur leurs catalogues la mention « produit officiel sous licence
Ferrari », établissant ainsi un lien clair avec la requérante, titulaire de la marque contestée, ce qui indique, de la sorte, au public pertinent l’origine commerciale desdits produits.
49 En outre, et contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, il importe peu que les mentions « produit officiel sous licence Ferrari » ne fassent pas, en tant que telles, référence à la marque contestée, car, d’une part, ladite marque contestée figure clairement à côté de ces mentions ou, dans les catalogues, au-dessous des photographies des modèles réduits pertinents, et, d’autre part, grâce à ces mentions, le public pertinent établira un lien entre la requérante, titulaire de la marque
contestée, et les producteurs de jouets commercialisant les produits en cause sous cette marque.
50 En effet, il est notoire que, sur le marché des automobiles, les voitures sont commercialisées à la fois sous une première marque, désignant le constructeur de cette voiture, et sous une seconde marque, désignant le modèle de cette voiture. Ces considérations sont également pertinentes pour le marché des modèles réduits de véhicules, puisque ceux-ci sont censés être des répliques fidèles de véritables voitures, de sorte que le public pertinent a l’habitude de se référer simultanément à la marque
du constructeur et à celle du modèle spécifique. Dès lors, le lien entre l’utilisation de la marque Ferrari et la marque contestée sur les emballages et les catalogues est conforme aux habitudes du marché.
51 Deuxièmement, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que la chambre de recours a considéré, à tort, que le fait que la marque contestée n’était pas accompagnée des symboles « TM » ou « ® » permettait de conclure que celle-ci n’était pas utilisée selon sa fonction essentielle. En effet, il n’existe aucune obligation d’utiliser les symboles « ® » ou « TM », afin qu’un usage soit considéré comme conforme à la fonction essentielle de la marque. L’absence desdits symboles n’affecte ni la
validité ni la fonction essentielle des marques de l’Union. Partant, leur absence aux côtés de la marque contestée dans les éléments de preuve n’altère nullement la capacité de la marque contestée à remplir sa fonction essentielle d’identifier l’origine commerciale des produits en cause et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
52 Ainsi, les éléments de preuve susmentionnés produits par la requérante, pris dans leur ensemble, permettent de considérer que la marque contestée a été utilisée, pendant la période pertinente, pour des modèles réduits de véhicules, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
– Sur le consentement de la requérante à l’usage de sa marque par des tiers
53 Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
54 C’est au titulaire de la marque qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage de cette marque par un tiers (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 44).
55 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que les tiers, lorsqu’ils utilisaient la marque contestée pour des modèles réduits de véhicules, agissaient avec son consentement. Elle a notamment observé que les extraits des contrats de licence produits par la requérante ne permettaient pas de déterminer si la marque contestée faisait l’objet de ces contrats. Elle a également relevé que les éléments de preuve dont il est fait mention aux
points 43 et 44 ci-dessus ne prouvaient pas le consentement de la requérante, notamment en raison du fait que l’indication selon laquelle les produits vendus étaient des produits officiels sous licence Ferrari ne faisait pas mention de la marque contestée.
56 La requérante conteste cette conclusion. À cet égard, elle indique avoir produit plusieurs extraits de contrats de licence conclus entre elle et des tiers, pour la vente et la production de modèles réduits de véhicules. La chambre de recours aurait écarté à tort ces contrats de licence, lesquels démontreraient pourtant qu’elle avait consenti à l’usage de la marque contestée par ces tiers. Elle soutient également que, bien que les extraits de ces contrats de licence ne permettent pas de déterminer
si ceux-ci portent sur la marque contestée, les mentions figurant sur les emballages et les catalogues, telles que celles mentionnées aux points 43 et 44 ci-dessus, permettent de conclure, en tout état de cause, qu’elle a consenti, à tout le moins implicitement, à l’usage de sa marque par des tiers, dès lors qu’elle avait connaissance de cet usage et ne s’y est jamais opposée.
57 L’EUIPO souscrit à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les extraits de contrats de licence présentés par la requérante ne permettaient pas de conclure que les licenciés avaient l’autorisation d’utiliser la marque contestée. Il ajoute que considérer que la requérante a consenti à l’usage de la marque contestée irait à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle l’usage sérieux ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions.
58 L’intervenant fait valoir qu’il appartenait à la requérante de démontrer, de manière non équivoque, qu’elle avait consenti à l’usage de la marque contestée et que, à cet égard, le facteur déterminant devrait être non pas le point de vue du public pertinent, mais la relation effective entre la requérante et les tiers fabricants de modèles réduits de véhicules. En outre, le fait que la requérante ne se soit pas opposée à l’usage de la marque contestée par des tiers ne saurait suffire à démontrer
son consentement. De plus, un tel argument aurait été soulevé pour la première fois par la requérante dans le cadre du présent recours.
59 À cet égard, premièrement, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les extraits de contrats de licence présentés par la requérante ne contiennent pas la liste des marques faisant l’objet desdits contrats. Dans ces circonstances, lesdits extraits ne permettent pas d’établir que la requérante a expressément consenti à l’usage de sa marque par ces tiers.
60 Deuxièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel, en tout état de cause, les éléments de preuve présentés par elle, pris dans leur ensemble, démontrent qu’elle a consenti, de manière implicite, à l’usage de la marque contestée par des tiers, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le consentement du titulaire d’une marque peut, en effet, être exprimé de manière explicite ou implicite. Ainsi, ce consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine
une volonté de renoncer à son droit exclusif sur la marque. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit [voir arrêts du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae
(PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, point 71 (non publié)].
61 Partant, il convient d’examiner si un tel consentement implicite de la requérante résulte de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque contestée par un tiers.
62 Les circonstances et éléments pertinents susceptibles de traduire l’existence d’un tel consentement implicite doivent être examinés, comme l’a d’ailleurs admis l’EUIPO lors de l’audience, à la lumière, notamment, des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits protégés par la marque et des caractéristiques du marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 mars 2015, SMART WATER, T‑250/13, non
publié, EU:T:2015:160, point 26 et jurisprudence citée).
63 À cet égard, tout d’abord, il convient de préciser que, comme il a été relevé au point 33 ci-dessus, dans le cadre spécifique du marché en cause, le titulaire d’une marque enregistrée tant pour les automobiles que pour des modèles réduits de véhicules est habilité à s’opposer à l’usage de cette marque par un tiers si cet usage va au-delà de la simple indication que les modèles réduits en cause sont des représentations fidèles de la véritable voiture et indique, en outre, l’origine commerciale
desdits modèles comme provenant dudit titulaire ou d’une entreprise liée à ce dernier.
64 Tel est le cas en l’espèce, comme il ressort du point 52 ci-dessus. Partant, dans un tel contexte, le consentement implicite du titulaire de cette marque découle du fait que ce dernier avait connaissance de l’usage de sa marque par des tiers et ne s’y est pas opposé.
65 Les éléments de preuve décrits et appréciés aux points 43 à 49 ci-dessus démontrent que la requérante avait connaissance de l’usage de la marque contestée par des tiers, lesquels présentaient les produits en cause comme des produits « officiels » sous licence de Ferrari, et qu’elle ne s’y est pas opposée, ce qui démontre qu’elle a, à tout le moins implicitement, consenti à un tel usage.
66 En effet, d’une part, ni l’EUIPO ni l’intervenant ne contestent que la requérante avait effectivement connaissance de cet usage, ce qui est, au demeurant, démontré par le fait que les éléments présentés par la requérante comprennent notamment des preuves publiquement accessibles, telles que des catalogues ou des emballages de produits.
67 D’autre part, dans la mesure où l’intervenant soutient que la requérante fait valoir pour la première fois dans le cadre du présent recours qu’elle ne s’est pas opposée à un tel usage, il suffit de constater qu’il découle du dossier que la requérante a, tout au long de la procédure administrative, soutenu que des tiers avaient agi avec son consentement, faisant ainsi valoir, implicitement mais nécessairement, qu’elle ne s’était pas opposée à un tel usage.
68 Ensuite, le Tribunal a eu l’occasion de juger que l’usage de la marque d’une société de production par une société de distribution économiquement liée à celle-ci pouvait être reconnu comme étant un usage de cette marque fait avec le consentement du titulaire et ainsi être considéré comme fait par le titulaire, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [arrêts du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non publié, EU:T:2011:47,
point 32, et du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 102 et jurisprudence citée].
69 Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis lorsque la marque d’une société de production, telle que la marque contestée, est utilisée par une autre société commercialisant les produits en cause comme étant des produits « officiels » sous licence de la première société. En effet, un tel usage établit un lien entre ces deux sociétés, lequel, à défaut d’indication contraire, présuppose que le titulaire de la marque a consenti, ne serait-ce qu’implicitement, à l’usage de ses marques par ladite
société.
70 Enfin, la requérante a également présenté plusieurs factures et bons de commande émis par des tiers pour la vente de modèles réduits de véhicules revêtus de la marque contestée. Or, selon la jurisprudence, lorsque le titulaire d’une marque faisant l’objet d’une procédure de déchéance invoque des actes d’usage de cette marque par un tiers, aux fins d’établir l’usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ce titulaire prétend, implicitement, que cet usage a été
fait avec son consentement [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 24].
71 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré avoir consenti, même implicitement, à l’usage de la marque contestée par des tiers pour les produits en cause, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
72 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen soulevé par la requérante et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les modèles réduits de véhicules, compris dans la classe 28, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen du recours.
Sur la demande de réformation de la décision attaquée
73 En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, il convient de rappeler que, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé
l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
74 Or, en l’espèce, il convient de relever que, ainsi que cela a été relevé au point 35 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas pris position, dans la décision attaquée, sur le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque contestée, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation de ces mêmes éléments dans le cadre de l’examen de la demande de réformation de ladite décision.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et l’intervenant ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
76 En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO et de l’intervenant aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, il y a également lieu de condamner l’EUIPO et l’intervenant
à supporter les dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2023 (affaire R 887/2016-5) est annulée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les « modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets) », compris dans la classe 28.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO et M. Kurt Hesse supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Ferrari SpA, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
