ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
11 mars 2016 ( *1 )
«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Sky BONUS — Marque nationale verbale antérieure SKY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Limitation des produits désignés dans la demande de marque — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Irrecevabilité»
Dans l’affaire T‑840/14,
International Gaming Projects Ltd, établie à La Valette (Malte), représentée par Me M. Garayalde Niño, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’intervenante devant le Tribunal, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, étant
Sky plc, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représentée par M. J. Barry, solicitor,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2014 (affaire R 2040/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et International Gaming Projects Ltd,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er mai 2015,
vu les réponses de l’intervenante et de la requérante à une question écrite du Tribunal déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 9 et le 11 décembre 2015,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 16 mars 2012, la requérante, International Gaming Projects Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
— classe 9 : « Programmes informatiques, composants électroniques » ;
— classe 28 : « Jeux automatiques (appareils) à prépaiement ; machines récréatives et de jeu ; machines, appareils et installations électriques et/ou électroniques récréatifs et de jeu ; machines et appareils de jeux vidéo ; pièces et parties des produits précités non comprises dans d’autres classes ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2012/086, du 8 mai 2012.
5 Le 8 août 2012, British Sky Broadcasting Group plc, prédécesseur en droit de l’intervenante, Sky plc, a formé opposition, au titre de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur, notamment, la marque du Royaume-Uni verbale antérieure SKY, enregistrée le 7 septembre 2012 sous le numéro 2500604, désignant les produits et les services relevant des classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 à 18, 25, 28 et 35 à 45. S’agissant de la classe 9, les produits en cause comprenaient, notamment, les « programmes informatiques », les « jeux électroniques et informatiques [interactifs] », ainsi que les « pièces et parties de tous les produits précités ». S’agissant de
la classe 28, les produits en cause comprenaient les « jeux, jouets ; jeux électroniques ; dispositifs portables pour jeux électroniques, informatiques ou vidéo ; appareils de jeux vidéo ; pièces et parties de tous les produits précités ; cartes à jouer ; jeux de cartes, articles de sport ; jeux impliquant des jeux d’argent ; machines récréatives ; appareils et instruments récréatifs ; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009.
8 Par décision du 19 août 2013, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits et des services concernés, sur le seul fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et a rejeté la demande d’enregistrement dans son ensemble.
9 Le 18 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 23 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a entériné la décision de la division d’opposition et a rejeté le recours. À cet effet, elle s’est limitée à comparer la marque demandée avec la marque antérieure et à apprécier le risque de confusion entre lesdites marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À l’appui de cette décision, elle a considéré que les produits en cause étaient
essentiellement identiques (points 15 à 17 de la décision attaquée). Dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a, d’abord, constaté que le mot « sky » constituait l’élément « le plus dominant et distinctif » de la marque demandée, alors que le mot « bonus » était seulement faiblement distinctif (point 20 de la décision attaquée). Ensuite, elle a conclu, premièrement, à un degré de similitude supérieur à la moyenne entre les marques en conflit sur le plan
visuel, deuxièmement, à leur caractère hautement similaire du point de vue phonétique et, troisièmement, à leur caractère hautement similaire du point de vue conceptuel (points 21 à 23 de la décision attaquée). Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de l’identité et de la haute similitude des produits en cause, d’un degré de similitude visuelle supérieur à la
moyenne et d’un degré élevé de similitudes phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure (point 29 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler partiellement la décision attaquée et accorder l’enregistrement de la marque demandée pour ce qui est des « programmes informatiques ; composants électroniques », relevant de la classe 9, ainsi que des « jeux automatiques (appareils) à prépaiement ; machines récréatives et de jeu ; machines, appareils et installations électriques et/ou électroniques récréatifs et de jeu ; machines et appareils de jeux vidéo ; pièces et parties des produits précités non comprises dans d’autres classes,
l’ensemble des produits précités », relevant de la classe 28, dans la mesure où ces produits visent exclusivement des jeux de bingo vidéo destinés à des appareils de loisirs en casino et en salle de jeux ;
— condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, respectivement, de la violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009.
14 À cette fin, à titre liminaire, la requérante restreint la portée de sa demande de marque communautaire en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en « limitant » la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé aux « programmes informatiques ; composants électroniques », relevant de la classe 9, d’une part, et aux « jeux automatiques (appareils) à prépaiement ; machines récréatives et de jeu ; machines, appareils et installations électriques et/ou
électroniques récréatifs et de jeu ; machines et appareils de jeux vidéo ; pièces et parties des produits précités non comprises dans d’autres classes », relevant de la classe 28, d’autre part, dans la mesure où ces produits viseraient exclusivement « des jeux de bingo vidéo destinés à des appareils de loisirs en casinos et en salles de jeux ». La requérante estime, en substance, que cette limitation de la liste des produits en cause correspond à l’argumentation qu’elle a avancée devant les
instances de l’OHMI, selon laquelle un risque de confusion entre les marques en conflit était peu ou prou exclu du fait que son commerce ne visait que l’usage d’appareils de loisirs ou de jeux dans des casinos ou des salles de jeux.
15 L’OHMI et l’intervenante rétorquent que, conformément à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, l’objet du litige devant la chambre de recours ne doit pas être modifié. En l’espèce, la requérante aurait modifié la liste des produits demandés en indiquant leur destination et, partant, l’objet du litige, en violation de cette disposition. Cette modification ne pourrait donc être prise en considération par le Tribunal, le contrôle de la légalité de la décision attaquée devant se faire
au regard du seul cadre factuel et juridique du litige à la date de son adoption. En outre, le chef de conclusions unique comportant cette modification de l’objet du litige serait irrecevable. En effet, la requérante déclarerait expressément ne pas solliciter l’annulation de l’intégralité de la décision attaquée, mais uniquement son annulation partielle à l’égard des produits tels que visés après cette limitation. Elle déclarerait en outre ne plus solliciter la protection des produits
initialement demandés « de manière générale en tant que catégorie large, étant donné que ces types de produits s[eraie]nt limités à ceux qui s[eraie]nt nécessaires pour le fonctionnement des jeux de bingo vidéo destinés à des appareils de loisirs en casino et en salle de jeux ». Dès lors, ce chef de conclusions unique et, partant, le recours dans son ensemble devraient être rejetés comme irrecevables.
16 Par ailleurs, l’OHMI et l’intervenante contestent l’existence d’une violation par la chambre de recours de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
17 Aux termes de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
18 En l’espèce, compte tenu, notamment, des réponses de la requérante et de l’intervenante à une question écrite du Tribunal portant sur la recevabilité du recours, celui-ci s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
19 S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du [même] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Au regard de l’article 76 dudit règlement, ce contrôle de
légalité doit se faire en tenant compte du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision, objet du recours, que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé [voir, en ce sens, arrêt du
20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec, EU:T:2007:349, points 19 et 20 et jurisprudence citée].
20 En outre, si l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 exige que « la demande de marque communautaire doi[ve] contenir [...] la liste des produits [...] pour lesquels l’enregistrement est demandé », l’article 43, paragraphe 1, du même règlement prévoit que « [l]e demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits [...] qu’elle contient ».
21 Dans la requête déposée devant le Tribunal et, partant, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, la requérante a modifié la liste des produits visés par sa demande de marque communautaire en précisant leurs caractéristiques et notamment leur destination en ce sens qu’ils auraient visé « exclusivement des jeux de bingo vidéo destinés à des appareils de loisirs en casino et en salle de jeux ».
22 Certes, s’agissant d’une demande de marque communautaire visant plusieurs produits, le Tribunal a déjà interprété une déclaration du demandeur de la marque présentée devant lui et, donc, postérieure à la décision de la chambre de recours, selon laquelle il retirait sa demande pour uniquement certains des produits visés par la demande initiale, soit comme une déclaration indiquant que la décision attaquée n’était contestée que pour autant qu’elle visait le reste des produits demandés, soit, si une
telle déclaration était intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, comme un désistement partiel. Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais de modifier une caractéristique desdits produits, telle que leur destination ou leur description, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de
la marque communautaire effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure. Dès lors, une telle modification ne peut ni affecter la légalité de la décision attaquée, ni être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours [voir, en
ce sens, arrêts TEK, point 19 supra, EU:T:2007:349, points 23 à 25 et jurisprudence citée, et du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, EU:T:2013:85, points 22 à 25].
23 En l’espèce, il ressort clairement tant de l’unique chef de conclusions en annulation que des motifs développés à son appui dans la requête que la requérante ne retire aucun des produits faisant l’objet de sa demande de marque communautaire, mais se limite à préciser leur destination en ce sens qu’ils « visent exclusivement des jeux de bingo vidéo destinés à des appareils de loisirs en casino et en salle de jeux ». Ainsi que l’avance l’OHMI à juste titre, la requérante confirme elle-même, au
point 16 de la requête, qu’elle n’entend plus demander la protection des produits visés « en général au sens large de cette catégorie », mais seulement pour autant qu’ils revêtent cette destination particulière. En outre, la requérante demande expressément au Tribunal de tenir compte de cette précision formulée en cours d’instance et portant sur la destination des produits en cause aux fins de leur comparaison, effectuée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009,
pour en conclure à leur absence de similitude.
24 Or, force est de constater que, d’une part, au regard de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, une telle précision formulée en cours d’instance et portant sur les caractéristiques et, notamment, sur la destination des produits en cause constitue une modification du cadre factuel du litige dont était saisie la chambre de recours et qui avait fait l’objet de la décision attaquée en ce qu’elle implique d’écarter toute autre destination desdits produits susceptible d’avoir joué un rôle dans
le cadre de la comparaison des produits. Ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, notamment aux points 50 à 60 de la requête, il s’ensuit que cette modification est de nature à avoir un effet sur l’examen que la chambre de recours aurait pu avoir effectué sur, notamment, la similitude des produits en cause et, partant, modifie nécessairement l’objet du litige tel que porté devant le Tribunal. D’autre part, en tant que le chef de conclusions en annulation partielle et l’argumentation
soulevée à son soutien se limitent à contester la légalité de la décision attaquée sous la seule condition que le Tribunal tienne compte de cette modification de l’objet du litige, interdite par l’article 188 du règlement de procédure, ce chef de conclusions ne peut prospérer.
25 En effet, par son recours, la requérante ne saurait obtenir une annulation partielle de la décision attaquée au motif que celle-ci repose sur une appréciation – non effectuée par la chambre de recours – d’un risque de confusion entre les marques en conflit en y incluant des produits dotés d’une destination spécifique sur laquelle la chambre de recours n’était pas appelée à se prononcer. Au contraire, ainsi que le soutient à bon droit l’OHMI, dans le cadre de la comparaison des produits en cause,
la chambre de recours était censée vérifier si l’ensemble des destinations potentielles desdits produits donnait lieu à conclure à leur similitude, voire à leur identité. À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux, dont, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon,C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 23). En outre, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte
Finanziaria/OHMI,C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42]. Or, en l’espèce, c’est précisément la comparaison des produits dotés de leurs caractéristiques génériques et variées tels que demandés initialement – et non tels que spécifiés a posteriori – qui a amené la chambre de recours à conclure à un risque de confusion entre les marques en conflit. Partant, à la différence d’un cas
dans lequel un requérant écarte de sa demande de marque communautaire certains des produits en cause pour lesquels il a initialement demandé l’enregistrement, en l’espèce, la demande de la requérante vise une appréciation d’ensemble et indissociable de la chambre de recours, dans la décision attaquée, qui n’est pas susceptible d’annulation partielle. À cet égard, le seul fait que la requérante ait fait valoir devant les instances de l’OHMI, comme elle l’a souligné dans sa réponse à la question
écrite du Tribunal, que son commerce ne visait que l’usage d’appareils de loisirs ou de jeux dans des casinos ou des salles de jeux ne saurait infirmer cette appréciation, puisque les produits ayant fait l’objet de sa demande de marque communautaire initiale étaient couverts par cette demande en fonction de leurs acceptions et de leurs destinations larges.
26 Enfin, il y a lieu de souligner que la requérante ne demande pas, même à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité en tant qu’elle conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit concernant les produits mentionnés au point 3 ci-dessus. Au contraire, eu égard à la limitation de la destination desdits produits effectuée dans la requête, elle demande explicitement l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci
refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les mêmes produits en ce qu’ils « visent exclusivement des jeux de bingo vidéo destinés à des appareils de loisirs en casino et en salle de jeux ». Dans ces conditions, contrairement à la situation à l’origine de l’arrêt TEK, point 19 supra (EU:T:2007:349, points 27 et 28), compte tenu de la portée univoque du chef de conclusions en annulation, telle que réitérée dans la réponse de la requérante à la question écrite du Tribunal, et du caractère
clair et précis des motifs avancés à son appui dans la requête et dans ladite réponse, en l’espèce, il n’est pas possible pour le Tribunal de tenir compte de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire initiale de la requérante afin de connaître du présent recours.
27 Il en résulte que l’unique chef de conclusions en annulation et, partant, la demande de réformation tendant à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit accordé pour les produits en cause tels que modifiés doivent être déclarés irrecevables.
28 Par conséquent, il convient de rejeter le recours comme irrecevable dans son ensemble.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
30 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) International Gaming Projects Ltd est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2016.
Le greffier
E. Coulon
Le président
M. Prek
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
