TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/07496 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEZJ
Jugement du 09 avril 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS - 2051
Maître Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES - 1141
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 avril 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. URBASOLAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Lisa LE STANC de la SCP LE STANC - CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NLG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS URBASOLAR, immatriculée depuis le 26 octobre 2006 au RCS de Montpellier, est spécialisée dans le développement, la réalisation, le financement et l’exploitation de centrales photovoltaïques en vue de la vente à des professionnels de l’électricité.
Elle se prévaut du signe URBASOLAR, qui constitue sa dénomination sociale et commerciale depuis son immatriculation, mais également de la réservation du nom de domaine “urbasolar.com”.
Elle se prévaut également de droits sur :
- la marque verbale française URBASOLAR n° 3443573 déposée le 27 juillet 2006 et désignant des produits et services en classes 6, 9, 11 et 19 ;
- la marque semi-figurative française URBASOLAR n° 3633051 déposée le 27 février 2009 et désignant des produits et services en classes 9, 36, 37, 40, 41 et 42 ;
- la marque verbale française URBASOLAR n° 4408332 déposée le 28 novembre 2017 et désignant des produits et services en classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- la marque verbale internationale URBASOLAR n° 1420885 déposée le 12 février 2018 et désignant des produits et services des classes 37, 39 et 42.
La SARL NLG exerce son activité dans le secteur de l’énergie photovoltaïque.
La société URBASOLAR indique avoir découvert en 2017 que la société NLG avait adopté comme nouveau nom commercial le signe “URBAN SOLAR ENERGY USE”, qu’elle exploitait désormais le nom de domaine www.urbansolarenergy.fr et qu’elle avait procédé au dépôt de la marque semi-figurative française “URBAN SOLAR ENERGY” n° 4404338 en classes 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40 et 42.
Par courrier du 7 septembre 2018, la société URBASOLAR a demandé à la société NLG de cesser d’utiliser la marque URBAN SOLAR ENERGY pour une activité de fourniture d’énergie.
Par courrier du 31 octobre 2018, la société URBASOLAR a mis en demeure la société NLG de cesser d’utiliser la marque URBAN SOLAR ENERGY et l’a sommée de lui adresser, dans un délai de quinze jours, un engagement écrit de ne plus utiliser cette marque.
Par courrier du 8 novembre 2018, la société NLG proposait d’ajouter une esperluette pour employer désormais la dénomination “URBAN & SOLAR ENERGY”.
Par courrier du 7 janvier 2019, la société URBASOLAR faisait valoir que cette modification ne diminuerait en rien le risque de confusion entre les signes et mettait à nouveau la société NLG en demeure de cesser l’utilisation litigieuse du terme “URBAN SOLAR ENERGY”.
Par courrier du 29 janvier 2019, la société NLG répondait par la négative à cette demande et procédait au dépôt de la marque verbale URBAN & SOLAR ENERGY pour des produits en classes 35, 39 et 40. L’INPI a refusé de procéder à l’enregistrement de cette marque pour défaut de distinctivité.
Le 20 mai 2019, la société NLG a procédé au dépôt de la marque semi-figurative URBAN SOLAR ENERGY en noir et blanc et enregistrée sous le numéro 4552851 pour des services en classes 35, 39, 40 et 42.
Estimant que ces faits étaient constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société URBASOLAR a, par exploit du 3 juillet 2019, fait assigner la société NLG devant le tribunal de grande instance de Lyon.
*****
Dans ses conclusions responsives n° 5 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société URBASOLAR demande au tribunal de :
Vu les articles L211-4 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 42 ; 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l'article L121-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 711-4, L.713-1 et L. 713-3, L. 716-1 ; L. 716-3 ; L. 716-14 ; L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle,
- Se déclarer compétent pour se saisir du litige, et dire recevable l’action de la demanderesse ;
- REJETER toutes les demandes de la défenderesse ;
(I) Sur la contrefaçon
- JUGER que la société NLG a commis des actes de contrefaçon par imitation au sens des articles L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle au regard des marques « URBASOLAR» n° 3443573, n°3633051 et 4408332 ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société NLG à la somme provisionnelle et à parfaire de 120.000 euros au titre de ces actes de contrefaçon ;
(II) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
- JUGER que le dépôt et l’exploitation des marques semi-figuratives URBAN SOLAR ENERGY porte atteinte à la dénomination sociale et commerciale « URBASOLAR » et au nom de domaine antérieur « urbasolar.com » ;
- JUGER que la société NLG, en exploitant le signe « URBAN SOLAR ENERGY » à titre de nom commercial crée une confusion fautive avec la dénomination sociale et commerciale antérieure « URBASOLAR » de la société demanderesse et avec son nom de domaine «urbasolar.com » et témoigne d’une volonté de se placer dans le sillage de la demanderesse pour tirer indument les bénéfices de ses investissements ;
- JUGER que la réservation et l’exploitation du nom de domaine www.urbansolarenergy.fr crée une confusion illicite avec la dénomination sociale « URBASOLAR » et avec le nom de domaine
antérieur « urbasolar.com » et témoigne d’une volonté de se placer dans le signale de la demanderesse pour tirer indument les bénéfices de ses investissements ;
- JUGER que la société NLG a commis des actes de concurrence déloyale et des actes de parasitisme ;
- CONDAMNER NLG au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 €, représentant le manque à gagner de la concluante, en réparation du préjudice causé par ces actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire, et aux frais avancés de la défenderesse.
- CONDAMNER NLG au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 €, à titre de sanction des pratiques commerciales déloyales et en réparation du préjudice lié au détournement de la clientèle et des partenaires d’URBASOLAR au profit de NLG,
- CONDAMNER NLG au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 120.000 €, à titre de sanction des agissements parasitaires et en réparation du préjudice lié à la perte des investissements réalisés par URBASOLAR et dont NLG a tiré profit indument,
(III) Sur la nullité des droits de la société NLG
- JUGER que :
• le dépôt du signe semi-figuratif URBAN SOLAR ENERGY sous le n° 4404338, en date du 14 novembre 2017,
• le dépôt du signe semi-figuratif URBAN SOLAR ENERGY sous le numéro 4552851 effectué en date du 20 mai 2019,
violent les droits antérieurs de la société URBASOLAR et particulièrement les marques «URBASOLAR» n° 3443573, n°3633051 et n°4408332, sa dénomination sociale et commerciale URBASOLAR enregistrée le 26 octobre 2006 et son nom de domaine www.urbasolar.com exploité depuis septembre 2006 ;
En conséquence,
- PRONONCER la nullité totale des marques n°4404338 et n° 4552851 déposées respectivement le 14 novembre 2017 et le 20 mai 2019 ;
- ORDONNER que la nullité de la marque devra faire l’objet d’une inscription au registre des marques, à la charge de la société NLG, et dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
IV) Mesures complémentaires
- CONDAMNER la société NLG à changer de nom commercial dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- CONDAMNER la société NLG à radier le nom de domaine « urbansolarenergy.fr » dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- CONDAMNER la société NLG à cesser toute exploitation du signe URBAN SOLAR ENERGY, dans sa forme verbale ou semi-figurative dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- ORDONNER la destruction de tous les supports, notamment institutionnels, commerciaux ou publicitaires, porteurs de la mention litigieuse, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais de la société NLG dans deux publications de presse professionnelle, dans la limite de 5000 euros par insertion ;
- ORDONNER la publication par la Société NLG du dispositif de la décision du jugement à intervenir sur son site internet www.urbansolarenergy.fr pendant trois mois à compter de la signification de la décision en page d'accueil avec un lien et un renvoi à une page interne du site qui contiendra l'intégralité de la décision, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
- ORDONNER que le dispositif de la décision du jugement à intervenir soit publié en accès direct sur le site Internet et en partie haute de la page d'accueil, dans une taille de caractère qui ne saurait être inférieure à la taille 13 points dans la police dite « ARIAL » ;
- SE RESERVER LE POUVOIR DE LIQUIDER LES ASTREINTES ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER NLG à verser à la demanderesse la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en réparation des frais irrépétibles qu’URBASOLAR a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- JUGER que les astreintes prononcées produiront des intérêts au taux légal et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
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Dans ses conclusionsn° 5 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société NLG demande au tribunal de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants, L. 711-4, L. 713-3, L. 716-1, L.714-5 et suivants du code de la propriété Intellectuelle.
Vu l’Article 1240 du code civil.
A titre principal,
- Prononcer la nullité des marques adverses n°3443573, 3633051 et 4408332 pour défaut de distinctivité ;
- Débouter la SAS URBASOLAR de toutes ses demandes en contrefaçon, comme irrecevables et/ou mal fondées ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance des marques n°3443573 et 3633051 avec prises d’effet aux 8 septembre 2011 et 3 avril 2014 ;
- Débouter la SAS URBASOLAR de toutes ses demandes, comme irrecevables et/ou mal fondées;
A titre encore subsidiaire,
- Débouter la SAS URBASOLAR de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la nullité des marques de la SARL NLG, comme irrecevables et/ou mal fondées, compte tenu des nombreuses différences entre les signes, prévalant très largement sur les ressemblances, qui ne portent en définitive que sur des éléments descriptifs et usuels ;
En tout état de cause,
- Débouter la SAS URBASOLAR de toutes ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale, comme irrecevables et/ou mal fondées, à défaut de faits distincts et en tout état de cause de comportement fautif ;
- Condamner la SAS URBASOLAR à payer à la SARL NLG la somme de 20.000 €uros en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires d’exercice de la présente action ;
- Condamner la SAS URBASOLAR à payer à la SARL NLG la somme de 10.000 €uros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que la compétence de la présente juridiction n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de l’aborder.
De plus, si la société URBASOLAR fait état de sa marque internationale, elle ne s’en prévaut pas, ce qui n’appelle en conséquence aucun développement la concernant.
Sur les demandes en nullité de marque formées à titre reconventionnel
La distinctivité d’une marque, dont la nullité se trouve demandée, s’apprécie au jour du dépôt, ce qui implique de se déterminer au regard des règles en vigueur à cette époque. Les marques URBASOLAR n° 3443573, n°3633051 et n° 4408332, qui font l’objet de la présente demande en nullité, ayant été respectivement déposées en 2006, 2009 et 2017, il convient de se référer à la loi ancienne en vigueur jusqu’au 15 décembre 2019.
L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version ancienne applicable à la cause, dispose que “le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service”.
La marque verbale URBASOLAR n° 3443573 a été déposée le 27 juillet 2006 pour les produits et services suivants : “Matériaux de construction métalliques ;Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ;Matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction)” ;
La marque URBASOLAR n°3633051 a été déposée le 11 août 2009 pour les produits et services suivants :
“Classe 09 : Panneaux photovoltaïques pour véhicules terrestres à moteur ;
Classe 36 : Ingénierie financière de projets de production électrique à partir d'énergies renouvelables, établissement de modèles financiers de centrales de production d'énergie, investissements dans les énergies renouvelables, recherches de financement pour des projets de production électrique à partir d'énergies renouvelables ;
Classe 37 : Construction ;
Classe 40 : Production électrique à partir de l'énergie solaire ;
Classe 41 : Formations dans le domaine des énergies renouvelables et dans le développement, l'installation, le financement de projets de production électrique à partir d'énergies renouvelables ;
Classe 42 : Etudes de projets techniques ; études de faisabilité de projets techniques photovoltaïques ou solaires. Développement de technologies dans le secteur de l' énergie solaire et l'insta centrales de production électriques partir de l' énergie solaire.
La marque verbale URBASOLAR n° 4408332 a été déposée le 28 novembre 2017 pour les produits et services suivants :
“Classe 35 : Vente d’électricité photovoltaïque aux réseaux de distribution privés et publics ;
Classe 36 : Affaires financières ; gestion financière ; ingénierie financière de projets de production électrique ; établissement de modèles financiers de centrales de production d'énergie ; investissement dans les énergies renouvelables ; recherche de financement pour des projets de production électrique ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; services de négociation financière de crédit d'émissions de carbone ; informations, assistance et conseils liés à tous les services précités; placement de fonds ;
Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'appareils de production d'électricité et de chaleur y compris matériel informatique y afférent; installation, entretien et réparation d'appareils de gestion de l'énergie y compris matériel informatique y afférent; raccordement de centrales photovoltaïques à des réseaux de distribution et de transmission d'électricité pour des tiers ; contrôle et expertise d'installations énergétiques ; installation et maintenance de systèmes intelligents pour les bâtiment ;
Classe 39 : Transmission, distribution, transport et stockage d'énergie ; transmission, distribution, transport et stockage d'électricité ;
Classe 40 : Production d'énergie ; production électrique à partir d'énergie solaire ; informations en matière de traitement de matériaux; informations, assistance et conseils techniques en matière de production d'énergies et d'électricité ;
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de projets techniques ; services d'ingénierie ; conception et développement de technologies dans le domaine de l'énergie ; établissement de plans pour la construction ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; audits en matière d'énergie ; conseils en matière d'utilisation de l'énergie et de réalisation d'économie d'énergie ; supervision à distance des centrales photovoltaïques et réalisation d’opérations de maintenance et de toute opération nécessaire à leur bon fonctionnement ; collecte et analyse de données empiriques et scientifiques liées à l'énergie photovoltaîque ; élaboration (conception) de logiciels.”
Le signe “URBASOLAR” est constitué de la contraction de l’abréviation “URBA”, qui sera compris par le consommateur moyen comme renvoyant à tout ou partie de ce qui relève de l’urbain, et à l’adjectif anglais “SOLAR”, qui signifie “solaire”. La marque déposée peut donc être comprise comme se rapportant à l’énergie solaire en milieu urbain, sans que cette proposition ne soit nécessairement comprise dans un sens très précis.
Si la marque est ainsi très peu distinctive pour les produits et services visés aux dépôts des marques susvisées s’agissant de l’énergie solaire et plus généralement des énergies renouvelables, le signe “URBASOLAR” repose sur la contraction de termes connus qui n’est pas en elle-même attendue. Ce léger décalage par rapport à ce qui constitue la manière habituelle de désigner des produits et services liés à l’exploitation de l’énergie solaire en milieu urbain suffit à conférer au signe “URBASOLAR” un caractère distinctif, qui doit cependant être considéré comme faible.
En conséquence, la société NLG sera déboutée de ses demandes en nullité des marques URBASOLAR n° 3443573, n°3633051 et n° 4408332 formées à titre reconventionnel.
Sur la demande en déchéance de marque formée à titre reconventionnel et subsidiaire
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version ancienne applicable à la cause dispose que :
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif?;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. (...)
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
En application de l’article L. 714-5 susvisé, la période de référence de cinq années permettant d’apprécier la demande en déchéance prend pour point de départ la date de publication de l’enregistrement de marque au BOPI lorsqu’elle n’a jamais été exploitée. Dans le cas inverse, la période court à compter du dernier acte sérieux d’exploitation ou de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée retranchée de cinq ans.
Au sein du dispositif de ses conclusions, la société NLG poursuit “la déchéance des marques n°3443573 et n°3633051 avec prises d’effet aux 8 septembre 2011 et 3 avril 2014". Dans les motifs de ses conclusions, la société NLG soutient que “NLG a formé une demande reconventionnelle en déchéance par conclusions du 12 décembre 2019 (conclusions n°1). URBASOLAR doit donc fournir des preuves pertinentes d’exploitation à titre de marque du signe URBASOLAR durant les cinq années précédant la demande en déchéance soit entre 2014 et 2019" (conclusions, p. 10 et s.). Si l’on s’en tient à cette période d’étude de l’exploitation de la marque, la déchéance pourrait être prononcée en 2019 et non en 2011 et 2014, contrairement à ce qui se trouve demandé au dispositif des conclusions. Il existe donc une contradiction entre la date du prononcé de la déchéance figurant au dispositif et celle d’étude de l’exploitation et de prononcé de la déchéance figurant au sein des motifs.
Cette incohérence, alors qu’il revient seulement au demandeur à la déchéance de préciser sans ambiguïté possible la période pour laquelle la déchéance se trouve poursuivie et, en conséquence, les preuves d’exploitation doivent être produites, ne permet pas au défendeur de présenter une défense utile ni d’examiner la demande en déchéance qui, partant, doit être rejetée.
Il s'ensuit que la société NLG doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles formées au titre de la déchéance des marques n°3443573 et n°3633051.
Sur la contrefaçon de marque
Il résulte de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
L’article L 713-6 I 2°) du même code dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci.
Au dispositif de ses conclusions, la société URBASOLAR sollicite de la présente juridiction qu’elle juge “que la société NLG a commis des actes de contrefaçon par imitation au sens des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle au regard des marques «URBASOLAR» n° 3443573, n°3633051 et 4408332". Cette demande ne précise donc pas les actes de contrefaçon incriminés, qui doivent être déterminés au regard des motifs développés par la demanderesse.
Cette dernière conclut tout d’abord que “compte tenu de l’existence des dépôts antérieurs de la société URBASOLAR, la société NLG commet des actes de contrefaçon” (conclusions, p. 17). Il convient de rappeler toutefois que le dépôt d’une marque ne constitue pas un usage de marque pouvant revêtir la qualification de contrefaçon.
La société NLG exploite également les expressions “URBAN SOLAR ENERGY” et “URBAN & SOLAR ENERGY” dans une forme verbale pour une activité de fourniture et d’installation de systèmes photovoltaïques dont l’objet est la production d’électricité d’origine renouvelable. Ces expressions, qui sont constituées de termes anglais très proches de ceux utilisés en français, seront nécessairement comprises par le consommateur moyen comme signifiant “ENERGIE SOLAIRE URBAINE”, expression qui s’avère tout à fait descriptive des produits proposés par la société NLG, ce qu’à d’ailleurs retenu l’INPI s’agissant de l’expression “URBAN & SOLAR ENERGY” (pièce n° 7 de la défenderesse), de sorte qu’elle ne peut constituer une contrefaçon. La même conclusion s’impose pour l’expression “URBAN SOLAR ENERGY”, la seule disparition de l’esperluette ne constituant pas une modification significative.
Il est enfin reproché à la société NLG d’exploiter le signe URBAN SOLAR ENERGY dans une forme semi-figurative. Dès lors que l’élément verbal composant la marque n’est pas distinctif, l’INPI a nécessairement accepté de procéder à son enregistrement du fait de l’apport des éléments figuratifs, qu’il s’agisse de la forme ronde rayée ou de la police de caractères. Or, ces éléments ne se retrouvent pas au sein des marques «URBASOLAR» n° 3443573, n°3633051 et 4408332. En effet, les marques “URBASOLAR” n° 3443573 et n°4408332 sont purement verbales et la marque n°3633051, bien que mentionnée sur la notice comme semi-figurative, ne comporte qu’une modification de la police de caractères qui tranche nettement avec celle utilisée par la société NLG. Dans ces conditions, les signes en présence, qui sont chacun faiblement distinctifs, doivent être considérés comme différents et la contrefaçon de marque ne peut être retenue.
Le dépôt des marques “URBAN SOLAR ENERGY” et l’exploitation de ce signe sous une forme verbale ou semi-figurative ne constituant pas une contrefaçon des marques URBASOLAR n° 3443573, n° 3633051 et n° 4408332, la société URBASOLAR sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur la nullité des marques semi-figuratives “URBAN SOLAR ENERGY”
L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version ancienne applicable à la cause, dispose que :
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (...).”
En vertu de l’article L. 714-3 du même code dans sa version ancienne applicable à la cause, “est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.La décision d'annulation a un effet absolu”.
La société NLG est titulaire des marques semi-figuratives “URBAN SOLAR ENERGY” déposée le 14 novembre 2017 et enregistrée sous le numéro 4404338 (pièce n° 5 de la société défenderesse) et “URBAN SOLAR ENERGY” déposée le 20 mai 2019 et enregistrée sous le numéro 4552851 (pièce n° 6 de la société défenderesse).
La société URBASOLAR fait valoir que ces marques portent atteinte à sa dénomination sociale et commerciale URBASOLAR ainsi qu’à son nom de domaine www.urbasolar.com, signes sur lesquels son antériorité n’est pas contestée.
Toutefois, la comparaison des signes se pose dans les mêmes termes que celle effectuée ci-dessus concernant la contrefaçon. Il convient de considérer en conséquence que ces signes, qui sont faiblement distinctifs au regard des services pour lesquels ils sont exploités, sont différents, les éléments distinctifs de chacun n’étant pas repris.
En conséquence, il convient de débouter la société URBASOLAR de sa demande en nullité des marques “URBAN SOLAR ENERGY” n° 4404338 et “URBAN SOLAR ENERGY” n° 4552851.
Sur la concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique en adoptant des signes distinctifs identiques ou similaires à ceux utilisés antérieurement par un concurrent. Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l'étendue.
De plus, en vertu de l’article 121-1 du code de la consommation, “les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service”.
Enfin, en présence d’une condamnation en contrefaçon, la demande en concurrence déloyale formée par la personne au bénéfice de laquelle une telle condamnation a été prononcée ne peut être accueillie qu’à la condition de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants. A l’inverse, lorsque les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ne sont pas concentrées entre les mains d’une même personne ou que la demande en contrefaçon n’a pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’exiger la caractérisation de faits distincts.
En l’espèce, la contrefaçon de marque n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’exiger la caractérisation de faits distincts.
Par ailleurs, la recevabilité de la demande, invoquée par la société demanderesse (conclusions, p. 40), ne se trouve aucunement critiquée et n’appelle donc aucun développement.
La société demanderesse incrimine l’exploitation des déclinaisons du signe “URBAN SOLAR ENERGY” en ce qu’elle prête à confusion avec la dénomination “URBASOLAR”.
La société demanderesse, qui a choisi un terme assez peu distinctif pour identifier son activité, ne peut pas se prévaloir de la dénomination “URBASOLAR” pour interdire l’exploitation de terminologies proches, dès lors qu’elles sont peu ou pas distinctives et qu’elles ne reprennent pas ce qui fait la spécificité du terme “URBASOLAR”, à savoir la contraction des termes “URBAN” et “SOLAR”. Dès lors que la demanderesse n’identifie pas d’éléments supplémentaires, qui vont au-delà de la simple exploitation du signe “URBAN SOLAR ENERGY”, sa demande au titre de la concurrence déloyale ne peut être accueillie, et ce quand bien même elle démontre que des clients ou institutionnels ont pu se méprendre sur l’activité de ces structures.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la société défenderesse chercherait à susciter ou entretenir la confusion entre les activités des parties ou à se placer dans le sillage de la société demanderesse, et ce bien qu’elle démontre être un acteur important de son secteur d’activité.
Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront donc rejetées.
Sur les mesures complémentaires sollicitées
L’issue du litige s’agissant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale commande de débouter la société URBASOLAR de ses demandes de publication du présent jugement.
La même conclusion s’impose s’agissant des mesures de changement de nom commercial, de radiation du nom de domaine “urbansolarenergy.fr, de cessation et de destruction, qui seront toutes rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Une demande en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou une erreur équivalente au dol.
En l'espèce, si la société défenderesse soutient que l'action a été exercée dans des conditions vexatoires, aucun élément ne permet de retenir que l’exercice par la société demanderesse de son droit fondamental d’agir en justice ait dégénéré en abus, la demande en dommages et intérêts de la société NLG pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société URBASOLAR supportera les dépens de l’instance.
La société URBASOLAR sera également condamnée à payer à la société NLG la somme totale de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL NLG de ses demandes en nullité des marques URBASOLAR n° 3443573, n°3633051 et n° 4408332 formées à titre reconventionnel ;
DEBOUTE la SARL NLG de ses demandes reconventionnelles en déchéance des marques n°3443573 et n°3633051 ;
DEBOUTE la SAS URBASOLAR de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques URBASOLAR n° 3443573, n° 3633051 et n° 4408332 ;
DEBOUTE la SAS URBASOLAR de sa demande en nullité des marques “URBAN SOLAR ENERGY” n° 4404338 et “URBAN SOLAR ENERGY” n° 4552851 ;
DEBOUTE la SAS URBASOLAR de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
DEBOUTE la SAS URBASOLAR de ses demandes au titre de la publication du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS URBASOLAR de ses demandes de cessation et de destruction et relatives au changement de nom commercial et à la radiation du nom de domaine “urbansolarenergy.fr ;
DEBOUTE la SARL NLG de sa demande au titre de la procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’éxécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS URBASOLAR au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS URBASOLAR à payer à la SARL NLG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
