France, Cour d'appel de Paris, 25 juin 2008, 01/13575

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 JUIN 2008

(no , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22873

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 2003 par la Cour d'Appel de Paris (RG : 01/13575) sur appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2001 par la 3ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris ( RG : 00/05666)

Arrêt du 14 Novembre 2006 -Cour de Cassation de PARIS

APPELANTS

S.A.R.L. DIRECT anciennement DIRECT ASSURFINANCE

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège 14, rue des Balances

62000 ARRAS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Maxime CHAMINADE avocat au barreau de Paris, toque E 617, plaidant pour le cabinet GREFFE et Associés

Monsieur Philippe Y...

demeurant ...

82144 CARENCY

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Maxime CHAMINADE avocat au barreau de Paris, toque E 617, plaidant pour le cabinet GREFFE et Associés

INTIMEES

Société AXA venant aux droits de FINAXA

prise en la personne de son président du conseil d'administration

ayant son siège 23, avenue Matignon

75008 PARIS,

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Alix PHIQUEPAL substituant Me Patricia DE CANDÉ avocat au barreau de Paris, toque L 280, plaidant pour la SELARL MARCHAIS de CANDÉ

S.A. DIRECT ASSURANCE IARD

prise en la personne de son président du conseil d'administration

ayant son siège 163/167, avenue Georges Clémenceau

92742 NANTERRE CEDEX

assistée de Maître Alix PHIQUEPAL substituant Me Patricia DE CANDÉ avocat au barreau de Paris, toque L 280, plaidant pour la SELARL MARCHAIS de CANDÉ

S.A. DIRECT ASSURANCE VIE

prise en la personne de son président du conseil d'administration

ayant son siège 163/167, avenue Georges Clémenceau

92742 NANTERRE CEDEX

assistée de Maître Alix PHIQUEPAL substituant Me Patricia DE CANDÉ avocat au barreau de Paris, toque L 280, plaidant pour la SELARL MARCHAIS de CANDÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, entre autres dispositions :

- déclaré recevable l'action en déchéance formée par Philippe Y... et la société DIRECT ASSURFINANCE

- prononcé au 26 octobre 2000 la déchéance des marques suivantes appartenant à la société FINAXA :

- DIRECT ASSURANCES no 1685 731, pour les produits et services suivants des classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ces matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; finances et immobilier ; communications ; éducation et divertissement ; assistance médicale ; l'assistance aux automobilistes ;

- DIRECT no 1 685 732 pour les produits et services suivants en classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ces matières, imprimés, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; assurances, finances et immobilier ; communications ; assistance aux automobilistes ; éducation et divertissement ; assistance médicale ;

- DIRECT ASSURANCES no1 428 203 pour les services de la classe 36 visés au dépôt : assurances et courtage ;

- ASSURANCE DIRECTE et DIRECTE ASSURANCE no 1 473 446 et 1 473 447 pour les produits et services suivants des classes 16 et 36 : papier, produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, photographies, papeterie, caractères d'imprimerie, assurances et finances, assurances et caisses de prévoyance, services pour la souscription d'assurances, agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de créances, émission de lettre de crédit, agences immobilière et gérance d'immeubles,

- annulé la marque DIRECT ASSURANCE no 96 635 403 dont est titulaire la société FINAXA pour les assurances,

- dit qu'en déposant une demande d'enregistrement des marques no 99 816 794, 00 3 027 872 et 00 3 064 789, Philippe Y... a porté atteinte aux droits de la société FINAXA sur sa marque no 96 635 403,

- dit qu'en adoptant puis en utilisant la dénomination DIRECT ASSURFINANCE comme raison sociale, la société du même nom a porté atteinte aux droits de la société FINAXA sur sa marque no96 635 403 et a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société DIRECT ASSURANCE VIE et de la société DIRECT ASSURANCE IARD,

- en conséquence,

- interdit à Philippe Y... de faire usage de la dénomination pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à la marque no 96 635 403 ou à titre de dénomination sociale sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- interdit à la société DIRECT ASSURFINANCE de faire usage de la dénomination pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à la marque no 96 635 403 sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- ordonné à la société DIRECT ASSURFINANCE de modifier sa dénomination sociale pour supprimer toute référence à la dénomination DIRECT ASSURANCE comme signe d'identification de l'entreprise dans les deux mois de la signification du jugement moyennant une astreinte de 1000 francs par jour de retard passé ce délai,

- condamné in solidum Philippe Y... et la société DIRECT ASSURFINANCE à payer à la société FINAXA la somme de 80 000 francs pour réparer l'atteinte à ses droits de marque,

- condamné in solidum Philippe Y... et la société Direct ASSURFINANCE à payer à la société DIRECT ASSURANCE VIE et à la société DIRECT ASSURANCE IARD la somme de 25 000 francs chacune à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum la société DIRECT ASSURANCE IARD à payer à la société DIRECT ASSURFINANCE la somme de 1000 francs pour réparer le préjudice résultant des actes de dénigrement commis à son égard,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision imposant à la société DIRECT ASSURFINANCE de modifier sa raison sociale et des mesures d'interdiction ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 10 octobre 2003 qui, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Philippe Y... et la société DIRECT, l' a confirmé sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société FINAXA pour les services d'éducation et de divertissement et la nullité de la marque no 96 635 403 pour les services d'assurance et qui, le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- dit irrecevables les demandes relatives aux marques no01 3 112 716, 01 3 088 141, 01 3 088 139, 01 3 115 758, 02 3 145 151, au nom de domaine "directonline" et à la dénomination sociale DIRECT,

- prononcé la déchéance des droits de la société FINAXA sur la marque no 1 685 731 en ce qui concerne les services d'assurance à effet du 1er mai 2001,

- rejeté la demande de nullité de la marque no 96 635 403 pour les services d'assurance,

- prononcé la déchéance des droits de la société FINAXA sur la marque no 96 635 403 à compter du 2 janvier 2002, pour tous les produits et services autres que les assurances,

- dit que par les demandes d'enregistrement no 99 816 794, 00 3 037 872 et 003 064 789 déposées par Philippe Y... et la dénomination sociale DIRECT ASSURFINANCE, Philippe Y... et la société DIRECT ont commis des actes de contrefaçon de la marque no96 635 403, y compris pour des services d'assurance et de la marque 1 428 203,

- prononcé la nullité des demandes d'enregistrement no 99 816 794, 00 3 037 872 et 00 3 064 789 dont est titulaire Philippe Y...,

- ordonné la transmission de l'arrêt aux fins d'inscription au Registre national des marques,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2006 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt précité en ses seules dispositions ayant prononcé la déchéance partielle des marques semi-figuratives DIRECT ASSURANCES no 1 686 731 et DIRECT no 1 685 732 et des marques dénominatives DIRECT ASSURANCES no 1 428 203, ASSURANCE DIRECTE no 1 473 446 et DIRECTE ASSURANCE no 1 473 447 appartenant à la société FINAXA , remis, en conséquence, sur les chefs atteints par la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine après renvoi formée le 8 décembre 2006 par Philippe Y... et la société DIRECT anciennement DIRECT ASSURFINANCE ;

Vu la constitution d'avoué de la société AXA venant aux droits de FINAXA en date du 8 février 2007 ;

Vu l'arrêt de ce siège rendu le 20 février 2008 qui a :

- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 26 novembre 2007,

- ordonné la réouverture des débats,

- enjoint aux parties de conclure sur le seul chef atteint par la cassation et de faire signifier leurs écritures par acte d'huissier de justice à celles des parties qui n'ont pas constitué avoué,

- renvoyé la procédure au conseiller de la mise en état ;

Vu la constitution d'avoué des sociétés DIRECT ASSURANCE IARD, désormais dénommée AVANSSUR, et DIRECT ASSURANCE VIE en date du 7 mars 2008 ;

Vu les dernières conclusions, en date du 25 mars 2008, par lesquelles Philippe Y... et la société DIRECT anciennement DIRECT ASSURFINANCE demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré recevable leur action en déchéance,

* prononcé au 26 octobre 2000 la déchéance des marques suivantes appartenant à la société FINAXA :

- DIRECT ASSURANCES no1685 731, pour les produits et services suivants des classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ces matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; finances et immobilier ; communications ; éducation et divertissement ; assistance médicale ; l'assistance aux automobilistes ;

- DIRECT ASSURANCES no 1 428 203 pour les services de la classe 36 assurances et courtage ;

- condamner la société AXA à verser à Philippe Y... et à la société DIRECT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ;

Vu les dernières conclusions, en date du 17 mars 2008, par lesquelles la société AXA, venant aux droits de la société FINAXA, la société DIRECT ASSURANCE IARD désormais dénommée AVANSSUR, la société DIRECT ASSURANCE VIE demandent à la Cour de :

- dire et juger que Philippe Y... et la société DIRECT sont irrecevables en leur demande additionnelle de déchéance relative aux marques 1 473 447, 1 473 446, 1 428 203, 1 685 731 et 1 685 732, celles-ci ne leur ayant été nullement opposées dans le cadre de l'opposition actuellement en cours devant l'I.N.P.I,

- à tout le moins les dire et juger irrecevables en leur demande de déchéance relative aux marques 1 473 447 et 1 473 446 concernant les produits et services suivants : papier, produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, photographies, papeterie, caractères d'imprimerie, assurances et finances, assurances et caisses de prévoyance, services pour la souscription d'assurances, agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de créances, émission de lettre de crédit, agences immobilière et gérance d'immeubles, et en ce qui concerne les marques 1 685 731 et 1 685 732 pour les produits et services suivants : papier, carton, produits en ces matières, imprimés, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; assurances, finances et immobilier ; communications ; assistance aux automobilistes ; éducation et divertissement ; assistance médicale,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les actions en déchéance pour les produits et services des marques précitées,

- en toute hypothèse, dire et juger que la société AXA, par l'utilisation constante et massive de la marque no 96 635 403 ainsi que de l'utilisation des termes DIRECT ASSURANCE pour désigner un contrat largement diffusé sur le territoire français a exploité valablement et régulièrement les marques DIRECTE ASSURANCE no 1 473 447, ASSURANCE DIRECTE no 1 473 446, DIRECT ASSURANCES no 1 428 203, DIRECT ASSURANCES no 1 685 731 et DIRECT no 1 685 732,

- en conséquence, débouter Philippe Y... et la société DIRECT de leur demande en déchéance à l'encontre des marques 1 473 446, 1 473 447, 1 428 203, 1 685 732 appartenant à la société AXA,

- condamner in solidum Philippe Y... et la société DIRECT à verser à la société AXA la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2008 prononçant la clôture de l'instruction ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux décisions de justice ci-dessus visées et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- Philippe Y..., titulaire des demandes d'enregistrement portant sur les marques,

* DIRECT ASSURFINANCE no 99 816 794, déposée le 6 octobre 1999 pour désigner divers produits et services en classes 16, 25, 28, 35, 38 et 41,

* DIRECT@SSURFINANCE no 00 3 027 872 déposée le 9 mai 2000 en classes 35, 36 et 38,

* DIRECT ASSURANCE FINANCE no 00 3 064 789 déposée le 10 novembre 2000 pour désigner les produits et services en classes 35 et 36, et la société de courtage d'assurance DIRECT ASSURFINANCE, aujourd'hui dénommée société DIRECT, qu'il a créée et qu'il dirige, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le 24 mars 2000, la société FINAXA, aujourd'hui société AXA, titulaire de diverses marques semi-figuratives et dénominatives composées des termes DIRECT et ASSURANCE, déposées entre 1987 et 1996, en nullité de ces marques eu égard à leur caractère descriptif et déceptif, puis ont poursuivi la déchéance de cinq de ces marques,

- la société FINAXA et les sociétés DIRECT ASSURANCE IARD et DIRECT ASSURANCE VIE, ces dernières étant intervenues volontairement à l'instance, ont à titre reconventionnel, demandé qu'il soit constaté que les dépôts par Philippe Y... des marques précitées, l'usage de la dénomination sociale DIRECT ASSURFINANCE et la réservation du nom de domaine "direct-assurfinance.com" constituaient outre la contrefaçon de la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCE no 96 635 403 de la société FINAXA, l'usurpation des dénominations sociales des sociétés DIRECT ASSURANCE IARD et DIRECT ASSURANCE VIE et poursuivi l'annulation des enregistrements ainsi que des mesures d'interdiction,

- la Cour de cassation, statuant par un arrêt du 14 novembre 2006 sur le pourvoi formé par les sociétés FINAXA, DIRECT ASSURANCE IARD et DIRECT ASSURANCE VIE contre l'arrêt rendu dans le litige le 10 octobre 2003 par la Cour d'appel de Paris, a dit, au visa de l'article L 714-5, alinéas 1 et 2b, du Code de la propriété intellectuelle que " pour prononcer la déchéance partielle pour différents produits et services comprenant notamment les services d'assurances des marques semi-figuratives "Direct assurances" no 1 685 731 et "Direct" no 1 685 732 et des marques dénominatives "Direct assurances" no 1 428 203, "Assurance directe" no 1 473 446 et "Directe assurance" no 1 473 447, appartenant à la société FINAXA, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de l'exploitation de ces marques par leur exploitation sous une forme modifiée, dès lors que cette forme modifiée correspond à une marque déposée, et qu'en déposant plusieurs marques différentes, la société FINAXA qui a souhaité disposer de plusieurs droits de propriété incorporelle ne peut en conséquence protéger ces marques par l'exploitation d'une autre à laquelle sont attachés des droits spécifiques, qu'en statuant ainsi, alors que le texte précité exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et a, par ces motifs cassé et annulé l'arrêt attaqué, mais seulement en ses seules dispositions ayant prononcé la déchéance partielle des marques semi-figuratives "Direct assurances"no 1 685 731 et "Direct" no 1 685 732 et des marques dénominatives " Direct assurances" no 1 428 203, "Assurance directe" no 1 473 446 et "Directe assurance" no 1 473 447 appartenant à la société FINAXA" ;

- c'est dans ces circonstances que la présente juridiction de renvoi est appelée à connaître du litige ;

Sur les limites du litige,

Considérant qu'il importe de rappeler en liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, du prononcé de la déchéance partielle des marques no 1 685 731, 1 685 732, 1 428 203, 1 473 446, 1 473 447 ;

Or considérant, en premier lieu, qu'aux termes de leurs dernières écritures les sociétés AXA venant aux droits de FINAXA, DIRECT ASSURANCE IARD aujourd'hui dénommée AVANSSUR et DIRECT ASSURANCE VIE, maintiennent leurs prétentions tendant à entendre la Cour :

- dire et juger que Philippe Y... et la société DIRECT sont irrecevables en leur demande additionnelle de déchéance relative aux marques 1 473 447, 1 473 446, 1 428 203, 1 685 731 et 1 685 732, motif pris que celles-ci ne leur ont été nullement opposées dans le cadre de l'opposition actuellement en cours devant l'INPI,

- à tout le moins les dire et juger irrecevables en leur demande de déchéance relative aux marques 1 473 447 et 1 473 446 concernant les produits et services suivants : papiers, produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, photographies, papeterie, caractères d'imprimerie, agences de change, gérance de portefeuilles, prêts sur gage, recouvrements de créances, émission de lettre de crédit, agences immobilières ; expertise immobilière et gérance d'immeubles et en ce qui concerne les marques 1 685 731 et 1 685 732 pour les produits et services suivants : papier, carton, produits en ces matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; communications ; assistances aux automobilistes ; éducation et divertissement ; assistance médicale,

- en conséquence infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré recevables ces actions en déchéance pour ces produits et services concernant les marques précitées ;

Et considérant que par son jugement du 6 juillet 2001 le tribunal de grande instance de Paris, écartant la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour Philippe Y... et la société DIRECT à agir en déchéance a, déclaré recevable l'action en déchéance des marques no 1 685 731, 1 685 732, 1 473 446, 1 473 447 et 1 428 203 appartenant à la société FINAXA pour l'ensemble des produits visés aux dépôts à l'exception des services de réparation et de construction, d'éducation et de divertissements, des services de santé, de la garde d'animaux visés aux marques 1 685 731 et 1 685 732, des adhésifs pour le ménage, des matériels pour artistes, des machines à écrire et des articles de bureau, du matériel d'instruction et d'enseignement, des matières plastiques pour l'emballage, des cartes à jouer, des loteries, de l'émission de chèques de voyage désignés par la marque 1 473 446 ;

Que cette disposition, confirmée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 octobre 2003, n'est pas atteinte par l'arrêt de cassation du 14 novembre 2006 qui ne remet en cause que les seules dispositions de l'arrêt attaqué prononçant la déchéance partielle des cinq marques précitées ;

Que de sorte, les sociétés AXA, DIRECT ASSURANCE IARD et DIRECT ASSURANCE VIE sont irrecevables à poursuivre l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du chef de la disposition, désormais irrévocable, statuant sur la recevabilité des demandes en déchéance soutenues par Philippe Y... et la société DIRECT ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCES no 1 685 731, que la Cour d'appel de Paris par son arrêt du 10 octobre 2003 a, ajoutant au jugement qui lui était déféré, prononcé la déchéance des droits de la société FINAXA sur cette marque pour ce qui concerne les services d'assurance, à effet du 1er mai 2001 ;

Que force est de constater qu'en poursuivant aux termes de leurs dernières écritures la confirmation pure et simple de la disposition du jugement qui prononce la déchéance des droits de la société FINAXA sur la marque en cause au 26 octobre 2000 pour les produits et services suivants des classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ces matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; assurances, finances et immobilier ; communications, éducation et divertissement, assistance médicale, assistance aux automobilistes, Philippe Y... et la société DIRECT renoncent à leur prétention tendant à voir la déchéance étendue aux services d'assurances visés au dépôt de cette marque ;

Sur le fond,

Considérant que les marques visées par l'action en déchéance ont été déposées pour désigner :

- en classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ces matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; assurances, finances et immobilier ; construction et réparation ; communications ; assistance aux automobilistes ; éducation et divertissement ; assistance médicale ; services de santé ; garde d'animaux pour les marques semi-figuratives "DIRECT ASSURANCE" et "DIRECT" no 1 685 731 et 1 685 732,

- en classe 36, les services d'assurances et de courtage en assurances pour la marque dénominative "DIRECT ASSURANCES" no 1 428 203,

- en classes 16 et 36 les papier, produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, photographies, papeterie, matériels pour artistes, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, matières plastiques pour emballage, carte à jouer, caractères d'imprimerie, assurances et finances, assurances et caisses de prévoyance, services pour la souscription d'assurances, agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrements de créances, loterie, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit, agences immobilières ; expertise immobilière et gérance d'immeuble pour les marques dénominatives "ASSURANCE DIRECTE" et "DIRECTE ASSURANCE" no 1 473 446 et 1 473 447 ;

Considérant que, pour s'opposer aux demandes de Philippe Y... et de la société DIRECT tendant à voir prononcer, par confirmation du jugement déféré, la déchéance partielle des droits à effet du 26 octobre 2000 sur les marques précitées, les sociétés AXA venant aux droits de FINAXA, DIRECT ASSURANCE IARD désormais dénommée AVANSSUR et DIRECT ASSURANCE VIE soutiennent que ces marques ont été valablement et régulièrement exploitées sous une forme modifiée, constituée par la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCE no 96 635 403 déposée par la société FINAXA le 22 juillet 1996, utilisée pour désigner un contrat d'assurance automobile largement diffusé sur le territoire français ;

Considérant, en droit, que l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.(...) Est assimilé à un tel usage, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.(...) Si la déchéance ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou services concernés. (...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." ;

Considérant que les demandeurs à la déchéance soutiennent que celle-ci serait acquise à leur bénéfice à la date du 26 octobre 2000, qu'il convient dès lors de rechercher, pour chacune des marques litigieuses et pour les produits et services visés dans l'enregistrement, si des actes d'exploitation sont établis au cours de la période légale de référence constituée par les cinq années précédant la date invoquée, soit au cours de la période du 26 octobre 1995 au 26 octobre 2000 ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des marques semi-figuratives DIRECT ASSURANCE et DIRECT déposées le 8 août 1991 sous les no 1 685 731 et 1 685 732, que le tribunal qui a déclaré recevable l'action en déchéance engagée à leur encontre par Philippe Y... et la société DIRECT pour l'ensemble des produits ou services visés au dépôt à l'exclusion des services de construction et réparation, d'éducation et de divertissement, de santé, de la garde des animaux, ne pouvait sans se contredire, faisant droit à la demande sur le fond, prononcer la déchéance des droits conférés par ces marques pour les services d'éducation et divertissement ;

Et considérant que la présente juridiction de renvoi n'a pas à connaître de la disposition du jugement statuant sur la recevabilité de l'action qui, confirmée par l'arrêt de la Cour du 10 octobre 2003, n'est pas remise en cause par la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 14 novembre 2006, de sorte que, en ce qu'il a jugé la société FINAXA déchue de ses droits au 26 octobre 2000 sur les marques précitées pour les services éducation et divertissement ; le jugement déféré sera nécessairement réformé ;

Considérant par contre, en second lieu, qu'après avoir exactement retenu, s'agissant de la marque no 1 685 731, que la société FINAXA démontrait par la distribution d'un tract publicitaire à la clientèle des stations services TOTAL offrant jusqu'au 30 avril 1996 une réduction sur la prime en cas de souscription d'un contrat d'assurances automobiles, qu'elle l'avait exploitée d'une manière sérieuse, continue et non équivoque pour distinguer les assurances, le tribunal a jugé avec raison qu'un usage de la marque circonscrit aux assurances ne lui permettait pas de conserver la propriété de cette marque pour les autres produits et services visés au dépôt pour lesquels, à défaut d'exploitation, la déchéance est encourue ;

Considérant enfin, en troisième lieu, que le tribunal a observé avec justesse en ce qui concerne les marques no 1 685 732, 1 428 203, 1 473 446 et 1 473 447, que la société FINAXA ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elles auraient été exploitées sous une forme correspondant au dépôt ;

Considérant que sans contester cette observation, la société AXA venant aux droits de FINAXA fait valoir que l'usage de la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCE no 96 635 403 pour désigner un contrat d'assurance automobile dit " Contrat Auto Direct Assurance", justifie de l'exploitation sous une forme modifiée des marques visées par l'action en déchéance ;

Mais considérant que le tribunal, après avoir pertinemment rappelé que l'enregistrement de la marque est destiné à conférer à son titulaire les droits spécifiques de propriété incorporelle sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés, a exactement retenu par de justes motifs que la Cour adopte que, si les dispositions ci-dessus visées de l'article L 714-5 alinéa 2 b) permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection attachée à une marque enregistrée à une autre marque enregistrée dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ;

Qu'il mérite, en conséquence, confirmation en ce qu'il a jugé que la société FINAXA ne pouvait justifier de l'exploitation des marques visées par l'action en déchéance par l'usage de la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCE no 96 635 403 dont l'enregistrement est constitutif de droits privatifs distincts ;

Sur les autres demandes,

Considérant qu'au regard du sens de l'arrêt la société AXA venant aux droits de FINAXA ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande en revanche de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par Philippe Y... et la société DIRECT en condamnant la société AXA à leur verser une indemnité de 10 000 euros ;

Que succombant à la présente procédure les sociétés AXA, DIRECT ASSURANCE IARD désormais dénommée AVANSSUR et DIRECT ASSURANCES VIE en supporteront in solidum les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme, en ses dispositions soumises à la Cour, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juillet 2001 sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance au 26 octobre 2000 des droits de la société FINAXA sur les marques semi-figuratives no 1 685 731 et 1 685 732 pour les services éducation et divertissement,

Condamne la société AXA venant aux droits de FINAXA à verser à Philippe Y... et la société DIRECT une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés AXA, DIRECT ASSURANCE IARD désormais dénommée AVANSSUR, DIRECT ASSURANCE VIE aux dépens de la présente procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code précité.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

| France, Cour d'appel de Paris, 25 juin 2008, 01/13575

Synthèse

Références :

Origine de la décision