France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 06 octobre 2022, 19/05797

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/

N° RG 19/05797 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC3V

S.A.S. BIO POOL

[U] [P]

SAS BIO POOL DISTRI

SAS BIO POOL TECH

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Julia BRAUNSTEIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/09762.

APPELANTE

S.A.S. BIO POOL, ayant pour nom commercial BIO-POOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Monsieur [U] [P]

né le 09 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS BIO POOL DISTRI, dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS BIO POOL TECH, dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société BIO POOL, spécialisée dans l'étude, la réalisation et la commercialisation d'accessoires de piscine et de traitement de l'eau, est titulaire de la marque verbale BIO-POOL enregistrée le 7 avril 1995 dans les classes 9, 11 et 14. Cette marque a été régulièrement renouvelée. La société BIO POOL a réservé le 11 septembre 2012 le nom de domaine www.biopool-pro.com.

La société BIO POOL TECH, spécialisée dans les travaux d'ingénierie et conseils technologiques, la conception de solutions techniques pour les secteurs de la piscine et de l'eau, la recherche et le développement est titulaire de la marque semi-figurative BIOPOOLTECH enregistrée le 25 août 2016 en classes 11, 35, 37 et 42, et de la marque semi-figurative BIOPOOLDISTRI enregistrée en classes 1, 2 et 37, ces marques ayant été déposées par monsieur [P] et cédées par lui selon contrat publié au registre national des marques le 9 octobre 2017. La société BIO POOL TECH est titulaire en outre du nom de domaine www.biopooltech.fr, réservé le 1er novembre 2016 et cédé par monsieur [I] en janvier 2018.

Le 2 mai 2017, la société BIO POOL a adressé à la société BIO POOL TECH une mise en demeure de cesser l'utilisation du terme BIO POOL TECH ainsi que de plusieurs dérivés.

Cette mise en demeure restant infructueuse, la société BIO POOL a fait assigner les sociétés BIO POOL TECH, BIO POOL DISTRI, monsieur [P] et monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE par actes datés des 23 août, 24 août, 4 et 5 septembre 2017 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Le 17 mai 2018, en cours de procédure, la société BIO POLL TECH a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative BIO POOL TECH en classes 6, 11, 19, 35, 37 et 42.

Suivant jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal a :

- Déclaré recevable l'action en déchéance partielle de la marque BIO POOL exercée par les défendeurs.

- Prononcé la déchéance pour les produits de la marque BIO POOL désignés en classe 11, à l'exception des produits ' instruments scientifiques de mesurage et de contrôle' et les ' appareils et machines pour la purification de l'eau.

- Ordonné la transcription de la décision sur le registre nationale des marques.

- Débouté la société BIO POOL de ses demandes au titre de la contrefaçon et de ses demandes d'annulation des marques BIOPOOLTECH, BIOPOOLDISTRI et de la demande d'enregistrement de la marque BIO POOL TECH.

- Débouté les sociétés BIO POOL TECH et BIO POOL DISTRI de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.

- Condamné la société BIO POOL à verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société BIO POOL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 avril 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 30 mai 2022 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 27 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société BIO POOL indique en substance les points suivants :

- l'irrecevabilité partielle de la demande en déchéance, les demanderesses reconventionnelles en ce domaine ne justifiant pas d'un intérêt dès lors que les produits et services visés en relèvent pas de leur activité.

- l'usage sérieux de la marque BIO POOL serait établi en ce qui concerne les ' appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique' et elle invoque pour ce faire des photographies et autres documents établissant selon elle la commercialisation d'électrolyseurs et appareils de mesure pendant la période considérée.

- le caractère distinctif du signe BIO POOL, néologisme né d'une combinaison inhabituelle de deux termes, serait établi et dénie à celui ci tout caractère déceptif.

- la similitude entre les signes et les produits générerait un risque de confusion et la contrefaçon de la marque antérieure serait constituée. De même, la cour devrait constater l'atteinte portée à la dénomination sociale BIO POOL et au nom de domaine biopool-pro.com.

- cette même similitude et le risque de confusion généré serait constitutif d'actes de concurrence déloyale.

- un préjudice moral et commercial résulterait tant des faits de contrefaçon que des faits de concurrence déloyale.

Au terme de ses conclusions, la société BIO POOL demande en conséquence à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés BIO POOL DISTRI et BIO POOL TECH, et M. [P] de :

- leur demande de déchéance de la marque BIO-POOL n°3353506 pour les « instruments

scientifiques (autres qu'à usage médical) de mesurage et de contrôle (inspection) et les

appareils pour la purification de l'eau »

- leur demande en annulation de la marque BIO-POOL n°3353506 ;

- et de leur demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale et de pratiques

commerciales trompeuses.

Réformer le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dire et juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en déchéance formée à l'encontre de la marque BIO-POOL n°3353506 par les sociétés BIO POOL TECH, BIO POOL DISTRI et M. [P], en ce que celle-ci ne leur est pas opposée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ;

installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour

la purification de l'air ; stérilisateurs ».

Rejeter la demande en déchéance à l'égard de la marque BIO-POOL n°3353506 pour les produits qu'elle vise en classes 9 et 11, en particulier les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) de mesurage, de contrôle (inspection) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et machines pour la purification de l'eau » ;

Rejeter les demandes en annulation formées par les sociétés BIO POOL TECH, BIO POOL DISTRI, et M. [P] à l'égard de la marque BIO-POOL n°3353506 pour les produits qu'elle vise en classes 9, 11 et 14 ;

Dire et juger que les sociétés BIO POOL TECH, et BIO POOL DISTRI se rendent coupables de contrefaçon par imitation de la marque française antérieure BIO-POOL n°3353506 dans les termes des dispositions des articles L. 713-2 et L. 716-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Dire et juger que la marque BIO POOL TECH n°4294867, et la demande de marque française BIO POOL TECH n°4453851 sont nulles sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle en raison du risque de confusion existant avec la dénomination sociale antérieure BIO POOL ;

Prononcer la nullité de la marque BIO POOL TECH n° 4294867 en classes 11, 35 et 42 pour les produits suivants : « appareils de distribution d'eau ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; publicité ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques » ;

Prononcer la nullité de la demande de marque BIO POOL TECH n°4453851 en classes 6, 11, 19, 35, 37 et 42 pour les produits et services suivants : « Piscines [constructions] métalliques; bassins [piscines, constructions métalliques] ; Piscines à remous ; systèmes de filtration d'eau ; appareil pour la désinfection de l'eau.; Dispositif de filtration biologique de l'eau; dispositif de désinfection de l'eau par l'utilisation d'ultraviolet ; Piscines [constructions non métalliques] ; Commercialisation des produits et services visés dans le dépôt de marque; Publicité ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Nettoyage de piscines ; entretien de piscines ; assainissement hygiénique pour piscines; conseil pour l'aménagement de piscines; Conseils pour l'utilisation de système de désinfection et de filtration d'eau de piscine biologique; Construction de piscine; Installation réparation et entretien de système de désinfection et de filtration de l'eau par un dispositif biologique ; Consultation en matière de technologie de la filtration biologique » ;

Dire que l'arrêt à intervenir sera notifié au Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE par le Greffier du Tribunal saisi à la requête de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au Registre National des Marques, conformément aux articles R. 714-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Dire et juger que les sociétés BIO POOL TECH, et BIO POOL DISTRI se sont également rendues coupables de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du Code Civil ;

Faire interdiction à la société BIO POOL TECH, et à la société BIO POOL DISTRI de faire usage à quelque titre que ce soit de la marque BIO-POOL telle quelle ou avec des éléments annexes, et notamment leur faire interdiction d'utiliser les signes « BIO POOL TECH », « BIO POOL DISTRI », « BIO POOL SPA », « BIO POOL FILTER », « BIO POOL UV » et « BIO POOL SAFE » à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, enseigne, nom de domaine ou tout autre signe distinctif, sous quelque forme que ce soit et sur tous supports, en relation avec la fabrication et de vente d'accessoires de piscine et le traitement de l'eau, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner à la société BIO POOL TECH et à la société BIO POOL DISTRI de modifier leur dénomination sociale respective et d'effectuer les diligences nécessaires auprès du greffe et des registres publics dans un délai d'un mois sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner à la société BIO POOL TECH de procéder à la suppression des noms de domaine www.biopooltech.fr et http://biopoolsafe.com sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner solidairement les sociétés BIO POOL TECH, et BIO POOL DISTRI à verser à la société BIO POOL la somme de 40.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice économique résultant des faits de contrefaçon ;

Condamner solidairement les sociétés BIO POOL TECH, et BIO POOL DISTRI à verser à la société BIO POOL la somme de 40.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;

Ordonner la publication du dispositif ou d'un extrait précis de l'arrêt à intervenir, précédé du titre PUBLICATION JUDICIAIRE, dans trois journaux ou revues, édition papier ou numérique, aux frais solidaires de la société BIO POOL TECH, et de la société BIO POOL DISTRI, et au choix de la société BIO POOL, et ce à titre de complément de dommages intérêts sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3.000 € H.T, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Dire et juger que le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour de céans se réservera la liquidation de l'ensemble des astreintes ainsi ordonnées ;

Débouter les sociétés BIO POOL TECH, BIO POOL DISTRI et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement la société BIO POOL TECH, la société BIO POOL DISTRI et M. [P] au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement la société BIO POOL TECH, la société BIO POOL DISTRI et M. [P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Maud DAVAL-GUEDJ, SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocat postulant, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [P], et les sociétés BIO POOL DISTRI et BIO POOL TECH, par conclusions déposées par voie électronique le 16 mai 2022, forment appel incident et répliquent notamment sur les points suivants :

- la demande en déchéance serait recevable, les produits et services visés étant bien conformes à l'objet social de la société BIO POOL TECH. Sur le fond, le jugement devrait être confirmé, observation étant faite notamment que l'electrolyse ne peut être assimilée à une méthode de purification de l'eau et que les éléments non datés de la période litigieuse ne peuvent être pris en compte. Les documents versés correspondraient en outre à un usage modifié de la marque verbale déposée et en conséquence le jugement devrait être réformé sur ce point.

- la marque BIO POOL devrait être annulée en raison d'une part de son absence de distinctivité, le signe n'étant constitué que d'une combinaison de mots descriptifs parfaitement compris d'une large partie du public français, et de sa déceptivité, le traitement par électrolyse proposé n'étant absolument pas biologique contrairement à ce que l'utilisation du terme BIO peut induire dans l'esprit du consommateur.

- le risque de confusion ne serait pas établi en raison du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, de l'absence de réelle similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes et de l'absence de similitude entre les produits et services.

- en l'absence de ce risque de confusion, notamment, la décision devrait être confirmée en ce qu'elle a refusé de juger de l'existence d'une atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine de l'appelante.

- pour les mêmes motifs tirés de l'absence de risque de confusion, les premiers juges auraient à bon droit débouté la société BIO POOL de sa demande en dommages intérêts pour concurrence déloyale, et ce alors qu'en outre le préjudice invoqué n'est pas établi.

- l'usage du terme BIO alors que le consommateur est amené à croire de manière erronée que les produits vendus par la société BIO POOL sont écologiques constituerait une faute devant être réparée par l'octroi d'une somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts.

Au terme de leurs écritures, monsieur [P] et les sociétés BIO POOL DISTRI e BIO POOL TECH demandent à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'action en déchéance partielle de la marque n°3353506,

exercée par [U] [P] et les sociétés BIO POOL DISTRI et BIO POOL TECH à l'encontre de la société BIO-POOL ;

Prononcé la déchéance des droits de la société BIO-POOL sur la marque n°3353506 pour les produits suivants : « instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du soin ou des images, machines à calculer, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels de jeux, périphériques d'ordinateurs ; les supports d'enregistrement numériques, les disques acoustiques ou optique, les disquettes souples, les batteries électriques et relais électriques, les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, les cartes à mémoire ou à microprocesseur, les détecteurs fils électriques, les relais électriques (classe 9) et les appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations

sanitaires, appareils ou installations de climatisation, congélateurs, lampes de poche,

cafetières électriques, cuisinières, appareils d'éclairage pour véhicule, installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules, appareils et machines pour la purification de l'air, les stérilisateurs (classe 11) » ;

Débouté la société BIO-POOL de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires, au titre de la contrefaçon de la marque BIO-POOL n°3353506 ;

Débouté la société BIO-POOL de ses demandes d'annulation des marques n°(16) 4294867, n°(16) 4 294 908 et de la demande d'enregistrement de la marque française n° (18) 4 453 851 ;

Condamné la société BIO-POOL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné la société BIO-POOL à payer à [U] [P], la société BIO POOL DISTRI et la société BIO POOL TECH, ensemble, une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REFORMER le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE

A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL

DÉCLARER recevable l'action en déchéance partielle de la marque n°3353506, exercée par [U] [P] et les sociétés BIO POOL DISTRI et BIO POOL TECH à l'encontre de la société BIO-POOL ;

PRONONCER la déchéance partielle de la marque déposée par la Société BIO-POOL sous le n° 3353506 pour les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de mesurage, de contrôle (inspection) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; détecteurs fils électriques, relais électriques ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ;

Appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules, appareils et machines pour la purification de l'air ».

ORDONNER la transcription de cette décision sur le registre national des marques de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,

DÉBOUTER la société BIO-POOL de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque ;

A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL

- CONSTATER que la marque n°3353506 n'est pas distinctive pour les produits suivants : Classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de mesurage, de contrôle (inspection) »

Classe 11 : « Appareils et machines pour la purification de l'eau ».

PRONONCER la nullité partielle de la marque n°3353506 enregistrée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE en ce qui concerne les produits suivants :

Classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils et instruments

scientifiques (autres qu'à usage médical), de mesurage, de contrôle (inspection) »

Classe 11 : « Appareils et machines pour la purification de l'eau ».

- CONSTATER que la marque n°3353506 est déceptive pour désigner les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de mesurage, de contrôle (inspection) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; détecteurs fils électriques, relais électriques ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ; Appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules, appareils et machines pour la purification de l'air ».

PRONONCER la nullité partielle de la marque n°3353506 enregistrée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE en ce qui concerne les produits susvisés,

ORDONNER la transmission par le greffe du jugement à intervenir aux services de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE afin qu'il soit inscrit au Registre National des Marques ;

DÉBOUTER la société BIO-POOL de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [P] ;

CONSTATER l'absence de risque de confusion entre les marques, signes et dénominations en cause ;

DÉBOUTER la société BIO-POOL de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque ;

DÉBOUTER la société BIO-POOL de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la nullité de la demande d'enregistrement du signe BIO POOL TECH n°4453851 et des marques françaises n°4294867 et 4294908 ;

DÉBOUTER la société BIO-POOL de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale.

CONDAMNER la Société BIO-POOL à payer aux Société BIOPOOLTECH et BIOPOOL DISTRI la somme de 10 000 € pour concurrence déloyale par l'utilisation du terme BIO pour désigner ses produits et son activité.

CONDAMNER la Société BIO POOL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julia BRAUNSTEIN.

CONDAMNER la Société par actions simplifiée BIO POOL à payer à Monsieur [U] [P], la Société par actions simplifiée BIO POOL DISTRI et la Société par actions simplifiée BIO POOL TECH la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en déchéance de la marque BIO POOL

En application de l'ancien article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, applicable à l'espèce, la déchéance d'une marque peut-être demandée en justice par toute personne intéressée ; la notion d'intérêt s'interprète non au vu des marques dont dispose le demandeur à l'action en déchéance, mais en analysant son activité dans la vie des affaires et les conséquences éventuellement préjudiciables de la marque dont la déchéance est demandée sur cette activité et son éventuel développement.

En l'espèce, la société BIO POOL TECH a pour objet social 'tous travaux d'ingénierie et conseils technologiques, conception et solutions techniques pur les secteurs de la piscine et de l'eau, activité de recherche et de développement, investissement dans les entreprises à forte valeur technologique' ; les documents versés aux débats, articles de presse et documents commerciaux notamment, démontrent que la société BIO POOL

TECH agit bien dans le secteur de l'innovation en matière de conception et d'entretien de piscines et développe dans celui-ci des solutions technologiques variées ; BIO POOL TECH propose en particulier aux consommateurs des produits de surveillance à distance des piscines ou autres procédés de haute technologie permettant leur entretien ; elle dispose dès lors d'un intérêt à contester l'enregistrement de la marque BIO POOL pour les produits et services des classes 9 et 11 pour lesquels son activité serait entravée du fait de la marque non exploitée, soit les produits et services : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de mesurage, de contrôle (inspection) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; détecteurs fils électriques, relais électriques ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ;

Les catalogues et factures versées par la société BIO POOL (notamment pièces 5-4 et 18-1) établissent que celle ci a utilisé pendant une période ininterrompue de cinq années à compter de la demande en déchéance, soit du 28 février 2013 au 28 février 2018, le signe verbal BIO POOL pour commercialiser des electrolyseurs et des cellules d'electrolyseurs ainsi que des régulateurs de PH ; le fait que le signe verbal soit accompagné d'un élément figuratif, la représentation d'un dauphin, n'est pas de nature à compromettre le caractère sérieux de son utilisation, cette adjonction étant sans incidence sur l'élément distinctif de la marque verbale elle-même ; les intimés font observer que les catalyseurs sont expressément mentionnés dans la classification de [Localité 4] en classe 9 et ne figurent pas dans la désignation de l'acte d'enregistrement de la marque BIO-POOL ; il convient cependant d'observer que la classification de [Localité 4] en vigueur au moment du dépôt de la marque n'est pas produite, ce qui ne permet pas de vérifier ce point, et qu'en outre les documents publicitaires versés aux débats indiquent que le catalyseur vendu est proposé au sein d'un système plus complet permettant de vérifier à l'aide d'un régulateur son efficacité ; la fonction des électrolyseurs commercialisés par la société BIO TECH étant d'assainir l'eau des piscines, les premiers juges ont dès lors à bon droit estimé que l'usage sérieux du signe pour les produits 'appareils et machines pour la purification de l'eau' était prouvé ; de même, les régulateurs de PH nécessitent pour leur fonctionnement une analyse de l'eau, et en conséquence l'usage pour les produits 'instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de mesurage et de contrôle (Inspection)' est lui aussi établi ; en revanche, il n'existe aucune pièce permettant d'affirmer que cet usage est avéré pour les autres produits et services désignés en classes 9 et 11 ; la décision ayant fait droit à la demande en déchéance partielle formée par la société BIO POOL TECH sera en conséquence confirmée et la demande reconventionnelle en déchéance totale rejetée.

Sur la validité de la marque BIO POOL

a) sur l'absence de distinctivité

Le syntagme BIO-POOL est composé de deux termes, une abréviation et un mot de langue anglaise, dont la combinaison n'est pas entrée dans le langage courant ou professionnel ; il compose, comme l'ont pertinemment analysé les premiers juges, un néologisme qui associe un terme évoquant la biologie et l'autre l'univers de la piscine, le terme anglais étant compréhensible pour un consommateur francophone en raison de sa fréquence ; ce néologisme est particulièrement évocateur, puisqu'il renvoie à une association entre le monde naturel, biologique, et l'univers des piscines, mais possède cependant un caractère arbitraire interdisant de la considérer comme privé de distinctivité ; il y a lieu dès lors de confirmer la décision ayant écarté le moyen soulevé par les intimés sur ce point, intimés eux-même titulaires ou déposant de marques portant comme entame la combinaison BIO POOL.

b) sur la déceptivité

L'abréviation 'bio' est couramment utilisée désormais pour désigner des produits issus de l'agriculture biologique, voire pour conforter le consommateur dans l'opinion que le produit ou le service proposé sont élaborés dans le respect de l'environnement ; les intimés, qui au demeurant ont eux même déposé une marque BIO POOL TECH, ne peuvent cependant prétendre que le consommateur moyen désireux d'acheter un équipement composé d'un catalyseur et d'un régulateur de PH peut être trompé par l'utilisation du terme BIO, pensant que cet équipement dispose de qualités environnementales particulières ou qu'il génère une eau de piscine pouvant être qualifiée de 'biologique' ; les premiers juges ont à bon droit refusé de prononcer la nullité de la marque en raison du caractère déceptif allégué.

Sur la contrefaçon de la marque BIO POOL

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la marque antérieure BIO POOL est une marque évocatrice, dont la distinctivité pour les produits désignés est particulièrement faible ; eu égard à la déchéance constatée, cette marque très faiblement distinctive désigne valablement les produits ' instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) de mesurage et de contrôle' et 'appareils et machines pour la purification de l'eau'.

Les marques BIOPOOLTECH et BIOPOOLDISTRI ne désignent aucun produit ou service de la classe 9 et en classe 11 aucun produit complémentaire ou similaire à ceux désignés pour la marque BIO POOL ; la demande d'enregistrement de la marque BIO POOL TECH vise en classe 37 le nettoyage de piscine et en classe 42 la consultation en matière de technologie de la filtration biologique, activités pouvant être considérées comme ayant un certain degré de similitude avec les produits désignés par la marque BIO POOL.

Concernant la comparaison entre les signes, il convient de constater que si ceux ci partagent la même entame, à savoir le syntagme BIO POOL, cette entame est très faiblement distinctive ; malgré cette similitude phonétique des entames, le risque de confusion pour le consommateur est inexistant dès lors que les marques BIO POOLTECH et BIOPOOLDISTRI disposent d'une calligraphie très particulière, une lettre O cerclée et une couleur bleue, qui évoque incontestablement l'univers de la piscine et retient de ce fait nécessairement l'attention du consommateur ; de même, le signe BIOPOOL TECH dont l'enregistrement est demandé se caractérise par une calligraphie tout aussi suggestive, les lettres étant accompagnées de signes figurant des ondes, apparaissant de ce fait l'élément prépondérant de la marque ; c'est dès lors à bon droit, après avoir examiné la similitude entre les produits et services désignés et les signes eux même, que les premiers juges ont écarté le risque de confusion, et donc la contrefaçon.

Sur la nullité des marques et de la demande d'enregistrement pour atteinte à la dénomination sociale et aux noms de domaine

L'ancien article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, applicable au présent litige, dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination ou raison sociale, ou à un nom commercial, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; la liste de l'ancien article L 711-4 n'étant pas limitative, il a été admis que le nom de domaine pouvait constituer une antériorité, sous réserve là encore de constater l'existence d'un risque de confusion.

En l'espèce, la société BIO POOL TECH soutient que les marques déposées par les intimés ainsi que les noms de domaine par eux réservés portent atteinte à sa dénomination sociale et à son propre nom de domaine bio-pool-pro.com ; afin d'évaluer le risque de confusion, l'activité des sociétés doit être examinée en raison du principe de spécialité qui régit le droit des marques ; en l'espèce, il sera rappelé que la société BIO POOL a pour activité la commercialisation de systèmes d'électrolyseurs couplés éventuellement avec un régulateur, tandis qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la société BIO POOL TECH exerce elle aussi son activité dans le domaine des piscines, mais propose des technologies et des produits très différents ; par ailleurs, les termes BIO POOL pour désigner des activités dans le secteur des piscines et de leur conception ou entretien sont particulièrement évocateurs, et l'attention du consommateur ne s'attachera en conséquence pas véritablement à ceux ci pour déterminer la provenance des produits ou services proposés ; en conséquence, il n'existe entre la dénomination sociale de la société BIO POOL et son nom de domaine aucun risque de confusion avec les marques et noms de domaines postérieurs appartenant à la société BIO POOL TECH.

Sur la concurrence déloyale invoquée par la société BIO POOL

La responsabilité extra contractuelle fondée sur des agissements déloyaux tels que l'utilisation de marques, noms de domaines ou tout autre signe nécessite de caractériser un risque de confusion induit par ces pratiques ; pour les motifs exposés plus haut, les agissements de la société BIO POOL TECH n'ont pas généré chez le consommateur un risque de confusion au préjudice ce la société BIO POOL.

Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale formée par les sociétés BIO POOL DISTRI et BIO POOL TECH

Si l'on peut admettre que terme BIO est évocateur de méthodes fondées sur la préservation de la bio-diversité, il ne peut être soutenu comme le prétendent les intimés que le consommateur moyen est conduit à penser que le produit vendu en matière d'entretien de piscine, en l'espèce un catalyseur d'eau, est sain et débarrassé de toute substance chimique ou néfaste pour l'environnement ; ce même consommateur ne peut non plus penser qu'un système de catalyseur puisse générer une eau ayant des qualités environnementales ou biologiques particulières dépassant la fonction traditionnelle d' assainissement ; les sociétés intimées ne démontrent dès lors pas que la société BIO POOL a tenté de tromper sciemment le consommateur sur les qualités du produit proposé, et que de ce fait elles ont elles même subi un préjudice ; les premiers juges ont de manière fondée rejeté leur demande en dommages intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société BIO POOL succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE daté du 25 octobre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE la société BIO POOL à verser aux sociétés BIO POOL TECH et BIO POLL DISTRI et monsieur [P] pris ensemble la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société BIO POOL, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

| France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 06 octobre 2022, 19/05797

Synthèse

Origine de la décision