T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG 16/17679
No Portalis 352J-W-B7A-CJLBR
No MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2016
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2019
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SKYWORTH GROUP CO. LTD
22-24/F, East Wing, Skyworth Semiconductor Design Building
[Adresse 2]
SHENZHEN (CHINE)
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA - Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
DÉFENDERESSE
Société SKY INTERNATIONAL AG
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Clara STEINITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Karine THOUATI, Juge
assistée de Maud JEGOU, Greffier lors des débats et de Alice ARGENTINI, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l'audience du 24 Juin 2019
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SKYWORTH GROUP CO, société de droit chinois, est spécialisée dans le développement et la fabrication de produits de consommation électroniques.
Elle est notamment titulaire :
- de la marque semi-figurative internationale no868420
désignant la France, enregistrée le 7 avril 2005, visant en classe 9 les produits suivants : les postes de télévision, lecteurs de vidéodisques compacts, lecteurs de disques compacts, décodeurs, décodeurs pour la télévision par câble, modems haut débit, magnétoscopes, amplificateurs, récepteurs audio et vidéo, appareils de radio, appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son, microphones, caméras vidéo et lecteurs de cassettes,
- de la marque internationale
désignant la France no1273344, enregistrée le 18 novembre 2014 en classes de produits 7, 9 et 11,
- de la marque française
no4310245 déposée le 26 octobre 2016 à l'INPI en classes de produits 7,9 et 11. La société de droit suisse SKY INTERNATIONAL AG a formé opposition à l'enregistrement de cette marque avant de s'en désister le 12 juillet 2017.
La société de droit suisse SKY INTERNATIONAL AG expose que le groupe Sky qu'elle représente est l'un des principaux acteurs européens des télécommunications, de l'audiovisuel, des produits technologiques grand public et des services de divertissement qui s'y rattachent.
La société SKY INTERNATIONAL AG est notamment titulaire
- de la marque verbale de l'Union européenne SKY no126425 déposée et enregistrée le 1er avril 1996 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42.
- de la marque semi-figurative internationale désignant la France no720237 :
déposée et enregistrée le 18 août 1999 en classe de produits 9, visant les appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images, 22 et 35, laquelle a été renouvelée.
- de la marque verbale de l'Union européenne SKY no5298112 déposée et enregistrée le 6 septembre 2006 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42.
- de la marque verbale de l'Union européenne SKY no8178436 déposée et enregistrée le 2 mars 2009 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
- de la marque semi-figurative de l'Union européenne no9129909
déposée et enregistrée le 25 mai 2010 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
Par exploit d'huissier du 5 décembre 2016, la société SKYWORTH GROUP CO a fait assigner la société SKY INTERNATIONAL AG devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de marque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2018, la société SKYWORTH GROUP CO demande au tribunal de :
Vu l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger que la société SKYWORTH GROUP CO est recevable et bien fondée en son action et qu'elle dispose bien d'un intérêt à agir,
- Dire et juger que la société SKY INTERNATIONAL AG ne produit aucune preuve d'usage de la partie française de la marque internationale no 720237,
- Dire et juger que la partie française de l'enregistrement international no 720237, intervenu le 18 août 1999, et dûment renouvelé le 5 novembre 2009 en classes 9, 20 et 35 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pendant une période ininterrompue de cinq ans pour désigner les produits et services suivants : « Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images ».
EN CONSEQUENCE,
- Prononcer la déchéance des droits de la société SKY INTERNATIONAL AG sur la partie française de l'enregistrement international no 720237 pour « Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images » désignés en classe 9, à l'expiration du délai de cinq ans d'inexploitation, soit à compter du 3 février 2005,
- Ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Dire et juger l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société SKY INTERNATIONAL AG irrecevables au titre de l'article 70 du code de procédure civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- Débouter la société SKY INTERNATIONAL AG de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- Dire et juger que l'enregistrement international no868420 fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits qu'il désigne en classe 9 de son libellé,
- Dire et juger que les demandes reconventionnelles de la société SKY INTENATIONAL AG en nullité de la marque française no4310245, de la désignation française de l'enregistrement international no1273344, et de la désignation française de l'enregistrement international no868420 ne sont pas fondées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter la société SKY INTERNATIONAL AG de l'intégralité de ses demandes,
- Dire n'y avoir lieu à publication du dispositif du jugement à intervenir,
- Condamner la société SKY INTERNATIONAL AG à payer à la société SKYWORTH GROUP CO la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SKY INTERNATIONAL AG aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Vanessa BOUCHARA, avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2019, la société SKY INTERNATIONAL AG demande au tribunal de :
Vu le Règlement no207/2009 du 26 février 2009 et le Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne,
Vu les articles L.711-1 à 4, L.714-3 à 5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 64, 70, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
- DIRE Skyworth irrecevable à agir en déchéance de la marque SKY SCREEN pour défaut d'intérêt légitime ;
A titre reconventionnel :
- DIRE que les demandes reconventionnelles de la société Sky sont rattachées par un lien suffisant avec la demande principale en déchéance initiée par la société Skyworth ;
- JUGER que les demandes reconventionnelles de la société Sky sont recevables au titre de l'article 70 du code de procédure civile
- PRONONCER la déchéance des droits de la société Skyworth sur la partie française de l'enregistrement international no868420, qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux depuis plus de 5 ans ;
- JUGER que l'enregistrement de la marque internationale SKYWORTH no1273344 et de la marque française SKYWORTH no4310245 porte atteinte aux droits antérieurs de la société SKY sur ses marques antérieures SKY no5298112, no126425, no8178436 et no9129909 ;
- ANNULER les marques suivantes :
o la marque française SKYWORTH no4310245;
o la marque internationale SKYWORTH no1273344, en ce qu'elle désigne la France ;
o à titre subsidiaire, si elle n'est pas déchue, la marque internationale no868420, en ce qu'elle désigne la France ;
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 4 journaux ou magazines français (y compris en ligne) au choix de la société Sky et aux frais de la société Skyworth, le coût de chaque publication ne devant pas excéder 5.000 euros HT ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société Skyworth de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la société Skyworth à verser à la société SKY la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Skyworth aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Clara Steinitz,
avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la société SKYWORTH GROUP CO en déchéance de la partie française de l'enregistrement international de la marque SKY SCREEN no720237 pour défaut d'usage sérieux :
Sur l'intérêt à agir de la société SKYWORTH GROUP CO :
La société SKYWORTH GROUP CO fait valoir que cette marque constitue une entrave au développement en France des marques SKYWORTH pour désigner les appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images et qu'elle justifie d'un intérêt légitime à agir en déchéance de cette marque, sans qu'on puisse lui opposer de prétendus obstacles résultant d'une confusion avec d'autres marques de la défenderesse.
La société SKY INTERNATIONAL AG réplique que l'exploitation du signe SKYWORTH se heurte aux droits antérieurs de SKY sur ses différentes marques et que la déchéance sollicitée ne pourrait en aucun cas rendre le signe SKY SCREEN disponible, de sorte que la société SKYWORTH GROUP CO ne dispose d'aucun intérêt légitime à agir pour obtenir la déchéance de la partie française de l'enregistrement international de la marque no720237.
Sur ce :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par « toute personne intéressée ». Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
Au sens de cette disposition, le demandeur en déchéance de droits sur une marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.
Il est rappelé que la société SKYWORTH GROUP CO est titulaire de la marque semi-figurative internationale no868420 désignant la France enregistrée le 7 avril 2005, de la marque internationale SKYWORTH désignant la France no1273344 enregistrée le 18 novembre 2014 et de la marque française SKYWORTH no4310245 du 26 octobre 2016.
La marque no868420 désigne, en classe 9, les appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son. La marque no1273344 désigne, en classe 9, les appareils de télévision, les magnétoscopes, les caméras vidéo à magnétoscope intégré et les lecteurs de DVD. Enfin, la marque no4310245 vise, en classe 9, les appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.
La marque semi-figurative internationale désignant la France no720237 enregistrée le 18 août 1999
a notamment été déposée en classe 9 pour les appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son et des images.
Les produits en cause visés par ces marques sont donc identiques ou similaires.
Le monopole conféré par la marque no720237 est donc susceptible d'entraver le développement de l'activité économique de la société SKYWORTH GROUP CO, qui justifie commercialiser en France depuis novembre 2016 des téléviseurs auprès de la société DARTY, les signes pouvant présenter un risque de similitude.
La société SKYWORTH GROUP CO justifie donc d'un intérêt légitime au sens de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'il y ait lieu d'établir à ce stade l'existence d'un éventuel obstacle résultant d'une confusion avec d'autres marques de la société SKY INTERNATIONAL AG.
La société SKYWORTH GROUP CO est recevable en sa demande de déchéance de la partie française de la marque internationale désignant la France no720237 en ce qu'elle vise les appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images désignés en classe 9.
Sur le bien fondé de la demande de déchéance de marque :
La société SKYWORTH GROUP CO fait valoir que la société SKY INTERNATIONAL AG ne rapporte aucune preuve d'usage de sa marque no720237 en France, laquelle n'a en réalité jamais été exploitée et ce, depuis son dépôt, pour désigner les produits visés en son libellé en classe 9.
La société SKY INTERNATIONAL AG ne répond pas sur ce point.
Sur ce :
Conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Pour échapper à la déchéance, la société SKY INTERNATIONAL AG doit donc rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la partie française de la marque internationale désignant la France no720237 , à titre de marque, sur le territoire français, durant les cinq années précédant l'introduction de l'action en déchéance, soit entre le 5 décembre 2011 et le 5 décembre 2016, étant précisé qu'en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement.
Aussi, il incombe à la société SKY INTERNATIONAL AG de justifier d'un usage sérieux de la partie française de la marque semi-figurative internationale SKY SCREEN depuis le 5 décembre 2011 pour les produits visés en classe 9 à l'enregistrement.
Elle se borne à communiquer de la documentation en langue anglaise décrivant son activité financière ainsi que des relevés internes d'audience pour ses chaînes télévisées, et une longue attestation de Mme [H], avocate employée par le groupe SKY, décrivant notamment son implantation en France.
Or, ces documents sont insuffisants à établir que la société défenderesse commercialiserait de manière effective en France des matériels de type audio-vidéo sous la marque SKY SCREEN pour la période considérée.
Il n'est donc démontré par la société SKY INTERNATIONAL AG aucun usage sérieux de la partie française de la marque dans sa fonction essentielle d'identification de l'origine des produits en classe 9 : "Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images".
La déchéance partielle de la partie française de la marque internationale désignant la France " SKY SCREEN" sera dès lors prononcée pour les produits suivants de la classe 9 : "Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images" et ce, à compter du 5 décembre 2011.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SKY INTERNATIONAL AG en déchéance des droits de la société SKYWORTH sur la partie française de la marque internationale SKYWORTH no868420 et en annulation des marques SKYWORTH no4310245, 1273344 en ce qu'elle désigne la France, et subsidiairement la marque internationale no868420 en ce qu'elle désigne la France si la déchéance n'est pas encourue:
Sur la recevabilité :
La société SKYWORTH GROUP CO soutient que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 70 du code de procédure civile, n'ayant aucun lien avec l'action principale, à l'occasion de laquelle elle n'invoquait pas des droits de marque, et qui n'avait pour objet que de lever une entrave à l'exploitation du signe SKYWORTH.
La société SKY INTERNATIONAL AG réplique que ses demandes reconventionnelles sont recevables; qu'à cet égard, la société SKYWORTH GROUP CO invoquait bien la marque SKYWORTH au soutien de son assignation en déchéance, et qu'il existe un lien suffisant entre les marques des deux parties en situation de concurrence dans un même domaine d'activité.
Sur ce :
Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il n'est pas contestable que l'action en déchéance introduite par la société SKYWORTH GROUP CO à l'encontre de la partie française de la marque semi-figurative internationale désignant la France no720237 trouve son origine dans une entrave à l'exploitation de son activité dan le cadre de ses marques SKYWORTH no868420, 1273344 et 4310245.
L'action a donc été engagée sur le fondement de marques dont elle est titulaire.
Les demandes reconventionnelles formées par la société SKY INTERNATIONAL AG portent sur la contestation de la validité des marques indirectement opposées par la société SKYWORTH GROUP CO.
S'agissant de sociétés présentant des activités identiques ou similaires et en situation de concurrence, il y a lieu de considérer que les demandes portant sur les marques de la société SKYWORTH GROUP CO se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes reconventionnelles de la société SKY INTERNATIONAL AG sont donc recevables.
Sur la déchéance pour défaut d'usage de la partie française de la marque internationale semi-figurative SKYWORTH no868420 :
La société SKY INTERNATIONAL AG soutient que cette marque semi-figurative, enregistrée le 7 avril 2005, n'a jamais été exploitée en France par la société SKYWORTH; que cette marque ne se limite pas à son seul élément verbal, son élément figuratif étant prépondérant et distinctif, de sorte que l'exploitation des seuls signes verbaux SKYWORTH déposés à titre de marque par ailleurs est indifférente et ne peut suppléer l'absence de reproduction de l'élément figuratif.
La société SKYWORTH GROUP CO réplique qu'elle exploite de manière constante la marque SKYWORTH en France et que le signe SKYWORH est apposé sur les documents commerciaux et les produits de la société SKYWORTH GROUP CO sous une forme différente qui n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque semi-figurative no868420.
Sur ce :
Il est rappelé que la société SKYWORTH GROUP CO est titulaire de la marque semi-figurative internationale no868420
désignant la France, enregistrée le 7 avril 2005, pour viser en classe de produits 9, les postes de télévision, lecteurs de vidéodisques compacts, lecteurs de disques compacts, décodeurs, décodeurs pour la télévision par câble, modems haut débit, magnétoscopes, amplificateurs, récepteurs audio et vidéo, appareils de radio, appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son, microphones, caméras vidéo et lecteurs de cassettes.
Conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Pour échapper à la déchéance, la société SKYWORTH GROUP CO doit rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la partie française de la marque internationale désignant la France no868420, à titre de marque, sur le territoire français, durant les cinq années précédant l'introduction de la demande en déchéance, soit entre le 19 mai 2012 et le 19 mai 2017, date des premières conclusions formalisant cette demande, étant précisé qu'en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
Si, au sens de l'article L.714-5 du code de propriété intellectuelle, est assimilé à l'usage de la marque un usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, il est cependant observé que le seul signe
ne reprend pas l'élément distinctif et dominant de la marque semi-figurative no868420 qui repose essentiellement sur la représentation graphique d'une partie de boule lumineuse ressemblant à un soleil sur un fond bleu, ce dessin étant prédominant sur le terme SKYWORTH apposé en bas en des caractères plus petits.
Aussi, il incombe à la société SKYWORTH GROUP CO de justifier de la commercialisation en France pour la période considérée de produits sous la marque no868420 visés par son enregistrement.
Or, aucune pièce n'est produite en ce sens.
Il n'est donc démontré par la société SKYWORTH GROUP CO aucun usage sérieux de la partie française de la marque dans sa fonction essentielle d'identification de l'origine des produits en classe 9 : "les postes de télévision, lecteurs de vidéodisques compacts, lecteurs de disques compacts, décodeurs, décodeurs pour la télévision par câble, modems haut débit, magnétoscopes, amplificateurs, récepteurs audio et vidéo, appareils de radio, appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son, microphones, caméras vidéo et lecteurs de cassettes".
La déchéance de la partie française de la marque internationale désignant la France no868420 sera dès lors prononcée et ce, à compter du 19 mai 2012.
Sur la nullité de l'enregistrement des marques SKYWORTH :
Il est rappelé que la société SKYWORTH GROUP CO est titulaire :
- de la marque internationale
désignant la France no1273344, enregistrée le 18 novembre 2014 pour désigner des produits des classes 7, 9 et 11,
- de la marque française
no4310245 déposée le 26 octobre 2016 à l'INPI pour désigner des produits des classes 7,9 et 11.
La société SKY INTERNATIONAL AG fait valoir que la marque française no4310245 et la marque internationale désignant la France no1273344 portent atteinte aux marques de l'Union européenne antérieures SKY no9129909, 126425, 5298112 et 8178436 compte tenu de l'identité des signes, de l'identité ou de la similarité des produits désignés et du risque de confusion qui en découle.
La société SKYWORTH GROUP CO conteste l'existence d'un risque de confusion entre les marques SKY et ses propres marques, les signes en présence n'étant ni identiques ni similaires.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.711-4 a) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, tandis que l'article L.714-3 dudit code prévoit qu'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
La société SKY INTERNATIONAL AG oppose, au soutien de sa demande de nullité, des marques de l'Union européenne antérieures au dépôt des marques SKYWORTH no1273344 et 4310245, soit les marques no126425 du 1er avril 1996, no5298112 du 6 septembre 2006, no8178436 du 2 mars 2009 et no9129909 du 25 mai 2010, invoquant notamment de nombreuses décisions de justice étrangères qui ne sont pas traduites.
Sur la comparaison des signes, d'un point de vue visuel, les termes SKY/
et
se distinguent nettement par leur structure et leur longueur : le signe SKY est composé d'un terme de trois lettres, tandis que le signe SKYWORTH est constitué de deux termes attachés comprenant au total huit lettres, la présence du mot WORTH conférant au signe SKYWORTH une physionomie très différente.
D'un point de vue phonétique, ces dénominations se distinguent par leur rythmique : un temps pour le signe SKY et deux temps pour le signe SKYWORTH, dont la séquence finale, composée de sons durs à l'oreille "OR" est très perceptible. Aussi, les signes présentent de nettes différences.
Enfin, d'un point de vue conceptuel, le signe SKY renvoie au mot anglais "sky" désignant le ciel, alors qu'en raison de sa séquence finale, le signe SKYWORTH n'a pas de signification particulière pour le public français d'attention moyenne.
Par ailleurs, le consommateur fût-il français est habitué à ce mot de la langue anglaise SKY, par opposition au terme SKYWORTH.
La présence du mot SKY ne saurait retenir à elle seule l'attention du consommateur dès lors qu'au sein du signe SKYWORTH, la dénomination WORTH apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en présence, à les supposer identiques ou complémentaires, et tout autant perceptible.
Il s'en suit que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente dans l'esprit du public.
Aussi, l'existence d'un risque de confusion entre les signes SKY et SKYWORTH dans l'esprit du consommateur n'est pas caractérisée.
La société SKY INTERNATIONAL AG sera déboutée de sa demande de nullité de l'enregistrement de la partie française de la marque internationale SKYWORTH no1273344 et de la marque française SKYWORTH no4310245.
Compte tenu de la nature de la décision, la société SKY INTERNATIONAL AG sera déboutée de sa demande de publication judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire du présent jugement, qui n'apparaît pas nécessaire ni compatible avec le caractère irréversible des mesures ordonnées, ne sera pas ordonnée.
Le tribunal ayant partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, il convient de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont exposés.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare la société SKYWORTH GROUP CO recevable en sa demande de déchéance partielle de la partie française de la marque internationale SKY SCREEN désignant la France no720237,
Prononce à l'encontre de la société SKY INTERNATIONAL AG la déchéance partielle, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur la partie française de la marque internationale désignant la France SKY SCREEN, enregistrée le 18 août 1999, sous le no720237, pour les produits suivants de la classe 9: "Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images",
Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 5 décembre 2011,
Déclare la société SKY INTERNATIONAL AG recevable en ses demandes reconventionnelles,
Prononce à l'encontre de la société SKYWORTH GROUP CO la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur la partie française de la marque internationale désignant la France SKYWORTH, enregistrée le 7 avril 2005, sous le no868420, dans toutes les classes qu'elle désigne,
Ordonne la transmission de la présente décision, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre national des marques tenu par l'INPI,
Déboute la société SKY INTERNATIONAL AG de sa demande de nullité de l'enregistrement de la partie française de la marque internationale SKYWORTH no1273344 et de la marque française SKYWORTH no4310245,
Déboute la société SKY INTERNATIONAL AG de sa demande de publication judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2019.
La GreffièreLa Présidente
