| Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 23 mars 2021, 579

1. Conflit entre une marque verbale et un nom commercial. Retenir le caractère descriptif en relation avec la traduction en roumain du mot dont la marque est composée.
2. Distinctivité acquise par l'usage de la marque. Évaluation du risque de confusion
1. L'appréciation d'une marque ou d'un élément dominant d'une marque complexe doit être liée au public roumain, étant donné que les marques déposées en Roumanie bénéficient d'une protection nationale.
De ce point de vue, on ne peut pas retenir de manière axiomatique que le public formé par les consommateurs roumains perçoit sans équivoque le mot anglais "pack" - qui fait partie de la marque dont la violation est alléguée - comme une désignation usuelle dans le commerce des produits ou des services en cause ou comme une indication dans le commerce de l'espèce ou de la destination de ces produits ou services, et quʼil existe donc un risque que le droit exclusif de marque sur l'ensemble de la marque dominée par cet élément conduise à un monopole inacceptable du titulaire d'un mot du domaine public (comme, par exemple, dans le cas d'une marque contenant le mot "ticket" pour des services de vente de billets pour divers événements).
Dans le cas d'un mot appartenant au vocabulaire d'une autre langue, son habilité à servir d'indication certaine et non équivoque d'une caractéristique du produit n'est comprise que si ce mot est pris comme tel en roumain, soit uniquement dans le langage courant, soit couramment utilisé dans la pratique commerciale pour désigner des biens ou des services d'emballage/de conditionnement, et que le consommateur roumain le connaît comme tel.
Dans d'autres situations, on ne peut pas exclure que le public consommateur roumain, bien qu'il perçoive que le mot est en anglais et qu'il puisse même connaître ou du moins se rendre compte de sa signification, n'accorde pas plus d'importance à la traduction qu'il n'en accorderait à tout autre nom en langue étrangère, notamment en anglais, rencontré dans le commerce.
Le consommateur roumain se familiarise généralement avec l'utilisation en commerce de dénominations dans d'autres langues et est susceptible de reconnaître une situation du même type, mais sans accorder une attention particulière à la traduction, c'est-à-dire sans faire l'association nécessaire et sans équivoque entre le sens du mot et le produit ou le service commercialisé..
Par conséquent, l'analyse du caractère distinctif intrinsèque de la marque doit être effectuée par rapport à la perception du consommateur roumain. 2. Il ressort des dispositions de l'article 2 lettre d) et de l'article 36 paragraphe (2) lettre c) de la Loi n° 84/1998 que le législateur fait une distinction entre la marque notoire et la marque qui a acquis une certaine notoriété en Roumanie, en ce sens que, bien que toutes deux présupposent la connaissance par le public concerné des produits ou des services auxquels elles s'appliquent, à la suite de leur utilisation sur le marché, et que toutes deux bénéficient d'une protection étendue, le degré différent de leur connaissance par le public entraîne des effets juridiques différents en termes de protection.
La marque notoire bénéficie de protection en Roumanie même en l'absence d'enregistrement auprès de l'Office d'État des inventions et des marques, tandis que la marque de renommée doit être une marque enregistrée, mais le titulaire a la prérogative d'interdire son utilisation par un tiers même pour des produits/services autres que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et sans prouver un risque de confusion (requis dans le cas de l'article 36 paragraphe (2) lettre b).
Le législateur reconnaît une protection étendue à une marque enregistrée même si le fait dʼêtre connue par le public, à la suite de son utilisation commerciale, n'atteint pas le niveau de la réputation.
Même si la marque notoire ou renommée en Roumanie n'est mentionnée que dans l'hypothèse prévu à lʼarticle 36 paragraphe 2, lettre c) de la loi, il faut constater que, dans la mesure où la protection étendue s'applique également à des produits/services différents, ces marques doivent également être reconnues dans le cas incidents à lʼarticle 36 paragraphe 2, lettre b) de la loi, concernant des biens/services identiques ou similaires, à condition qu'un risque de confusion, y compris un risque de confusion par association, soit prouvé.
Un certain degré de notoriété de la marque enregistrée auprès du public se reflète dans son caractère distinctif, qui varie donc dans le temps, à partir du moment de l'enregistrement, et l'appréciation du pouvoir distinctif par rapport à la perception du public pertinent, dans la mesure où un caractère distinctif renforcé est invoqué en raison de l'usage, doit être faite en tenant compte de la situation au moment du litige.
Par conséquent, on ne peut pas considérer que seul un degré élevé de distinctivité, tel que la notoriété, est pertinent pour l'appréciation du risque de confusion requise par l'article 36 paragraphe 2, lettre b) de la Loi n° 84/1998. ROUMANIE LA HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE 1 ÈRE CHAMBRE CIVILE Décision n° 579 Dossier n°x/93/2019
Audience publique du 23 mars 2021          Mis en examen du pourvoi formulé par A.SRL contre la décision n° 1210 A du 1 octobre 2020, rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – 4ème Chambre civile.
À l’appel nominal, la requérante au pourvoi – réclamante est présente et la partie défenderesse B. SRL est absente.
Le magistrat – assistant indique que la procédure de citation est légalement accomplie, que le pourvoi a été formé et motivé à terme, qu'il a été légalement timbré et que la demande de pourvoi a été signifiée à l'intimée, qui n'a pas présenté un mémoire en défense.
N'ayant pas d'autres questions préalables, la Haute Cour constate que l'affaire est en état d'être jugée et accorde la parole aux parties présentes sur le pourvoi introduit.
La représentante de la requérante au pourvoi – réclamante demande lʼadmission du pourvoi et la cassation de l'arrêt attaqué, avec renvoi à la Cour d'appel. Elle fait valoir que la Cour d'appel a fait une application erronée de l'article 36 paragraphe (2), lettre b) de la Loi n° 84/1998 et a méconnu les principes résultant de la jurisprudence de la CJUE sur l'appréciation des signes en conflit. Elle indique également que la Cour d'appel a tenu des motifs contradictoires en ce que, d'une part, elle a confirmé la similitude sémantique et conceptuelle retenue par la première instance et, d'autre part, elle a considéré que les signes sont différents et ont des connotations différentes. En ce qui concerne l'analyse des signes contradictoires, elle fait valoir que la Cour d'appel a commis une erreur en excluant de l'analyse la marque antérieure de la requérante „pack”, en déclarant que les signes contradictoires devaient être analysés dans leur ensemble. Elle fait valoir que la Cour d'appel n'a pas analysé les signes dans leur ensemble, en omettant d'analyser l'existence d'un risque de confusion, y compris le risque d'association par rapport au consommateur pertinent et en tenant compte de tous les critères pertinents. Elle fait valoir que la Cour d'appel, tout en partageant l'analyse du Tribunal, s'est limitée seulement à considérer que l'élément „pack” est descriptif et que les autres éléments sont différents et que les signes peuvent coexister. Même si le signe „pack” était considéré comme faiblement distinctif, il existerait de principes selon lesquels, même dans ce cas, le risque de confusion n'est pas exclu, et le tribunal aurait dû examiner tous les aspects pertinents et noter que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et qu'ils font également référence à des produits et services similaires. A la demande de la cour, l'avocat défenseur de la requérante au pourvoi indique qu'il s'agit de services similaires dans les classes 16, 18, 21, 35, 39, en soulignant que la Cour d'appel s'est davantage concentrée sur la similitude conceptuelle, qui est le principal moyen de recours. Sur la question de la similitude conceptuelle, la Cour d'appel a exclu l'élément „pack”, qu'elle a considéré comme descriptif des marchandises d'emballage, estimant qu'elles devaient être appréciées dans leur ensemble dans tous les aspects pertinents de l'affaire. Il indique également que la Cour d'appel, tout en approuvant l'analyse conceptuelle, a ensuite retenu que les lettres „e” et „w” créent des connotations différentes, même si que le tribunal de première instance a estimé qu'elles étaient conceptuellement similaires. Toujours en réponse à la demande du juge de préciser si l'élément commun „pack” est un élément descriptif pour les produits auxquels il se réfère, la représentante de la requérante indique que le public pertinent, à savoir le consommateur roumain, perçoit cet élément en tant que tel, sans le traduire, et n'en a qu'une impression visuelle, apparente. Elle souligne aussi que la cour d'appel ne s'est pas référée au public roumain, bien qu'elle ait traduit en roumain. Elle fait également valoir que toute l'analyse de la Cour d'appel est fondée sur la absence alléguée de distinctivité des marques de la requérante, en arguant qu'il existe une confusion entre le caractère distinctif en général d'une marque et le caractère distinctif de la marque antérieure opposée comme l'un des aspects de l'analyse du risque de confusion, y compris le risque d'association pour les consommateurs. Elle soutient que la Cour d'appel a jugé à tort que le niveau de distinctivité acquis par l'usage de la marque doit être au niveau d'une marque notoire.
Invité par la Cour à indiquer la jurisprudence de la CJUE qui fait référence à un caractère plus marqué à la suite de son usage, la représentante de la requérante cite en exemple l'affaire Lloyd. Elle déclare qu'elle réclame des frais en justice et en verse la preuve au dossier.
Après avoir mis lʼaffaire en délibéré, LA HAUTE COUR
Sur l’affaire ci-présente, constate les éléments suivants:
Les circonstances de l'affaire L'objet de l'affaire Par la demande en justice formée auprès du Tribunal dʼIlfov le 11 avril 2019, la requérante A. SRL a demandé, contrairement à la partie défenderesse B. SRL: faire constater que l'utilisation par la partie défenderesse du nom WEPACK dans le cadre de son activité commerciale porte atteinte aux droits de propriété industrielle de la partie requérante sur les marques nationales enregistrées EPACK no M2002 03442/052207, une marque combinée enregistrée pour des produits des classes 16, 18, 21, 35, 39 et EPACK no M2002 03442/052207, une marque combinée enregistrée pour des produits des classes 16, 18, 21, 35, 39 et EPACK no M2002 03442/052207. M 2003 02547/055868, marque verbale enregistrée pour des produits des classes 16, 17, 18 et 21; condamner la défenderesse à cesser immédiatement l'usage non autorisé du nom WEPACK dans son activité commerciale en Roumanie, notamment l'offre de produits ou la commercialisation, l'offre ou la prestation des services sous ce signe et l'utilisation du signe sur des documents ou pour publicité, l'importation ou l'exportation des produits sous ce signe, conformément à l'article 36 paragraphe (2) de la Loi n° 84/1998; condamner la défenderesse aux dépens.
Lʼarrêt rendu en première instance Par le jugement n° 3978/20.11.2019, le Tribunal dʼIlfov – Chambre civile a admis la demande et a constaté que l'utilisation non autorisée par la partie défenderesse du nom WEPACK dans la vie des affaires viole les droits de propriété industrielle de la requérante sur les marques EPACK no M 2002 03442/052207 - marque combinée enregistrée pour des produits des classes 16, 18, 21, 35, 39 et EPACK no M 2002 03442/052207 - marque combinée enregistrée pour des produits des classes 16, 18, 21, 35, 39. M 2003 02547/055868 - marque verbale enregistrée pour des produits des classes 16, 17, 18, 21 ; condamné la partie défenderesse à cesser immédiatement l'usage non autorisé, en Roumanie, du nom WEPACK dans son activité commerciale, notamment l'offre de produits ou la commercialisation, l'offre ou la prestation des services sous ce signe et l'utilisation du signe sur des documents ou pour la publicité, l'importation ou l'exportation des produits sous ce signe, avec frais de justice.
3. La décision rendue en appel Par la décision n° 1210A/1.10.2020, la Cour d'appel de Bucarest – 4ème Chambre civile a admis l'appel formé par le partie défenderesse B. SRL contre le jugement civil susmentionné, a modifié le jugement frappé d'appel, en ce sens qu'il a rejeté l'action comme non fondée, a condamné la requérante à payer des frais à l'appelante à hauteur de 6798,47 lei pour le jugement en première instance, respectivement 3409,35 lei pour le jugement en appel.
4. La voie de recours introduite dans lʼaffaire Contre la décision susmentionnée, la requérante A. SRL a formé le pourvoi, la qualifiant d'illégale sur la base des dispositions de l'article 488 paragraphe (1) points 6 et 8 du Code de procédure civile. A titre liminaire, la requérante au pourvoi a déclaré qu'elle admet que les dispositions de l'article 39 paragraphe (1), lettre b) de la Loi n° 84/1998 (telle qu'en vigueur au moment de l'introduction du recours) ne sont pas applicables au cas d'espèce et approuve la décision de la Cour d'appel sur ce point.
Les griefs du pourvoi soutiennent, en premier lieu, que la Cour d'appel a fait une application erronée de l'article 36 paragraphe (2), lettre b) de la Loi n° 84/1998 et a méconnu les principes résultant de la jurisprudence de la CJUE sur l'appréciation des signes contradictoires, et que l'arrêt attaqué contient des motifs contradictoires, comme suit:
- Les éléments complexes de la marque de la requérante ont été appréciés individuellement et de manière tronquée par la Cour d'appel, sans déterminer l'impression générale créée par la combinaison des éléments de la marque par rapport au signe utilisé par la partie défenderesse. Le Tribunal a exclu à tort de l'analyse de la similitude des signes en conflit l'élément „pack”, qu'il a considéré comme usuel.
L'utilisation du signe „pack” par lʼintimée n'a pas fait l'objet de la demande en l'espèce et la dénomination WEPACK, utilisée par lʼintimée, intègre la marque EPACK. Lʼintimée utilise le nom WEPACK comme marque pour des services similaires offerts par la requérante sous la marque EPACK.
Les noms WEPACK et EPACK proviennent, cʼest vrai, de la langue anglaise: „wepack” pourrait être traduit par „nous emballons” et l'autre par „e-packaging” ou emballage électronique. Le secteur de consommateurs cible, qui parle la langue roumaine, ne traduira pas ces deux termes, mais les percevra comme tels.
Même si, comme l'a jugé la Cour, l'élément „pack” devait être considéré comme usuel, il ne pourrait pas être exclu de l'analyse de la marque. Il convient de citer à cet égard lʼarrêt rendu dans l'affaire C-705/17 Hansson, dans lequel la CJUE a jugé que les éléments descriptifs d'une marque complexe ne peuvent être exclus de plano de l'analyse de la similitude de deux signes en conflit.
- L'arrêt contient des motifs contradictoires puisque la Cour d'appel, d'une part, a retenu l'analyse de la première instance concernant la similitude sémantique et conceptuelle des signes, mais, d'autre part, a procédé à une analyse partielle des marques contraire à celle du Tribunal et a conclu que le signe de lʼintimée possède un caractère distinctif par l'ajout de la particule „nous” au mot „pack”, ayant ainsi une connotation différente de la marque de la requérante.
La requérante au pourvoi a fait valoir que, tel comme l'a jugé la première instance, les signes en conflit sont sémantiquement et conceptuellement similaires, et qu'en outre, ils sont similaires au point d'être identiques et concernent des services identiques.
Du point de vue phonétique, la différence d'une lettre placée au début du signe lʼintimée est insuffisante pour que les signes soient considérés comme différents, car ils se prononcent de manière similaire. Les différences entre les marques de la requérante et le nom utilisé par la partie défenderesse sont insignifiantes car les éléments dominants de ces deux signes sont verbaux. Par ailleurs, l'élément figuratif du signe utilisé par la partie défenderesse n'est pas de nature à lui conférer un caractère distinctif. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, lorsqu'une marque est constituée à la fois d'éléments verbaux et figuratifs, l'élément verbal est, en principe, plus distinctif que l'élément figuratif, car le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits par leur nom qu'en essayant de décrire l'élément graphique de la marque [affaire T-104/01 Oberhauser/OHMI - Petit Aa (Fifties), paragraphe 47].
Contrairement aux conclusions de la Cour d'appel selon lesquelles la marque combinée de la requérante a acquis un caractère distinctif avec le signe graphique, l'existence du signe graphique n'exclut pas le risque de confusion et d'association entre les signes, puisque les consommateurs percevront les éléments verbaux des signes comme prédominants. Les différences entre les marques de la requérante et le nom utilisé par la partie défenderesse sont insignifiantes. En ce qui concerne les éléments verbaux EPACK et A, du point de vue du consommateur roumain moyen, relativement bien informé, prudent et circonspect il y a très peu de différence. Ce sont des mots de longueur similaire qui coïncident dans le nom EPACK. Les éléments dominants des deux signes sont les éléments verbaux et, selon la jurisprudence de la CJUE, la marque et le signe doivent être comparés dans leur ensemble, en donnant plus de poids aux éléments communs qui pourraient entraîner une confusion, sans souligner les différences qu'un consommateur ne remarquerait pas.
Un consommateur, voyant les signes en conflit, ne se rendrait pas compte que les services offerts par leur intermédiaire sont différents et qu'ils proviennent de deux entités complètement différentes, le risque de confusion étant élevé.
Quant à la partie verbale de la marque, elle a l'impact le plus fort, tant dans la composition de la marque que dans la perception du public, car le consommateur peut plus facilement identifier la marque. Dans le cas d'une marque composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, l'élément verbal a en principe un impact plus fort, le consommateur moyen se référant plus facilement à la marque et aux produits ou services qu'elle protège par son nom, plutôt qu'à une description de l'élément figuratif.
- En évaluant le risque de confusion, la Cour d'appel a fait une analyse incorrecte du caractère distinctif des signes en conflit, y compris du point de vue du public pertinent, et est arrivée, en fait, à la conclusion illégale qu'une marque déposée n'est pas distinctive.
La décision attaquée a fait une confusion entre le caractère distinctif en général d'une marque qui lui permet de réaliser sa fonction de base (un motif absolu à examiner dans la procédure d'enregistrement de la marque) et le caractère distinctif de la marque antérieure opposante comme l'un des aspects de l'analyse du risque de confusion, y compris le risque d'association pour les consommateurs.
Toutefois, dans l'analyse du risque de confusion, y compris du risque d'association pour les consommateurs, il est tenu compte, outre de la similitude des marques et de l'identité des produits concernés, du degré de connaissance de la marque antérieure opposante et de son caractère distinctif.
En excluant l'identité entre les éléments verbaux des signes en conflit au motif qu'ils sont usuels, la Cour d'appel a commis une erreur en invalidant effectivement la validité des marques antérieures.
Même si le caractère distinctif joue un rôle dans l'évaluation du risque de confusion, il ne s'agit que de l'un des éléments pris en compte dans cette évaluation. Un risque de confusion est susceptible d'exister dans le cas d'une marque antérieure à faible caractère distinctif, car les signes sont identiques et les produits et services sont similaires (par exemple, Compressor technology et GC, Ag Ae, d'après la jurisprudence de la CJUE). Dans ce cas, nous parlons de signes similaires jusqu'à l'identité, pour des services similaires. L'élément graphique du signe utilisé par la défenderesse ne confère pas au signe un caractère distinctif par rapport à la marque antérieure de la requérante.
La requérante au pourvoi a également fait valoir que la Cour d'appel n'a pas analysé les signes en conflit du point de vue du consommateur concerné.
En lʼespèce, le segment de consommateurs concerné est identique, à savoir le consommateur intéressé par les produits à emballer. Le niveau d'attention du consommateur ciblé est normal, car il n'a souvent pas la possibilité de faire une comparaison directe entre les signes en question, mais doit se fier à l'image infidèle des marques dont il se souvient. L'étroite similitude entre les signes, ainsi que la similitude des produits ou services sont des indices de l'existence d'un risque de confusion, y compris du risque d'association.
- La Cour d'appel a estimé de façon incorrecte que le niveau de caractère distinctif acquis par l'usage de la marque doit être au niveau d'une marque notoire, ne procédant à aucune évaluation en fait et par rapport aux preuves administrées visant le caractère distinctif acquis par son utilisation.
La Cour d'appel a donc assimilé erronément le haut niveau de caractère distinctif de la marque à sa notoriété.
Pour le caractère distinctif acquis par son utilsation, le titulaire de la marque doit prouver que la marque a la capacité d'identifier les produits ou services pour lesquels elle est déposée comme provenant de lui et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. En revanche, pour prouver la notoriété, la personne qui l'invoque doit prouver que la marque est largement connue dans la partie pertinente du public pour les produits ou services auxquels la marque s'applique, sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer ou d'utiliser la marque en Roumanie. Il est excessif de considérer qu'une marque alléguée faible ne possède un caractère distinctif acquis par l'usage que si le titulaire prouve que, du fait de l'usage de la marque, celle-ci a acquis une notoriété en tant que marque notoire.
À cet égard, selon la jurisprudence de la CJUE, afin de déterminer le caractère distinctif d'une marque et, par conséquent, d'apprécier son caractère distinctif particulier, la juridiction nationale doit procéder à une appréciation globale de la capacité de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été déposée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Ac Ad).
Le caractère distinctif de la marque antérieure et, en particulier, sa réputation doivent être pris en compte pour déterminer si la similitude entre les produits et services est suffisante pour entraîner un risque de confusion (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, para 24).
La juridiction ayant statué sur le fond a considéré que les marques de la requérante étaient hautement distinctives par l'usage de la marque, ce qui n'a pas été contesté par lʼintimée dans sa demande dʼappel. Ainsi, le tribunal a relevé à juste titre que, par le versement des plaques photographiques au dossier et des contrats de fourniture de biens conclus avec divers bénéficiaires, la requérante avait prouvé qu'elle avait conquis un public fidèle en Roumanie. Outre la fourniture des produits dans des chaînes de magasins, la requérante a prouvé qu'elle a fait la promotion de la marque lors de diverses manifestations et que celle-ci bénéficie d'un niveau élevé de protection.
Il a également été souligné que, si l'intimée a été créée en 2018, la requérante au pourvoi a été constituée en 1994 et est actuellement l'un des fournisseurs les plus appréciés de produits ménagers en polyéthylène et polypropylène en Roumanie, produits qu'on trouve dans les principaux réseaux, ainsi que dans les petits et grands magasins du pays, grâce à ses distributeurs; elle occupe la première place sur le marché dans la catégorie des produits ménagers tels que les éponges ou les chiffons et la deuxième ou troisième place pour les sacs, sachets et feuilles. La marque EPACK est enregistrée depuis 2002, et ce nom est devenu connu en association avec les services offerts, atteignant par son utilisation un haut degré de distinctivité par rapport à ceux-ci. Il est donc clair que l'intimée cherche à profiter de la reconnaissance de la requérante au pourvoi et de son investissement.
Les deux sociétés se chevauchent sur le marché national des distributeurs et les consommateurs de la requérante au pourvoi sont embrouillés par la similitude des noms EPACK et WEPACK. A cet égard, même un de ses distributeurs a acheté par erreur des produits de l'intimée, croyant qu'ils provenaient de la requérante au pourvoi, confondant la marque avec le signe utilisé par l'intimée.
En même temps, étant donné que la requérante dispose de deux marques antérieures contenant le nom EPACK, dont l'une est simple et l'autre combinée, un consommateur pourrait facilement être trompé par l'apparition d'un autre nom similaire à l'identité du signe de lʼintimée même si celui-ci ne reproduit pas l'élément graphique de la marque combinée antérieure et lʼintimée n'applique pas ce nom aux produits mais à son site Internet. Même si les marques sont considérées du point de vue visuel comme différentes, elles sont fortement similaires d'un point de vue sémantique et conceptuel, ce qui donne lieu à un risque de confusion et d'association dans la perception des consommateurs.
La requérante au pourvoi a indiqué que le signe A est utilisé comme marque pour des services de la classe 35, identiques à ceux pour lesquels la marque combinée de la requérante est déposée, à savoir pour des services complémentaires aux services des autres classes pour lesquelles les marques sont protégées. En ce qui concerne la marque verbale, bien qu'elle soit enregistrée pour des produits de la classe 16 (qui comprennent les emballages en plastique, les feuilles, les lingettes, les sacs, les sachets; les cartes à jouer; les caractères d'imprimerie; les clichés; les films étirables et les feuilles d'aluminium), étant donné que ces produits sont commercialisés sous la même marque, il est considéré que la protection de la marque couvre également les services de commercialisation de ces produits.
Lʼintimée commercialise des produits similaires sous le nom de WEPACK, de sorte qu'il existe un risque de confusion dans la perception du consommateur, y compris le risque d'association entre les signes, d'autant plus que le site wepack.ro, la plateforme en ligne de lʼintimée ne présente pas les marques des produits commercialisés, ce qui peut amener un consommateur à croire qu'il s'agit de produits de lʼintimée.
II. La solution et les griefs de la Haute Cour de Cassation et de Justice En analysant la décision de la Cour dʼappel à la lumière des critiques formulées et par rapport aux pièces du dossier et aux dispositions légales applicables, la Haute Cour constate que le recours est fondé pour les raisons exposées ci-dessous.
Les moyens du recours de la requérante A. SRL portent essentiellement sur les questions suivantes: la contradiction entre les considérants de la décision attaquée relative à l'analyse des signes en conflit et à l'appréciation de la similitude conceptuelle; la comparaison des signes en conflit en appréciant les éléments des signes complexes de manière individuelle et isolée, et non dans leur ensemble sur la base de l'impression globale qu'ils créent; lʼappréciation erronée du caractère distinctif des marques de la requérante, y compris du point de vue de l'assimilation incorrecte à la notoriété de la marque, dans l'appréciation du risque de confusion, de son caractère distinctif prononcé acquis par son utilisation; la méconnaissance des facteurs pertinents dans l'appréciation du risque de confusion, à savoir le caractère distinctif prononcé des marques de la requérante, l'identité de certains services et le degré élevé de similitude d'autres services et produits.
En ce qui concerne la critique portant sur la contradiction entre les attendus de la décision attaquée, la Haute Cour estime qu'elle est bien fondée.
En vertu de l'article 488 paragraphe (1), point 6 du Code de procédure civile, un jugement peut être annulé quand lʼarrêt ne contient pas les motifs sur lesquels il est fondé ou s'il contient des motifs contradictoires ou seulement des motifs étrangers à la nature de l'affaire.
Par la décision attaquée, la Cour d'appel a explicitement indiqué qu'elle faisait sienne l'analyse de la comparaison des signes effectuée par le Tribunal, ce qui signifie qu'elle a confirmé l'existence d'une similitude auditive et conceptuelle entre les signes EPACK et WEPACK (le Tribunal estimant que la présence du mot „pack” comme élément central dans la construction des deux signes en conflit donne lieu à une similitude sémantique et phonétique), ainsi que l'absence de la similitude visuelle.
Elle a ensuite souligné, en revanche, que la manière dont le Tribunal a écarté les conséquences découlant du caractère descriptif du mot „pack” figurant dans l'élément verbal de la marque de la requérante et du signe de la défenderesse, une analyse différente qui conduit à une conclusion différente de celle de la première instance, ne sera pas acceptée.
Ainsi, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que la particule „we” dans le signe WEPACK utilisé par la défenderesse donne à ce signe une certaine connotation (l'idée de „we pack”), différente de la connotation „on-line” de la marque EPACK, et, d'autre part, le faible caractère distinctif de la marque EPACK, avec une faible protection compte tenu de la présence de l'élément descriptif.
Il résulte de ces considérations que, par les conséquences découlant du caractère descriptif du mot „pack”, qui ont été écartées à tort par le tribunal, la cour d'appel a compris non seulement le caractère „faible” de la marque EPACK, mais aussi la connotation différente du signe WEPACK, donnée par la particule „nous”.
Cette dernière approche est susceptible d'exclure la similitude conceptuelle, car on suppose que le public concerné perçoit différemment la signification des signes EPACK et WEPACK.
Or, la conclusion de l'absence de similitude conceptuelle contredit la prémisse même du début des motivations de la décision, à savoir l'existence d'une telle similitude, d'autant plus qu'il s'agit d'une question que la Cour d'appel n'avait pas l'intention de réexaminer.
Par conséquent, la critique de la requérante au pourvoi concernant la contradiction entre les attendus de la décision d'appel doit être accueillie.
En ce qui concerne les arguments de la requérante au pourvoi relatifs à la manière dont les signes en conflit doivent être comparés, ils se réfèrent à la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne, selon laquelle l'appréciation de la similitude entre signes ne peut pas se limiter à prendre en considération une seule composante d'un signe complexe et à la comparer avec un autre signe, mais, au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant les signes en question dans leur ensemble, chacun étant apprécié comme un tout (voir, par exemple, les arrêts dans les affaires C-334/05 Shaker et C-193/06 Nestlé).
La Haute Cour constate qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé à une appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en conflit, en tenant compte de tous les éléments de chaque signe, sans se limiter à l'élément verbal „pack” - présent dans les deux signes, EPACK et WEPACK.
Si on devait constater le contraire, il serait inévitable la conclusion dʼun signe descriptif, et donc non distinctif per se, concernant les marques EPACK de la requérante, étant donné que la Cour d'appel a estimé que l'élément „pack” était descriptif par rapport aux produits pour lesquels les marques ont été déposées.
Toutefois, une telle conclusion, également critiquée dans les moyens du pourvoi - qui ne pourrait pas être retenue, puisqu'il existe une présomption de validité, et donc de caractère distinctif, de toute marque déposée, tant qu'elle n'est pas annulée pour défaut de la condition de fond du caractère distinctif - ne correspond pas à la réalité: la cour d'appel a constaté que les marques déposées de la requérante sont distinctives, mais ont un faible degré de distinctivité, en raison de l'élément descriptif „pack”, étant des marques „faibles".
Par conséquent, les arguments relatifs à la méconnaissance, dans l'analyse de la similitude, et donc du risque de confusion, de lʼimage globale des signes en conflit, ne peuvent pas être acceptés.
En revanche, tous les autres arguments de la requérante au pourvoi sont fondés, sur les points couverts par les moyens du recours et, en particulier, en ce qui concerne la limitation à la notoriété de la marque du caractère distinctif acquis par son utilisation, dans l'appréciation globale du risque de confusion, du point de vue de la manière dont la cour d'appel a appliqué le droit.
Avant de traiter ce dernier point, il convient d'examiner, à la lumière des arguments de la requérante au pourvoi, si l'appréciation, dans la décision attaquée, du caractère distinctif per se des signes en conflit révèle une application erronée des critères d'appréciation de cette notion autonome.
Il n'est pas contesté que le caractère distinctif de la marque, au sens de l'article 2 de la Loi n° 84/1998, c'est-à-dire la capacité de la marque à distinguer le produit d'un commerçant des produits d'autres commerçants sur le marché, est établi par référence au produit auquel le signe est appliqué et par la perception du public pertinent, c'est-à-dire du consommateur moyen du produit, raisonnablement observateur et bien informé sur celui-ci.
En l'espèce, la Cour d'appel, validant le jugement du Tribunal, a considéré que l'élément dominant „pack” était descriptif par rapport aux matériaux d'emballage (sacs alimentaires, feuilles d'aluminium, sacs ménagers) et aux services de distribution pour lesquels les marques EPACK de la requérante sont enregistrées et pour lesquels le signe WEPACK de la partie défenderesse est également utilisé.
On a fait référence aux dispositions de l'article 5 lettres c et d de la Loi n° 84/1998 afin d'établir la présence d'un terme descriptif couramment utilisé dans le domaine des biens/services commercialisés La Cour d'appel n'a évidemment pas fait une application directe de la règle invoquée, concernant, sans aucun lien avec l'objet du litige, les motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque, mais a tiré de son contenu la définition des signes descriptifs de produit ou de service afin d'établir le caractère distinctif des marques de la requérante par rapport à l'élément verbal ”pack”, considéré comme dominant.
Suivant la référence de l'analyse, il est donc retenu que par „terme descriptif usuel dans le domaine des produits/services commercialisés”, la Cour d'appel a visé soit des signes ou indications „devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes” (article 5, lettre c), soit des signes ou indications „pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou la date de fabrication du produit ou de prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci” (article 5,lettre d).
Pour pouvoir constater que le terme „pack” est un terme descriptif communément utilisé pour ces biens ou services, la Cour d'appel a parti de la traduction anglaise du mot ”pack”. (paquet, emballage, boîte).
Ainsi, il a été évalué que le public perçoit ce sens en comme tel même en présence d'autres éléments, c'est-à-dire dans la construction EPACK, et dans le signe WEPACK il perçoit, en outre, qu'il s'agit du pronom anglais „we”, ayant la représentation du sens de l'ensemble comme „we pack”.
La Haute Cour relève que l'appréciation d'une marque ou d'un élément dominant d'une marque complexe doit être liée au public roumain, étant donné que les marques déposées en Roumanie bénéficient d'une protection nationale.
Cependant, dans cette perspective, on ne peut pas considérer de manière axiomatique que le public composé de consommateurs roumains perçoit sans équivoque le mot anglais „pack” comme une désignation usuelle dans le commerce des produits ou des services en cause ou une indication dans le commerce de leur nature ou de leur destination et que, de cette manière, il existe un risque que – par le biais du droit exclusif de marque sur l'ensemble dominé par cet élément – le titulaire obtienne un monopole inacceptable sur un mot du domaine public (comme, par exemple, dans le cas d'une marque contenant le mot „ticket” pour des services relatifs à la vente de billets pour divers événements).
Dans le cas d'un mot appartenant au vocabulaire d'une autre langue, son aptitude à servir d'indication certaine et non équivoque d'une caractéristique du produit n'est comprise que si ce mot est pris comme tel en roumain, soit uniquement dans le langage courant, soit couramment utilisé dans la pratique commerciale pour désigner des produits ou des services d'emballage/de conditionnement, et que le consommateur roumain le connaît comme tel.
Dans d'autres cas, on ne peut exclure la possibilité que, comme l'indiquent les moyens du pourvoi, le public des consommateurs roumains, bien qu'il se rende compte que le mot est en anglais et qu'il puisse même en connaître ou, à tout le moins, sʼen rendre compte de la signification, n'attache pas plus d'importance à la traduction qu'à tout autre nom en langue étrangère, notamment en anglais, rencontré dans le commerce.
Le consommateur roumain est souvent confronté à l'utilisation, dans le commerce, de noms dans d'autres langues et il est possible que, compte tenu de la fréquence de ces situations, il reconnaisse également une situation du même type en l'espèce, mais sans prêter une attention particulière à la traduction, c'est-à-dire sans faire l'association nécessaire et sans équivoque entre le sens du mot et le produit ou le service commercialisé.
Il est donc possible, comme le montrent les moyens du pourvoi, que pour le consommateur roumain la marque verbale EPACK - et, également, l'élément verbal de la marque combinée - soit une dénomination fantaisiste, constatation qui crée la base d'une conclusion différente de celle à laquelle est parvenue la Cour d'appel quant au degré de distinctivité de la marque et d'une analyse différente du risque de confusion, dans le contexte de la reprise complète de la marque dans le signe A, avec le même positionnement et écrit dans les mêmes caractères que la marque verbale.
La décision attaquée n'a cependant pas analysé le caractère distinctif inhérent des marques par rapport à la perception du consommateur roumain, aux fins de ce qui précède.
En même temps, il n'a pas été démontré, du même point de vue, que ce public attribue sans équivoque au signe de la défenderesse, à travers la particule „nous”, le sens de „nous emballons” et, en outre, que son contenu sémantique est différent de celui des marques de la requérante, qui, selon la cour d'appel, ont toujours le sens d'emballage/conditionnement, bien que dans le domaine du commerce électronique.
À la lumière de toutes les considèrent ci-dessus, la Haute Cour estime que les allégations de la requérante au pourvoi sur ce point sont fondées et les reçoit comme telles.
Enfin, toujours à la lumière des motifs du pourvoi, il est jugé que la Cour d'appel a annulé le jugement de la première instance sur le caractère distinctif des marques EPACK acquis par l'usage dans le commerce.
Il convient de noter que la Cour d'appel a opéré la révision nécessaire du raisonnement de la première instance, qui considéré que les marques EPACK sont descriptives et que le caractère distinctif en tant que tel n'est pas acquis que par leur utilisation dans le commerce après leur enregistrement.
La marque bénéficie d'une présomption de validité, et donc de caractère distinctif, par l'enregistrement jusqu'à la radiation de celui-ci, de sorte que, par l'usage, le degré de distinctivité de la marque peut augmenter, comme la Cour d'appel a correctement qualifié les moyens de défense de la requérante à cet égard.
Au contraire, la Cour d'appel a estimé à tort que seul un degré élevé de caractère distinctif, tel que la notoriété, est pertinent pour l'évaluation du risque de confusion requis par l'article 36, paragraphe (2) lettre b) de la Loi n° 84/1998.
Selon l'article 2 lettre d) de la Loi n° 84/1998, une marque notoire est définie comme „une marque qui est largement connue en Roumanie dans le segment pertinent du public pour les produits ou services auxquels elle s'applique, sans qu'il soit nécessaire que la marque soit déposée ou utilisée en Roumanie pour être opposée”.
De même, en vertu de l'article 36 paragraphe (2), lettre c de la même loi, le titulaire d'une marque enregistrée „peut demander au tribunal compétent, par le biais d'une action en contrefaçon, d'interdire aux tiers d'utiliser, dans le cadre de leur activité commerciale, sans son consentement : (...) un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou des services identiques, similaires ou différents de ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette dernière a acquis une réputation en Roumanie et que l'usage du signe sans motif justifié tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice”.
Il ressort de ces textes juridiques que le législateur fait une distinction entre la marque notoire et la marque qui a acquis une certaine réputation en Roumanie, en ce sens que, bien que toutes deux présupposent la connaissance par le public concerné des produits ou des services auxquels elle s'applique, du fait de l'usage sur le marché, et qu'elles bénéficient toutes deux d'une protection étendue, le degré différent de leur connaissance par le public entraîne des effets juridiques différents du point de vue de la protection.
Ainsi, la marque notoire jouit de protection en Roumanie même en l'absence de l'enregistrement auprès de l'Office national des brevets d’invention et des marques (OSIM), tandis que la marque de renommée doit être une marque déposée, mais le titulaire a la prérogative d'interdire son utilisation par un tiers même pour des produits/services différents de ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et sans faire la preuve du risque de confusion (requis dans le cas de l'article 3 paragraphe 2, lettre b).
Ces précisions sont nécessaires afin de constater que le législateur reconnaît une protection étendue à une marque enregistrée même lorsque sa notoriété, du fait de l'usage dans la pratique du commerce, n'atteint pas le niveau de la notoriété. Même si la marque renommée ou jouissant d'une certaine notoriété en Roumanie n'est mentionnée que dans l'hypothèse de l'article 36 paragraphe (2) lettre c de la Loi, il convient de considérer que, dans la mesure où la protection étendue s'applique également à des produits/services différents, a fortiori ces marques doivent également être reconnues dans le cas visé à l'article 36 paragraphe 2 lettre b) de la Loi, concernant les produits/services identiques ou similaires, à condition qu'il existe un risque de confusion, y compris le risque d'association.
Un certain degré de notoriété de la marque enregistrée auprès du public se reflète dans son caractère distinctif, qui varie donc dans le temps à partir du moment de l'enregistrement, et l'appréciation du caractère distinctif par rapport à la perception du public pertinent, dans la mesure où un caractère distinctif renforcé est invoqué en raison de l'usage, doit tenir compte de la situation au moment du litige.
La jurisprudence constante de la CJUE (à partir de l'arrêt rendu dans l'affaire C 251/95 Sabel) a également montré que lʼun des facteurs pertinents pour l'appréciation globale du risque de confusion, qui sont interdépendants, comprend le caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l'étendue de sa protection, et que, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est élevé. Le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, au moment de l'appréciation, par l'usage du signe dans la vie des affaires sont également pertinents.
Puisque la renommée d'une marque suppose qu'une partie significative du public connaisse la marque, tous les éléments pertinents doivent être pris en considération lors de l'examen de cette condition, notamment la part de marché détenue par la marque en question, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque, ainsi que l'importance de l'investissement consenti par l'entreprise pour la promouvoir (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-375/97, Ab Af, paragraphes 26-27).
Par conséquent, la Haute Cour constate que la Cour d'Appel a commis une erreur en limitant le caractère distinctif acquis par l'usage, qui est pertinent pour apprécier le risque de confusion, à la notoriété de la marque, et que la critique de la requérante au pourvoi sur ce point est fondée.
En procédant de cette manière, la Cour d'appel a omis de prendre en compte un facteur pertinent dans l'analyse globale du risque de confusion, à savoir le caractère distinctif prononcé des marques de la requérante, constaté comme tel par le Tribunal, et a omis de procéder à une évaluation de l'identité/similitude des produits/services, à savoir le degré de similitude entre les produits/services pour lesquels les marques de la requérante sont enregistrées et ceux pour lesquels le signe de la partie défenderesse est utilisé, les allégations de la requérante à cet égard étant fondées.
En relation avec toutes les considérations exposées, la Haute Cour va admettre le pourvoi et, en vertu de l’article 497 du Code de procédure civile, va casser la décision attaquée et va renvoyer lʼaffaire à la même Cour dʼappel pour la réexaminer, à la lumière des conclusions de la présente décision.
POUR CES RAISONS AU NOM DE LA LOI,
LA HAUTE COUR DÉCIDE: Admet le pourvoi formé par la requérante A. SRL contre la décision n° 1210A du 1 octobre 2020, rendue par la Cour d'appel de Bucarest – 4 ème Chambre civile.
Casse l’arrêt attaqué et le renvoit à la Cour d'appel Bucarest .
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique, aujourd’hui le 23 mars 2021.